WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Omega Pharma NV v. lntervoll BV

Zaaknr. DNL2014-0049

1. Partijen

De Eiser is Omega Pharma NV uit Nazareth, België, intern vertegenwoordigd.

De Verweerster is lntervoll BV uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, vertegenwoordigd door Van Harmelen Beijneveld van Houten.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <tleclerc.nl> is geregistreerd bij SIDN via The Registrar Company B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 12 november 2014. Het Instituut heeft op 12 november 2014 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam <tleclerc.nl> (de “Domeinnaam”). In antwoord hierop heeft SIDN op 13 november 2014 bevestigd dat de Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 14 november 2014 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 4 december 2014. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 4 december 2014.

Op 10 december 2014 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 12 januari 2015 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 8 februari 2015. Op 10 februari 2015 heeft SIDN het mediation proces nogmaals verlengd tot 6 maart 2015. Op 17 maart 2015 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 20 maart 2015 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is houdster van de Internationale merkregistratie T.LECLERC van 17 oktober 1997 met nummer 681514, met aanwijzing van onder meer de Benelux, en Gemeenschapsmerk T.LECLERC met nummer 10961894. Beide merken zijn geregistreerd voor waren in klasse 3 voor onder meer cosmetica. Deze merken worden hierna aangeduid als het “Merk”.

Verweerster heeft de producten onder het Merk voor de Franse dochteronderneming van Eiseres, Laboratoires Omega Pharma France SAS, in de Benelux gedistribueerd. Op 14 november 2013 is de mondelinge distributieovereenkomst door Laboratoires Omega Pharma France opgezegd en is Verweerster gesommeerd om de Domeinnaam aan Laboratoires Omega Pharma France over te dragen. Verweerster heeft zich tegen de opzegging verzet en heeft in verband hiermee een procedure tegen Laboratoires Omega Pharma France voor de rechtbank Rotterdam aangespannen, welke procedure nog loopt.

De Domeinnaam is op 21 augustus 2000 geregistreerd en op 13 februari 2007 door Verweerster verkregen.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

De Domeinnaam is identiek aan het Merk. Volgens vaste jurisprudentie hoeft daarbij geen rekening te worden gehouden met het suffix “.nl” en het ontbreken van interpunctie die wel in het Merk voorkomt.

Verweerster heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam omdat zijn distributierelatie met Eiseres inmiddels is beëindigd.

Verweerster is te kwader trouw omdat zij ten tijde van het indienen van de Eis geen website onder de Domeinnaam had, waaruit geconcludeerd kan worden dat Verweerster de Domeinnaam houdt om te voorkomen dat Eiseres de Domeinnaam in gebruik neemt. Dit wordt versterkt doordat Verweerster weigert om gehoor te geven aan de herhaalde sommatie om de Domeinnaam aan Eiseres over te dragen. Doordat zij de Domeinnaam niet overdraagt is er sprake van bewuste verstoring van de professionele activiteiten van Eiseres. Bovendien gebruikt Verweerster de Domeinnaam in haar e-mailadres op haar website “www.intervoll.nl”, zodat de internetgebruiker kan denken dat Verweerster nog steeds distributeur van Eiseres is.

B. Verweerster

Verweerster is sinds 11 november 1982 exclusief distributeur van Eiseres voor cosmeticaproducten onder het Merk, welke overeenkomst nooit op schrift is gesteld. Verweerster erkent dat de distributieovereenkomst is opgezegd, maar voert aan dat haar raadsman aan Eiseres te kennen heeft gegeven dat Verweerster niet akkoord gaat met de beëindiging. Omdat partijen geen minnelijke oplossing konden bereiken is Verweerster in mei 2014 een procedure begonnen voor de rechtbank Rotterdam tegen Laboratoires Omega Pharma France. Verweerster vermoedt dat Eiseres de procedure onder de Regeling is gestart om Verweerster op kosten te jagen aangezien, ongeacht de uitspraak, een der partijen zich in elk geval op voet van artikel 20 van de Regeling tot de burgerlijke rechter zal wenden.

Verweerster voert aan dat niet in geschil is dat zij een rechtmatig belang had bij de Domeinnaam. Zij vindtvoorts dat zij nog steeds een rechtmatig belang bij de Domeinnaam heeft omdat zij de rechtsgeldigheid van de opzegging van de distributieovereenkomst betwist, hetgeen aan de burgerlijke rechter is voorgelegd, en omdat zij nog steeds een voorraad producten onder het Merk heeft die zij wil verkopen. Bovendien zijn partijen niets overeengekomen ter zake de overdracht van de Domeinnaam bij het einde van de distributieovereenkomst.

Verweerster beroept zich op Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903, waarin verschillende criteria zijn geformuleerd waaraan een distributeur van de onder het door de eiser ingeroepen merk verhandelde producten moet voldoen om een rechtmatig belang bij de betwiste domeinnaam te hebben. Verweerster meent dat zij aan alle criteria voldoet. Als in rechte zou worden vastgesteld dat de distributieovereenkomst is beëindigd zal Verweerster de website onder de Domeinnaam zodanig aanpassen dat het ontbreken van een rechtsverhouding tussen partijen voldoende duidelijk blijkt. Tot en met heden is daar geen reden toe omdat de zaak nog onder de rechter is.

Verweerster betwist dat zij is gestopt met het gebruik van de website onder de Domeinnaam. Zij gebruikt deze website nog om haar voorraad producten onder het Merk te verkopen.

Tenslotte meent Verweerster dat het geschil zich niet leent voor deze procedure onder de Regeling omdat in casu een langdurige distributierelatie ontvlochten moet worden en de zaak daardoor te complex is.

6. Taal van de procedure

Eiseres is gevestigd in België. Verweerster is gevestigd in Nederland. Artikel 17.2 van de Regeling bepaalt dat indien de eiser of de verweerder niet in Nederland woonachtig of gevestigd is, de behandeling van de procedure in beginsel in de Engelse taal geschiedt. In bijzondere omstandigheden, zoals wanneer beide partijen kennelijk de Nederlandse taal machtig zijn, kan de Geschillenbeslechter echter beslissen dat het Nederlands de procestaal is. In de onderhavige zaak staat genoegzaam vast dat beide partijen de Nederlandse taal machtig zijn. Zij zijn beide gevestigd respectievelijk woonachtig in Nederlandstalige gebieden, terwijl zowel de Eis als het Verweer in het Nederlands is ingediend. Overeenkomstig de beslissing in vergelijkbare zaken (bijvoorbeeld Tesamen vzw v. A.N.M van der Voort, WIPO Zaaknr. DNL2014-0020) wijst de Geschillenbeslechter het Nederlands aan als procestaal.

7. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a. een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en

c. de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Deze gronden worden hierna besproken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is of verwarringwekkend overeenstemt met de rechten waarop Eiseres zich beroept, mag volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het top level domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

Verder is het enige verschil tussen de Domeinnaam en het Merk het ontbreken in de Domeinnaam van een punt tussen “T” en “LECLERC”, hetgeen slechts een ondergeschikt verschil is (bijvoorbeeld Beperfect Clinics BV v. DJB Breuker,WIPO Zaaknr. DNL2011-0029). De Geschillenbeslechter is derhalve van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling, moet Eiseres aantonen dat Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Aan dit vereiste is door Eiseres voldaan indien zij prima facie aantoont dat Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam en indien Verweerster nalaat om dit te weerleggen door omstandigheden aan te tonen, bijvoorbeeld zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling (vgl. Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002).

Eiseres heeft gesteld dat de distributieovereenkomst, op grond waarvan Verweerster producten onder het Merk mocht verkopen en (blijkbaar) de Domeinnaam kon verwerven en gebruiken, door opzegging is beëindigd en dat Verweerster daarom geen legitiem belang meer bij de Domeinnaam heeft. Verweerster heeft daarentegen aangevoerd dat zij de rechtsgeldigheid van de opzegging betwist en de Domeinnaam nog gebruikt om haar voorraad producten van Eiseres te verkopen. Bovendien is Verweerster tegen de Franse dochteronderneming van Eiseres, Laboratoires Omega Pharma France, een procedure voor de rechtbank Rotterdam begonnen waarin zij, blijkens de dagvaarding die Verweerster heeft overgelegd, weliswaar de rechtsgeldigheid van de opzegging van de distributieovereenkomst betwist maar blijkens het petitum een verklaring voor recht vraagt dat Laboratoires Omega Pharma France door de opzegging tekort is geschoten in de nakoming van de distributieovereenkomst en jegens Verweerster schadeplichtig is. Verweerster eist geen voortzetting van de distributieovereenkomst. Uit de door Eiseres overgelegde screenshot van de website onder de Domeinnaam van 3 november 2014 blijkt dat die niet meer actief was vanaf mogelijk 9 mei 2014 omdat de tekst op de website onder meer luidde “Your blog’s domain tleclerc.nl stopped functioning on Friday, May 9, 2014”. De Geschillenbeslechter heeft via het Internet Archive geconstateerd dat de website op 18 december 2014 de volgende tekst toonde:

“Wij zijn geen distribiteur meer van tleclerc. Maar we verkopen wel onze rest partij. Contact informatie. [volgt telefoonnummer en emailadres van Verweerster]”.

Op de dag van deze .nl beslissing toonde de website de volgende tekst:

“Intervoll BV is niet langer de importeur van het make-up merk TLeClerc. We hebben echter nog veel artikelen op voorraad. Over twee weken gaan we via Biedmeer site de artikelen verkopen aan consumenten voor de inkoopprijzen. Bij afname van grotere hoeveelheden wordt de korting nog groter. intervoll bv.”

Omdat Verweerster haar stelling dat zij de Domeinnaam nog gebruikt om haar voorraad producten onder het Merk te verkopen heeft niet heeft toegelicht of gestaafd met een screenprint gaat de Geschillenbelechter er van uit dat de hiervoor geciteerde teksten blijkbaar het gebruik van de website is waarop Verweerster doelt. Dit hernieuwde gebruikt dateert van nadat Verweerster kennis heeft kunnen nemen van de Eis.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling (bijvoorbeeld Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V., WIPO Zaaknr. DNL2008-0050, Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij, WIPO Zaak Nr. DNL2011-0074, Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Zaak Nr. DNL2010-0024, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v. Linus Geerts, WIPO Zaak Nr. DNL2010-0024 en CRAS NV v. Prelan Gemert, WIPO Zaaknr. DNL2012-0057), is eerst sprake van gebruik door een distributeur van de Domeinnaam te goeder trouw om waren of diensten aan te bieden, indien het gebruik ten minste aan de volgende vier cumulatieve vereisten voldoet:

1. de verweerder moet daadwerkelijk waren of diensten onder de ingeroepen merken onder de betwiste domeinnaam aanbieden; en

2. de website onder de betwiste domeinnaam moet accuraat de relatie tussen de verweerder en de merkhouder beschrijven; en

3. de verweerder moet uitsluitend deze waren of diensten onder de ingeroepen merken onder de betwiste domeinnaam aanbieden; en

4. de verweerder moet niet trachten alle relevante domeinnamen te registeren zodat de merkhouder niet meer zijn merk als domeinnaam kan registeren.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Verweerster nèt aan de eerste twee vereisten voldoet omdat zij de website gebruikt om internetgebruikers te informeren over haar (beëindigde) relatie met Eiseres en de (uit)verkoop van haar voorraad van producten van Eiseres “via Biedmeer site”, hetgeen de Geschillenbeslechter begrijpt als een andere website dan die onder de Domeinnaam. Mede omdat vast staat dat Verweerster na de uitverkoop van haar voorraad producten van Eiseres dergelijke producten niet langer verkoopt, staat daarmee vast dat Verweerster niet aan de derde en vierde eis voldoet omdat zij immers geen concrete producten op de website onder de Domeinnaam aanbiedt of nog zal aanbieden en omdat Verweerster zich op het standpunt stelt dat zij de Domeinnaam, ook onder deze omstandigheden, mag behouden omdat het tegendeel niet met Eiseres is overeengekomen. De Geschillenbeslechter concludeert dan ook dat Verweerster geen legitiem belang meer heeft bij de Domeinnaam.

Derhalve is aan het tweede vereiste van 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres meent dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt, in het bijzonder omdat zij geen website onder de Domeinnaam heeft en weigert om de Domeinnaam aan Eiseres over te dragen na de beëindiging van de distributierelatie. Dit zou een bewuste verstoring van de professionele activiteiten van Eiseres zijn, waarvan de Geschillenbeslechter aanneemt dat hiermee op de situatie zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling wordt gedoeld, te weten dat de Domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de Verweerster of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het Merk. Verweerster meent evenwel niet gehouden te zijn om de Domeinnaam over te dragen, óók niet na beëindiging van de distributierelatie.

Verweerster voert daarentegen aan dat zij een zeer lange tijd distributeur van Eiseres is geweest en dat, zeker bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst, de zakelijke relatie tussen partijen ontvlochten moet worden, hetgeen complex is en waarvoor de Regeling niet is bedoeld.

Uit de door Verweerster overgelegde dagvaarding en de door haar betrokken stellingen blijkt niet dat de Geschillenrechter in de onderhavige procedure een oordeel zou moeten vormen over de contractuele relatie tussen partijen. Immers, Verweerster geeft er blijk van te berusten in de beëindiging van de distributieovereenkomst – hetgeen bevestigd wordt door de sub 7.B geciteerde teksten die in december 2014 en maart 2015 op de website onder de Domeinnaam stonden – en gebruikt de Domeinnaam enkel nog om aan te kondigen dat zij via een andere website de voorraad producten van Eiseres zal verkopen, terwijl zij uitdrukkelijk stelt niet gehouden te zijn om de Domeinnaam aan Eiseres over te dragen. Het lijkt bovendien duidelijk dat Verweerster, nadat zij aanvankelijk het gebruik van de website onder de Domeinnaam heeft gestaakt, deze weer in gebruik heeft genomen in reactie op de Eis. Deze handelwijzen tezamen verstoren de activiteiten van Eiseres die er immers belang bij heeft dat de Domeinnaam wordt gebruikt in verband met haar Merk. De Geschillenbeslechter hoeft dan ook geen standpunt in te nemen over de vraag of Verweerster gehouden is om de Domeinnaam aan Eiseres (of haar Franse dochterbedrijf) over te dragen bij beëindiging van de distributierelatie – en doet dat ook niet – om te concluderen dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

Er is derhalve ook voldaan aan de derde eis van artikel 2.1 van de Regeling.

8. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <tleclerc.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhoudster wordt.

Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 25 maart 2015