WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Tesamen vzw v. A.N.M van der Voort

Zaaknr. DNL2014-0020

1. Partijen

Eiseres is Tesamen vzw uit Boechout, België, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is A.N.M van der Voort uit Zwolle, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Vahl, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <tesamen.nl> is geregistreerd bij SIDN via Flexwebhosting BV.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 16 mei 2014. Het Instituut heeft op 16 mei 2014 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 19 mei 2014 bevestigd dat Verweerder A.N.M. van der Voort geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft Eiseres op 21 mei 2014 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor
.nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 23 mei 2014 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 12 juni 2014. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 12 juni 2014.

Op 13 juni 2014 heeft Eiseres nadere stukken ingediend.

Op 16 juni 2014 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 17 juli 2014 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 15 augustus 2014. Op 18 augustus 2014 heeft SIDN het mediation proces verder verlengd tot 14 september 2014. Op 15 september 2014 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 29 september 2014 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Op grond van artikel 11.2 van de Regeling heeft de Geschillenbeslechter besloten de nadere stukken van Eiseres niet toe te laten.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is houdster van het onderstaande TESAMEN Benelux beeldmerk van 21 november 2005 met registratienummer 792806 ("het Merk"). Het Merk is geregistreerd in de klassen 35, 41 en 45 voor onder meer relatiebemiddelingsdiensten. Eiseres is tevens houdster van de domeinnaam <tesamen.be>, geregistreerd op 29 oktober 2004, waaraan een datingwebsite is gekoppeld. Deze website is ook toegankelijk via de domeinnamen <tesamen.org> en <tezamen.be>.

Volgens de gegevens van de SIDN is de eerste datum van registratie van de domeinnaam die onderwerp is van dit geschil, <tesamen.nl> (de "Domeinnaam"), 9 februari 2005. Verweerder heeft de Domeinnaam op 28 april 2010 geregistreerd. Op het moment van schrijven van deze beslissing wordt via de Domeinnaam een erotisch getinte dating- c.q. "flirt"-website geëxploiteerd onder de naam "Te samen" met als subtitel "Uw kans op meer".

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres is houdster van het Merk. Via <tesamen.be> en gerelateerde domeinnamen biedt zij sinds 2003 een datingwebsite aan die volgens Eiseres toonaangevend is in zijn segment. Eiseres stelt dat zij eerder houdster is geweest van de Domeinnaam in verband met voorgenomen uitbreiding van haar activiteiten naar Nederland, maar dat haar registratie van de Domeinnaam bij vergissing niet is verlengd.

Eiseres voert aan dat de Domeinnaam identiek is aan haar naam en de naam van haar website. Eiseres meent dat het Verweerder niet is toegestaan een gelijkaardige dienst te exploiteren onder de naam "Tesamen".

Tot een week voor indiening van de Eis werd de Domeinnaam niet door Verweerder gebruikt. Daarna linkte de Domeinnaam door naar sekssites als "www.flirtplek.nl" en "www.heteprofielen.nl". Daaruit kan volgens Eiseres worden afgeleid dat Verweerder geen belang heeft bij de Domeinnaam en het gebruik daarvan voor Verweerder niet noodzakelijk is. De Domeinnaam is op geen enkele wijze verbonden aan de naam van Verweerder en diens activiteiten. Sinds 15 mei 2014 wordt de Domeinnaam gebruikt voor een pornosite met fictieve profielen van verschillende dames; volgens Eiseres om een hogere prijs voor de Domeinnaam af te dwingen. Na een klacht van Eiseres heeft Verweerder de website onder de Domeinnaam aangepast, waarbij de naam Tesamen verdween, contactgegevens werden aangepast en een andere pornosite verscheen overeenkomstig de portfolio van Verweerder. Volgens Eiseres impliceert deze aanpassing een "admission of guilt".

Op 14 mei 2014 heeft Eiseres aangeboden de - toen inactieve - Domeinnaam voor EUR 200 over te nemen van Verweerder. Dit aanbod is door Verweerder, althans Webcool.be en Domainbuddy.com die de toenmalige contactpersoon met betrekking tot de Domeinnaam waren, afgeslagen, kennelijk omdat het bod te laag was.

Eiseres vermoedt dat Verweerder, Domainbuddy.com en Webcool.be met elkaar verbonden zijn en heeft een civiele procedure tegen deze partijen aangekondigd.

B. Verweerder

Verweerder betwist dat Eiseres in het verleden houdster was van de Domeinnaam en dat de registratie daarvan per abuis niet is verlengd. De Domeinnaam is al die tijd vrij geweest, wat volgens Verweerder logisch is nu Eiseres een vereniging is zonder winstoogmerk die zich uitsluitend op België richt. Volgens Verweerder heeft Eiseres nimmer voorbereidingen getroffen om activiteiten in Nederland te ontplooien. Verweerder wijst erop dat zelfs als Eiseres verzuimd heeft de beweerde eerdere Domeinnaamregistratie te verlengen, de "discussie" jarenlang heeft stil gelegen zonder dat Eiseres haar verzuim heeft hersteld.

Wat betreft het Merk voert Verweerder aan dat het gaat om een beeldmerk. Bovendien zijn de inhoud en activiteiten van Eiseres niet geregistreerd of gedeponeerd. De uitdrukkelijke verwijzing naar de activiteiten van Eiseres ontbreekt in de Merkregistratie. Daarnaast is de naam "tesamen" te algemeen om het gebruik daarvan te kunnen verbieden.

Verweerder betwist dat er een verband zal worden gelegd tussen de Domeinnaam en de daaraan gekoppelde website enerzijds en de website en activiteiten van Eiseres anderzijds. Van merkinbreuk is geen sprake. Belgische gebruikers zullen niet per ongeluk op de site van Verweerder komen als zij zoeken naar de site van Eiseres. De website van Verweerder verwijst op geen enkele wijze naar Eiseres en de content doet geen afbreuk aan de goede naam van Eiseres. Verder is volgens Verweerder de domeinnaam <tesamen.be> voor hem volstrekt onbekend.

Verweerder stelt belang te hebben bij gebruik van de Domeinnaam, anders was deze niet geregistreerd. Het staat Verweerder vrij de Domeinnaam naar eigen goeddunken te gebruiken. Verweerder stelt geen activiteiten met de Domeinnaam te ontplooien die dusdanig dicht bij de activiteiten van Eiseres komen, dat onjuist gebruik van de Domeinnaam kan worden aangenomen. De naam "tesamen" is bijbels van aard en Verweerder kan zich voorstellen dat een kerkkoor, vereniging of sportclub de Domeinnaam zou willen gebruiken, en is daar naar eigen zeggen ook mee bezig.

Tot slot stelt Verweerder dat sprake is van registratie noch gebruik ter kwade trouw van de Domeinnaam. Niets duidt daar op. Verweerder heeft slechts een vrije domeinnaam geregistreerd. Er is in dit kader ook geen belang aan de zijde van Verweerder, nu de activiteiten van partijen volgens Verweerder verschillen. Eiseres houdt zich bezig met non-profit relatiebemiddeling en niet met commerciële seks gerelateerde of erotische activiteiten. Verweerder haakt niet aan bij de eventuele naamsbekendheid van Eiseres. De opmaak van beide websites verschilt en Verweerder maakt geen gebruik van het Merk. Verweerder verwijst in dit verband ook naar het verschil in extensie (".nl" vs. ".be").

6. Taal van de procedure

Eiseres is gevestigd in Vlaanderen, België. Verweerder is woonachtig in Nederland. Artikel 17.2 van de Regeling bepaalt dat indien de eiseres of de verweerder niet in Nederland woonachtig of gevestigd is, de behandeling van de procedure in beginsel in de Engelse taal geschiedt. In bijzondere omstandigheden, zoals wanneer beide partijen kennelijk de Nederlandse taal machtig zijn, kan de Geschillenbeslechter echter beslissen dat het Nederlands de procestaal is. In de onderhavige zaak staat genoegzaam vast dat beide partijen de Nederlandse taal machtig zijn. Zij zijn beide gevestigd respectievelijk woonachtig in Nederlandstalige gebieden, terwijl zowel de Eis als het Verweer in het Nederlands is ingediend. Derhalve wijst de Geschillenbeslechter het Nederlands aan als procestaal.

7. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a. de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Deze gronden worden hierna besproken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is of verwarringwekkend overeenstemt met de rechten waarop Eiseres zich beroept, mag volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het top level domain ".nl" buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

De Geschillenbeslechter leest in de Eis dat Eiseres een beroep doet op het Merk om overdracht van de Domeinnaam af te dwingen. Het Merk betreft een beeldmerk. Een beeldmerk en een domeinnaam kunnen als zodanig niet met elkaar worden vergeleken. De gebruikelijke benadering van beeldmerken in dit verband onder de Regeling is dat de totaalindruk van het beeldmerk of het door het beeldmerk gecreëerde idee wordt beoordeeld en het resultaat daarvan wordt vergeleken met de domeinnaam (zie bijvoorbeeld

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Onur, WIPO Case No. DNL2010-0047 en Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear v. Rawhide, WIPO Zaaknr. DNL2010-0041).). In casu bestaat het Merk uit twee naast elkaar geplaatste elementen: een afbeelding van een vlinder en het woord "Tesamen". Laatstgenoemd woordelement vormt een dominant bestanddeel van het Merk. Omdat de Domeinnaam identiek is aan het "Tesamen" woordelement van het Beeldmerk, is aan de eerste eis van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 3.1 van de Regeling moet Eiseres aantonen dat Verweerder geen recht heeft op, of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Als onbetwist staat vast dat Verweerder de Domeinnaam tot vlak voor het indienen van de Eis op 16 mei 2014 niet gebruikte. Dit wordt ook bevestigd door de als bijlage 12 bij de Eis overlegde e-mail van Webcool/ DomeinBuddy - die namens Verweerder de correspondentie voerden - van 14 mei 2014, waarin wordt geschreven: "Het domein is inderdaad momenteel niet in gebruik". Kennelijk heeft Verweerder eerst nadat hij door Eiseres was benaderd, een erotisch getinte website aan de Domeinnaam gekoppeld, waarna de website onder de Domeinnaam blijkbaar een aantal malen is veranderd. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat Verweerder, voordat hij kennis kreeg van het onderhavige geschil, de Domeinnaam niet gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden (vergelijk artikel 3.1(a) Regeling). Evenmin is gebleken dat Verweerder hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof. Het Verweer impliceert zelfs dat het huidige gebruik van de Domeinnaam slechts ad hoc en van tijdelijke aard is en dat Verweerder probeert de Domeinnaam aan een derde te verkopen; volgens paragraaf 9 van het Verweer aan "kerkgenootschap, koor of andere organisatie die het woord of denkwijze achter "tesamen" aanhangt". Er is ook niet gebleken dat Verweerder bekend is onder de Domeinnaam (vergelijk artikel 3.1(b) Regeling). Dat Verweerder nadat de Eis is ingesteld een website onder de naam "Te Samen" aan de Domeinnaam heeft gekoppeld, volstaat geenszins om die bekendheid aan te kunnen nemen. Het enkele feit dat een domeinnaam beschikbaar is voor registratie, levert nog geen recht of legitiem belang met betrekking tot die domeinnaam.

In het licht van de hierboven genoemde omstandigheden concludeert de Geschillenbeslechter dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Hoewel het gezien het registratieverleden van de Domeinnaam niet is uitgesloten dat Eiseres eerder houdster is geweest van de Domeinnaam, is daarvan geen bewijs overgelegd zodat de Geschillenbeslechter dit niet als vaststaand feit aan kan nemen. Evenmin zijn er voldoende aanknopingspunten om te concluderen dat de registratie van de Domeinnaam als zodanig in 2010 per se te kwader trouw is geschied. Het staat naar mening van de Geschillenbeslechter echter wel voldoende vast dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt. Daartoe acht de Geschillenbeslechter het volgende van belang.

Tot kort voor indiening van de Eis was de Domeinnaam inactief. In dit kader merkt de Geschillenbeslechter op dat reeds het passief houden van een domeinnaam onder omstandigheden kwade trouw kan opleveren (bijvoorbeeld Street One GmbH v. Webapply.nl, WIPO Zaaknr. DNL2013-0021). Na indiening van de Eis is Verweerder de Domeinnaam echter actief gaan gebruiken, door hieraan erotisch getinte websites te koppelen. De huidige diensten die onder de Domeinnaam worden aangeboden, zijn op zijn minst soortgelijk aan de datingdiensten die door Eiseres onder het Merk worden aangeboden. Dat Verweerder op de hoogte was van Eiseres, haar diensten en haar Merk toen zij het huidige gebruik van de Domeinnaam aanving, is evident. Dit volgt niet alleen logischerwijs uit het feit dat Eiseres Verweerder heeft benaderd in verband met de Domeinnaam, waarna Verweerder het huidige gebruik is gestart; ook blijkt het uit de e-mailwisseling tussen Eiseres en (de contactpersoon van) Verweerder d.d. 14 mei 2014. Daarin schrijft de contactpersoon van Verweerder:

"De eigenaar meldde nog wel dat tesamen.be een zeer betrouwbare site is in België en dat de .nl hierop mee zou kunnen liften."

Tegen deze achtergrond en het feit dat Verweerder weigert de Domeinnaam over te dragen, belet enerzijds Verweerder Eiseres haar waren en diensten onder de Domeinnaam aan te bieden terwijl Verweerder zelf geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, en gebruikt Verweerder anderzijds de Domeinnaam om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het Merk, zoals wat betreft de oorsprong, de sponsoring, het verband met of de goedkeuring van de website van de Domeinnaamhouder en de daarop aangeboden diensten.

Er is derhalve ook aan de derde eis van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

8. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <tesamen.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhoudster wordt.

Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 6 oktober 2014