WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Mark Retera v. Stripboekwinkel S.

Zaaknr. DNL2013-0043

1. Partijen

Eiser is Mark Retera uit Nijmegen, Nederland, vertegenwoordigd door Comic House B.V., Nederland.

Verweerder is Stripboekwinkel S. uit ‘s-Hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <dirkjan.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Spango Internet B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 16 september 2013. Het Instituut heeft op 17 september 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 19 september 2013 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 26 september 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 16 oktober 2013. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 15 oktober 2013.

Op 22 oktober 2013 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 21 november 2013 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 21 december 2013. Op 20 december 2013 heeft SIDN het mediation proces verder verlengd tot 20 januari 2014. Op 20 januari 2014 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Gregor Vos op 30 januari 2014 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is de Nederlandse striptekenaar en cartoonist Mark Retera. Eiser is de bedenker en tekenaar van de in Nederland uitgegeven stripboekenreeks ‘Dirkjan’.

Eiser beroept zich in deze procedure op Benelux merkregistratie met nr. 935738 voor het woord/beeldmerk DIRKJAN, gedeponeerd op 12 maart 2013 voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 28 en 41.

Verweerder is de Nederlandse vennootschap Silvester Strips uitgeverij B.V., h.o.d.n. Stripboekwinkel S. De onderneming van Verweerder legt zich onder meer toe op de verkoop van stripboeken.

De Domeinnaam is geregistreerd op 31 december 1999. Verweerder is sinds 12 augustus 2011 houder van de Domeinnaam.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Rechten van Eiser

Eiser stelt dat hij de naam DIRKJAN sinds 1989 gebruikt als titel van het door hem bedachte stripboek. Deze strip is volgens Eiser enige tijd – in de periode 2004 t/m 2009 – uitgegeven door Verweerder.

Na het beëindigen van de samenwerking heeft Eiser Verweerder verzocht de Domeinnaam over te dragen, hetgeen door Verweerder is geweigerd. Volgens Eiser heeft Verweerder de Domeinnaam slechts willen overdragen voor een bedrag van EUR 10.000,-. Verweerder gebruikt de Domeinnaam momenteel voor de verkoop van stripboeken (waaronder ook DIRKJAN), aldus Eiser.

Voorts stelt Eiser dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het woord/beeldmerk van Eiser, nu de Domeinnaam het onderscheidende woordelement DIRKJAN bevat.

Recht of legitiem belang Verweerder

Eiser stelt dat Verweerder momenteel geen belang meer heeft bij de registratie van de Domeinnaam, nu hij (sinds 2009) geen uitgever meer is van de Dirkjan-stripboeken van Eiser. Volgens Eiser wordt op de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam de suggestie gewekt dat Verweerder nog altijd de uitgever is van alle Dirkjan-stripboeken, terwijl hij in feite slechts wederverkoper is.

Kwade trouw Verweerder

Onder verwijzing naar vaste rechtspraak onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) en de Regeling stelt Eiser dat Verweerder niet voldoet aan de in de rechtspraak gestelde voorwaarden voor het aannemen van een legitiem belang van een wederverkoper bij registratie en/of het gebruik van een domeinnaam, nu in ieder geval niet aan de voorwaarde is voldaan dat onder de Domeinnaam enkel producten worden verkocht van het merk dat in de Domeinnaam is opgenomen: Verweerder biedt ook andere stripboeken aan op de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam.

Op grond van het voorgaande stelt Eiser dat het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder kan worden aangemerkt als gebruik te kwader trouw.

B. Verweerder

Rechten van Eiser

Volgens Verweerder stemt de Domeinnaam niet verwarringwekkend overeen met het door Eiser ingeroepen woord/beeldmerk, nu het figuratieve element van het merk (een afbeelding van een stripfiguur) het dominante element is.

Voorts betwist Verweerder een aantal feitelijke stellingen van Eiser. Verweerder stelt dat hij niet tussen 2004 en 2009 de uitgever van de Dirkjan-stripboeken is geweest, maar tussen 2000 en 2010. Volgens Verweerder is er nooit gesproken over het overdragen van de Domeinnaam voor een bedrag van EUR 10.000,-.

Recht of legitiem belang Verweerder

Verweerder stelt dat hij als wederverkoper van de Dirkjan-stripboeken een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Onder verwijzing naar de voorwaarden die in vaste rechtspraak onder de UDRP en de Regeling worden gesteld voor het aannemen van een legitiem belang van een wederverkoper, stelt Verweerder dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Zo wordt volgens Verweerder op de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam voldoende duidelijk gemaakt wat de relatie tussen Eiser en Verweerder is.

Kwade trouw Verweerder

Volgens Verweerder gebruikt Eiser de verweerde maatstaven voor de beoordeling van de kwade trouw van Verweerder. De door Eiser gehanteerde maatstaven – de zogenaamde ‘Oki Data Criteria’ – dienen volgens Verweerder als maatstaf voor de beoordeling van een eigen recht/legitiem belang.

Onder verwijzing naar artikel 3.2 van de Regeling stelt Verweerder dat er van kwade trouw geen sprake is. Zo is de Domeinnaam volgens Verweerder niet geregistreerd met het enkele doel deze later voor een bedrag hoger dan de registratiekosten te verkopen of om de activiteiten van Eiser te verstoren. Voorts stelt Verweerder dat er geen commercieel voordeel wordt behaald door verwarring met het merk van Eiser te wekken.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a. de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser beroept zich in onderhavige procedure op een woord/beeldmerk waarin het woordelement DIRKJAN is opgenomen.

De Geschillenbeslechter overweegt dat een merk dat zowel woord- als figuratieve elementen bevat kan dienen als basis voor het instellen van een eis onder de Regeling. Vereist is dan dat (i) het woordelement van dat merk een eigen onderscheidende rol speelt en (ii) dat dit woordelement in zijn geheel is opgenomen in de domeinnaam in kwestie. Indien dat het geval is, kan een domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmen met het ingeroepen merk in de zin van artikel 2.1 onder a van de Regeling.¹

Met betrekking tot het door Eiser ingeroepen merk overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.

Zowel het woord als het beeldelement spelen een eigen onderscheidende rol in het merk in kwestie. Het woordelement DIRKJAN is daarbij voldoende onderscheidend in die zin dat het merk in de onderhavige procedure kan dienen als basis voor bescherming van dat woordelement als zodanig.

Gezien het feit dat het top level domein “.nl” bij de beoordeling tussen overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing mag worden gelaten,² moet worden geconcludeerd dat de de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk. Aldus is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Niet gesteld of gebleken is dat Verweerder eigen merk- of handelsnaamrechten heeft ten aanzien van het merk van Eiser. Dit heeft echter niet zonder meer tot gevolg dat Verweerder (als wederverkoper) geen recht of legitiem belang kan hebben bij de Domeinnaam. Een dergelijk recht of legitiem belang kan worden aangenomen in het geval Verweerder aan enkele (cumulatieve) voorwaarden voldoet die volgens vaste jurisprudentie hebben te gelden.³

De Geschillenbeslechter is het met Verweerder eens dat de reeds aangehaalde ‘Oki Data’-criteria doorgaans worden gehanteerd bij het vaststellen van een recht of legitiem belang van de wederverkoper in de zin van artikel 2.1 onder b van de Regeling. Eiser heeft in onderhavige procedure onder verwijzing naar deze criteria echter voldoende aangetoond dat in ieder geval niet aan één van die criteria wordt voldaan, te weten het vereiste dat op de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam slechts de producten van Eiser worden verkocht.

De Geschillenbeslechter heeft genoegzaam kunnen vaststellen dat op de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam niet slechts de stripboeken van Eiser worden verkocht. In tegendeel; de Domeinnaam verwijst de bezoeker direct door naar de website van Verweerder. Op deze website worden ook stripboeken van concurrenten aangeboden. Dat het specifieke ‘onderdeel’ van de website waarnaar de bezoeker van de Domeinnaam wordt verwezen (“www.silvesterstrips.nl/strips/dirkjan/”) slechts betrekking heeft op
Dirkjan-stripboeken maakt dit niet anders. De website bezoeker komt immers terecht op de website van Verweerder, en kan op deze website gewoon concurrerende stripboeken aanschaffen.

Daarmee staat vast dat Verweerder geen eigen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Het is in onderhavige procedure niet komen vast te staan dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. Artikel 2.1 sub c van de Regeling vereist echter niet dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt (één van beide omstandigheden is voldoende).

Ten aanzien van het gebruik te kwader trouw overweegt de Geschillenbeslechter dat Verweerder niet langer verbonden is aan Eiser, en Eiser Verweerder heeft gesommeerd de Domeinnaam over te dragen. Daarbij met name relevant is dat de internetgebruiker bij het intypen van de Domeinnaam direct wordt doorverwezen naar de eigen website van Verweerder, waarop ook andere producten worden aangeboden. Het feit dat de Domeinnaam doorverwijst naar de eigen website van Verweerder maakt dat het Eiser onmogelijk wordt gemaakt onder de Domeinnaam met daarin zijn eigen merknaam stripboeken aan te bieden, terwijl Verweerder – zonder legitiem belang – de betreffende stripboeken evengoed kan verkopen onder de domeinnaam van zijn eigen website (<silvesterstrips.nl>).

Daarmee is ook aan het derde vereiste van de Regeling voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <dirkjan.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Gregor Vos
Geschillenbeslechter
Datum: 20 februari 2014

¹ Zie in dit verband Altro Limited v. Handelsonderneming H.M.S. B.V., WIPO Case No. DNL2012-0047.

² Zie in dit verband Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008.

³Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903, overgenomen in rechtspraak onder de Regeling, zie bijvoorbeeld Honda Nederland B.V. v. Hode BV, WIPO Zaaknr. DNL2010-0077.