De onderhavige domeinnamen <f1drinks.nl> en <f1energydrink.nl> (hierna ook: de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via de deelnemer Hostway, the Hosting Company.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is op 19 februari 2009 per e-mail ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) en ontvangen in hardcopy op 23 februari 2009. Het Instituut heeft op 19 februari 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 20 februari 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd.

Op 25 februari 2009 heeft Eiseres een aangepassing van Eis per e-mail aan het Instituut en aan Verweerder gestuurd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 25 februari 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 17 maart 2009. Er is geen Verweerschrift ingediend. Een kennisgeving van het feit dat het Instituut geen Verweerschrift heeft ontvangen is op 18 maart 2009 aan partijen verzonden.

Op 30 maart 2009 heeft het Instituut Tjeerd F.W. Overdijk benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is houdster van een aantal merkregistraties voor (variaties op) F1. Zij is gelieerd aan Formula One administration ltd. (“FOa”), de organisator van de bekende Formule 1 races. FOa is in het bezit van een exclusieve licentie tot gebruik van de merken van Eiseres.

Verweerder is de eerste houder van de Domeinnamen. De registraties daarvan dateren van 17 februari 2008 (<f1drinks.nl>) en van 22 november 2007 (<f1energydrink.nl>).

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

De Rechten van Eiseres op Merk of Naam

Eiseres beroept zich op onder meer de volgende merken waarop zij rechten kan laten gelden:

- De Benelux woordmerkregistratie F1 met inschrijvingsnummer 657310, gedeponeerd op 25 juni 1999, voor verschillende waren en diensten. De merkinschrijving is op 1 mei 2000 gepubliceerd;

- De Benelux woord/beeldmerkregistratie F1 met inschrijvingsnummer 749056, gedeponeerd op 19 januari 2004, voor verschillende waren en diensten. De merkinschrijving is op 1 augustus 2004 gepubliceerd;

- Het Gemeenschapswoord/beeldmerk F1 met inschrijvingsnummer 3934387, gedeponeerd op 15 juli 2004 en ingeschreven in het Europese merkenregister op 17 november 2005 voor verschillende waren en diensten;

- De Benelux woord/beeldmerkregistratie F1 FORMULA 1 met inschrijvingsnummer 732601, gedeponeerd op 11 juli 2003, voor verschillende waren en diensten. De merkinschrijving is op 1 oktober 2003 gepubliceerd;

- De Benelux woord/beeldmerkregistratie F1 FORMULA 1 met inschrijvingsnummer 640101, gedeponeerd op 28 augustus 1998, voor verschillende waren en diensten. De merkinschrijving is op 1 juni 1999 gepubliceerd;

- Het Gemeenschapswoord/beeldmerk F1 FORMULA 1 met inschrijvingsnummer 3429396, gedeponeerd op 22 oktober 2003 en ingeschreven in het Europese merkenregister op 6 oktober 2005 voor verschillende waren en diensten.

Deze merkregistraties worden hierna ook gezamenlijk aangeduid als “de F1-merken”.

Eiseres voert aan dat elke derde die het bekende merk F1 (bedoeld is kennelijk: de F1-merken) gebruikt als deel van een domeinnaam de merkfunctie daarvan aantast en schade toebrengt aan de activiteiten van Eiseres doordat de verwarringwekkende indruk gewekt wordt dat registratie en gebruik van deze domeinnamen, kort gezegd, wijst op door Eiseres geautoriseerd gebruik van de F1-merken.

Recht of Legitiem Belang Verweerder

Eiseres stelt dat geen sprake is van situaties als bedoeld onder 3.1 sub a, b of c van de Regeling. Eiseres geeft daarnaast aan dat duidelijk zou zijn dat de Domeinnamen geregistreerd zijn (en gebruikt) om ongerechtvaardigd voordeel te kunnen trekken uit de reputatie van het beroemde merk F1. Eiseres stelt onder verwijzing naar Bayerische Motoren Werke AG v. Ivan Razin, WIPO Case No. D2005-0341 dat dergelijk misbruik geen bona fide gebruik van het teken in het handelsverkeer kan opleveren. De keuze van Verweerder voor de Domeinnamen zou volgens Eiseres gedaan zijn om te kunnen profiteren van de bekendheid en de positieve verwachtingen die consumenten hebben van (producten voorzien van) het bekende merk F1. Dit zou ook blijken uit de website die aan de Domeinnamen gekoppeld zou zijn. Eiseres stelt dat, indien zij prima facie aannemelijk heeft gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen aan de zijde van Verweerder afwezig is, deze dient aan te tonen dat hij een recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen.

Kwade Trouw Verweerder

Eiseres voert aan dat de Domeinnaam <f1energydrink.nl> momenteel doorverwijst naar een door Verweerder gemaakte website. Bij de Domeinnaam <f1drinks.nl> zou dit in ieder geval tot voor kort het geval geweest zijn. Op deze door Verweerder gemaakte website zou Verweerder reclame maken voor een energiedrank genaamd F1 Racing, waarvan op deze website aangekondigd zou worden dat deze drank in 2009 in Nederland wordt geïntroduceerd. Het publiek van Formule 1 races associeert deze volgens Eiseres met energiedranken, nu een bekend Formule 1 team de naam draagt van een producent van energie dranken (RED BULL). Ook andere producenten van (energie)dranken zouden volgens Eiseres aan de Formule 1 gelieerd zijn (geweest).

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Uit e-mail correspondentie gestuurd aan het Instituut blijkt dat Verweerder, zij het met enige tegenzin, heeft aangekondigd dat hij afstand doet van de Domeinnamen. Partijen hebben echter geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de procedure voor dit doeleinde te schorsen. Uit de overgelegde stukken blijkt dan ook niet dat overdracht ook daadwerkelijk heeft plaatsgehad.

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter, zoals artikel 7.4 van de Regeling voorschrijft, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve eisen:

a. de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een merk, handelsnaam of andere naam als vermeld in artikel 2.1 sub a II van de Regeling;

b. de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

c. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

In verband met deze drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De woordmerken waarop Eiseres zich beroept keren volledig terug in de Domeinnamen. Aan F1 is in de Domeinnamen slechts een generieke term toegevoegd. Gelet ook op de door Eiseres gestelde, door Verweerder niet betwiste, bekendheid van de F1-merken, oordeelt de Geschillenbeslechter dat deze generieke term bij de vergelijking tussen de F1-merken en de Domeinnamen een ondergeschikte rol speelt. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter stemmen de Domeinnamen dan ook zodanig met de F1-merken overeen dat daarmee verwarring kan ontstaan.

B. Recht of Legitiem Belang

De keuze van Verweerder voor de Domeinnamen zou volgens Eiseres gedaan zijn om te kunnen profiteren van de bekendheid en de positieve verwachtingen die consumenten hebben van (producten voorzien van) het bekende merk F1. Eiseres onderbouwt niet met zoveel woorden waarom voor Verweerder enig recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen ontbreekt. Uit de Eis leidt de Geschillenbeslechter echter af dat zij dit wel beoogt te stellen, mede door voormelde verwijzing naar haar stelling dat de Domeinnamen zijn geregistreerd (en gebruikt) om ongerechtvaardigd voordeel te kunnen trekken uit de reputatie van de F1-merken. Nu Eiseres prima facie aannemelijk heeft gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen aan de zijde van Verweerder ontbreekt, is het aan Verweerder is aan te tonen dat hij een recht heeft op de Domeinnamen of daarbij een legitiem belang heeft. Nu Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend en uit de aankondiging van Verweerder dat hij afstand zal doen van de Domeinnamen niet anders blijkt, acht de Geschillenbeslechter geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen aanwezig.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat aan het tweede vereiste is voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat de Domeinnamen zodanig met de F1-merken overeenstemen dat daarmee verwarring kan ontstaan. Door Eiseres is gesteld dat Verweerder zich ten tijde van de registratie bewust moet zijn geweest van de bekendheid van de F1-merken. Bovendien is uit het gestelde gebruik – zoals Verweerder van de F1-merken in de Domeinnamen maakt – aannemelijk geworden dat Verweerder deze te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt, namelijk om bezoekers te leiden naar diens website waarop een van hem afkomstig product wordt aangeprezen (althans waarop dit in de bedoeling lag). De Geschillenbeslechter oordeelt dan ook dat ook aan het derde vereiste is voldaan.

7. Uitspraak

Op grond van de artikelen 1 en 13 van de Regeling en op basis van het voorgaande beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de houder van de domeinnamen <f1drinks.nl> en <f1energydrink.nl>, zodat Eiseres in plaats van Verweerder houder wordt van de Domeinnamen.

Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter

Datum: 16 april 2009