WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

ADP Nederland B.V. v. Lotom Group S.A.

Zaaknr. DNL2009-0009

1. Partijen

Eiseres in deze procedure is ADP Nederland B.V. (“Eiseres”), statutair gevestigd in Rotterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Verweerder is Lotom Group S.A. (“Verweerder”), gevestigd te Panama City, Panama.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <onlineadp.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via EPAG Domainservices GmbH.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 17 februari 2009 (e-mail) en 20 februari 2009 (hard copy). Het Instituut heeft op 18 februari 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 19 februari 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 24 februari 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 16 maart 2009. De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 17 maart 2009 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 23 maart 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een Nederlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland. Eiseres is een onderneming gespecialiseerd in IT en softwareontwikkeling, met name gericht op payroll services.

Verweerder is een vennootschap naar buitenlands recht. Volgens de gegevens van SIDN is de Domeinnaam op 12 juni 2008 geregistreerd door Verweerder.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Recht op het merk en handelsnaam

Eiseres stelt dat zij een gerenommeerde onderneming heeft, gespecialiseerd in IT en softwareontwikkeling en met name gericht op payroll services. Eiseres stelt vervolgens dat zij houdster is van het Benelux woord-/beeldmerk ADP met registratienummer 155232, gedeponeerd op 3 december 1987. Eiseres heeft een kopie van het uittreksel van het merkenregister overgelegd. Tevens stelt Eiseres dat zij houdster is van de handelsnaam ADP welke reeds tientallen jaren in Nederland gebruikt wordt, onder meer op de website “www.adp.nl”. Eiseres heeft een print-out van voornoemde website overgelegd. Voorts stelt Eiseres dat zij houdster is van de domeinnamen <adp.nl>, geregistreerd op 3 januari 1996 en <adponline.nl>, geregistreerd op 2 maart 2006. In dit verband heeft Eiseres kopieën van het WhoIs-uittreksel van SIDN overgelegd.

Eiseres stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk en de handelsnaam ADP. Eiseres is van mening dat het element ADP merkenrechtelijk onderscheidend vermogen bezit ter onderscheiding van de diensten van een IT/softwareontwikkelingsonderneming. Verder bezit de naam ADP onderscheidend vermogen in handelsnaamrechtelijke zin ter onderscheiding van de onderneming ADP van die van andere ondernemingen.

Eiseres stelt tevens dat aan elementen als “online” en “.nl” in de Domeinnaam geen onderscheidend vermogen kan worden toegedicht. Het element “.nl” in een domeinnaam geeft slechts aan dat het hier een adres op het Internet betreft. Het element “online” geeft in feite een beschrijving van een hoedanigheid van de website die onder de Domeinnaam bezocht kan worden. De website onder de Domeinnaam is immers alleen online (op het Internet) te bereiken. Eiseres concludeert dat het onderscheidende en dominante element in de Domeinnaam het element ADP is en er is zowel in merkenrechtelijke als in handelsnaamrechtelijke zin sprake van gebruik van een verwarringwekkend overeenstemmend teken.

Ten overvloede, zo stelt Eiseres, wordt met betrekking tot de vraag of de Domeinnaam inbreuk maakt op het door Eiseres gedeponeerde en geregistreerde merk ADP vooropgesteld dat van overeenstemming tussen het merk ADP en de Domeinnaam sprake is, wanneer – mede gezien de bijzondere omstandigheden van het geval, en met name in acht nemende de onderscheidende kracht van het merk – het merk en de Domeinnaam, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanig gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen het merk en de Domeinnaam. Dat is hier, al dus Eiseres, onder meer het geval, aangezien het publiek zal verwachten dat de website onder de Domeinnaam door Eiseres zal worden geëxploiteerd.

Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam

Eiseres stelt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam. Verweerder heeft geen geldige merkrechten op ONLINEADP of ADP sec, noch is Verweerder in het bezit van handelsnaamrechten op de benaming Onlineadp of ADP sec.

Eiseres voert voorts aan dat in feite geen van de in artikel 3.1 van de Regeling genoemde omstandigheden van toepassing zijn. Verweerder gebruikte de Domeinnaam nimmer te goeder trouw om haar producten of diensten aan te bieden voordat zij kennis nam of neemt van dit geschil. Verweerder geniet geen algemene bekendheid onder de naam Onlineadp, noch onder de naam ADP en er is geen sprake van legitiem en niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam. De Verweerder had even goed een andere domeinnaam kunnen kiezen, een waarin het merk ADP geen prominente rol speelt.

Eiseres stelt tevens dat het aannemelijk is dat Verweerder op de hoogte was van het merk van Eiseres op het moment van de registratie van de Domeinnaam. Hoewel in zijn algemeenheid niet kan worden verwacht dat iemand voorafgaand aan iedere domeinnaamregistratie onderzoekt of een derde op de betreffende naam rechten heeft, kan Verweerder in dit geval worden geacht het merk ADP te hebben kunnen kennen, omdat een eenvoudig online-onderzoek van het Benelux Merkenregister voldoende was geweest om dit merk te ontdekken.

De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt door Verweerder

Eiseres stelt dat op de website “www.onlineadp.nl” door middel van gesponsorde koppelingen talloze ‘links' aangeboden worden naar websites van onder meer payroll- dienstverleners, softwareontwikkelingsbedrijven, databasespecialisten en anderen. Eiseres heeft hiervoor print-outs van de website onder de Domeinnaam overgelegd.

Eiseres stelt voorts dat de ondernemingen waarnaar op de website “www.onlineadp.nl” wordt verwezen soortgelijke diensten verlenen als Eiseres zelf. Hiermee wordt onder het aan het merk ADP overeenstemmende teken <onlineadp.nl> soortgelijke diensten aangeboden, waarmee sprake is van verwarringsgevaar in merkenrechtelijke zin. Verder wordt door het gebruik van de Domeinnaam meegelift op de bekendheid van het merk ADP en wordt er afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk ADP. Door het gebruik van de tekst “Onlineadp.nl” (waarin ADP het onderscheidende element is) op de website gekoppeld aan de Domeinnaam (en het verwijzen op deze website naar soortgelijke ondernemingen als Eiseres) is er tevens sprake van handelsnaamrechtelijke inbreuk.

Uit een van de print-outs blijkt ook nog eens dat de houder van de Domeinnaam deze Domeinnaam te koop aanbiedt wat kan betekenen dat deze houder de Domeinnaam alleen heeft vastgelegd om deze Domeinnaam voor een hoger bedrag dan de registratietaksen te verkopen aan Eiseres of een van diens concurrenten.

Eiseres voert vervolgens aan dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd omdat Verweerder voor haar eigen commercieel gewin door de verwarringwekkende overeenstemming met het merk en handelsnaam ADP, op onrechtmatige wijze tracht mee te liften op het succes en de naamsbekendheid van ADP.

Eiseres stelt tevens dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk en de handelsnaam van Eiseres. Deze verwarring ontstaat onder meer doordat gebruikers kunnen menen dat de website “www.onlineadp.nl” wordt aangeboden door Eiseres. Eiseres gebruikt namelijk “http://online.adp.nl” als portaal voor haar klanten. De mogelijkheid dat klanten via de Domeinnaam het portaal trachten te benaderen is zeer wel denkbaar.

Tot slot voert Eiseres aan dat op 19 november 2008 in een andere procedure onder de Regeling (Prof. Dr. Geert Hofstede en Geert Hofstede B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0043) een uitspraak is gedaan waaraan Verweerder is opgedragen de Domeinnaam in die kwestie over te dragen. Dit doet vermoeden dat Verweerder vaker onrechtmatige domeinnamen registreert en gebruikt om commercieel voordeel te halen.

B. Verweerder

De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7.4 van de Regeling het geschil te beslechten op basis van de Eis. Enigszins anders dan onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) dient op grond van dit artikel de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal derhalve na moeten gaan of de vordering hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend

De Regeling bepaalt in artikel 2.1 sub a dat eisen kunnen worden ingediend door iedereen die stelt en bewijst dat:

“een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.”

Eiseres geeft in haar Eis aan dat zij zich beroept op haar naar Nederlands recht beschermde merk en handelsnaam. Eiseres heeft een kopie overgelegd van zowel de merkenregistratie als van het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze kopieën ondersteunen Eiseres' beroep op de eerste grond van artikel 2.1 sub a, aangezien het ingeroepen merk in de Benelux geldig is en Eiseres rechthebbende is op het merk. Tevens ondersteunen deze kopieën Eiseres' beroep op de eerste grond op basis van de ingeroepen handelsnaam.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in alternatieve geschillenprocedures als onderhavige, moet het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling. De Geschillenbeslechter is het eens met de stelling van Eiseres dat het element “online” in de Domeinnaam in feite een beschrijving van een hoedanigheid van de website die onder de Domeinnaam bezocht kan worden geeft. Het onderscheidende en dominante element in de Domeinnaam is derhalve het element “ADP” en er is zowel in merkenrechtelijke als in handelsnaamrechtelijke zin onder de Regeling sprake van gebruik van een verwarringwekkend overeenstemmend teken.

De Geschillenbeslechter is derhalve van oordeel dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met het merk en de handelsnaam ADP van Eiseres dat er verwarring kan ontstaan.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of legitiem belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling, gelijk onder de UDRP, dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat de verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de verweerder de bewijslast dat deze wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt de verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat de eiser voldaan heeft aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

Eiseres stelt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam. Eiseres geeft aan dat Verweerder geen geldige merkrechten op ONLINEADP of ADP sec heeft, noch is Verweerder in het bezit van handelsnaamrechten op de benaming Onlineadp of ADP sec. Eiseres stelt en onderbouwt tevens dat geen van de in artikel 3.1 van de Regeling genoemde omstandigheden van toepassing zijn. Verweerder gebruikte de Domeinnaam nimmer te goeder trouw om haar producten of diensten aan te bieden voordat zij kennis nam of neemt van dit geschil. Verweerder geniet geen algemene bekendheid onder de naam Onlineadp, noch onder de naam ADP en er is geen sprake van legitiem en niet commercieel gebruik van de Domeinnaam. Uit de bijlagen die Eiseres heeft overgelegd en uit onderzoek van de Geschillenbeslechter blijkt duidelijk dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. De website onder de Domeinnaam was ten tijde van het aanhangig maken van de Eis al een “doorverwijs”-website en dat is de website vandaag de dag nog steeds. De Geschillenbeslechter is niet gebleken dat de Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden. Integendeel, Verweerder lijkt juist winst te maken door gesponsorde links op de website, gekoppeld aan de Domeinnaam, op te nemen en probeert internetgebruikers op een misleidende wijze aan te trekken. Verweerder heeft derhalve geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of gebruikt te kwader trouw

Op grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Op grond van artikel 3 van de Regeling rust op Eiseres een (redelijke) bewijslast om dat aan te tonen.

Eiseres stelt dat op de website gekoppeld aan de Domeinnaam door middel van gesponsorde koppelingen talloze ‘links' worden aangeboden naar andere websites. Hieruit blijkt dat de Domeinnaam door Verweerder is geregistreerd om commercieel voordeel te halen door internetgebruikers naar een website van Verweerder, of andere online locatie, te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk en de handelsnaam van Eiseres. Deze conclusie wordt nog verder ondersteund door de gelijkenis tussen de Domeinnaam (<onlineadp.nl>) en het portaal dat Eiseres gebruikt voor haar klanten (“http://online.adp.nl”)

Tevens blijkt uit een van de print-outs, die Eiseres heeft overgelegd, dat Verweerder de Domeinnaam te koop aanbiedt, wat kan betekenen dat Verweerder de Domeinnaam alleen heeft vastgelegd om de Domeinnaam voor een hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen aan Eiseres of een van diens concurrenten.

De Geschillenbeslechter is van oordeel nu blijkt dat, ten tijde van het aanhangig maken van het geschil, de Domeinnaam gesponsorde links bevat naar andere websites en er geen connectie was met ADP en tevens blijkt dat de Domeinnaam te koop wordt aangeboden, er geconcludeerd kan worden dat Verweerder de Domeinnaam enerzijds heeft geregistreerd om internetgebruikers naar andere websites door te geleiden, door middel van de gesponsorde links, en daarmee commercieel voordeel te behalen en anderzijds heeft geregistreerd om de Domeinnaam te verkopen voor een hoger bedrag dan de registratiekosten. Hieruit blijkt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt door Verweerder.

Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd, dan wel wordt gebruikt, zodat Eiseres ook aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling heeft voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <onlineadp.nl > zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter

Datum: 6 april 2009