WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

V.o.f. Bouwsuper.nl v. P.P.M. Ossen, h.o.d.n. DaRoPa Solutions

Zaaknr. DNL2008-0060

1. Partijen

Eiser in deze procedure is V.o.f. Bouwsuper.nl (“Eiseres”), gevestigd te Waskemeer, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier | Stam & Advocaten, Nederland.

Verweerder is de heer P.P.M. Ossen, handelende onder de naam DaRoPa Solutions (“Verweerder”), gevestigd te Jubbega, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Terporten, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <bouwsuper.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Protagonist B.V., Rotterdam, Nederland.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 7 november 2008 (e-mail) en 13 november 2008 (hard copy). Het Instituut heeft op 10 november per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 11 november 2008 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 17 november 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 7 december 2008. Het Verweerschrift is ingediend op 3 december 2008.

Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 5 december 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overlegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

Op 10 december 2008 heeft Eiseres een Nader Stuk, als bedoeld in artikel 10.2 van de Regeling, ingediend. Verweerder heeft op 17 december 2008 op dit Nadere Stuk schriftelijk gereageerd. Op grond van artikel 10.2 van de Regeling heeft de Geschillenbeslechter besloten de Nadere Stukken van zowel Eiseres als Verweerder toe te laten. Gezien het feit dat de Geschillenbeslechter op 17 december 2008 het Nadere Stuk van Verweerder ontving en de Uitspraak op 19 december 2008 in concept aan het Instituut moest worden gezonden, heeft de Geschillenbeslechter overeenkomstig artikel 13.2 van de Regeling deze datum uitgesteld om de Nadere Stukken van Eiseres en Verweerder te kunnen bestuderen.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een Nederlandse vennootschap onder firma, en drijft een onderneming onder de handelsnaam Bouwsuper.nl.

Verweerder is een natuurlijk persoon. Verweerder heeft een eenmanszaak die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd is onder de handelsnaam DaRoPa Solutions. Volgens de gegevens van SIDN heeft Verweerder op 2 december 2003 de eigendom van de registratie van de Domeinnaam verworven.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Recht op het merk

Eiseres stelt dat zij een onderneming drijft onder de handelsnaam Bouwsuper.nl. Eiseres heeft een website, welke gekoppeld is aan de Domeinnaam. Op deze website worden bouwproducten online te koop aangeboden. De onderneming kan derhalve, zo stelt Eiseres, worden gekwalificeerd als een webwinkel. In dit verband heeft Eiseres een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en afdrukken van de website “www.bouwsuper.nl” met contactgegevens en algemene voorwaarden in de Procedure gebracht.

Eiseres stelt vervolgens dat Verweerder houder is van de Domeinnaam en dat de Domeinnaam identiek is aan de handelsnaam van Eiseres.

Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam

Eiseres stelt dat ten tijde van het opstellen van haar onderneming Bouwsuper.nl (eind 2003) zij aan Verweerder de opdracht heeft gegeven een aantal domeinnamen, waaronder de Domeinnaam, voor haar te registreren. De registratie van de Domeinnaam is door Verweerder verzorgd, maar stelt Eiseres, Verweerder heeft tegen de afspraken in, althans anders dan partijen kennelijk hadden beoogd, de Domeinnaam op haar eigen naam ingeschreven in plaats van op de naam van Eiseres. Eiseres voert aan dat zij zich hier, gedurende een tijd, niet van bewust was c.q. erop heeft vertrouwd dat Verweerder de afspraken correct zou nakomen. In het kader van een zakelijk conflict tussen partijen (begin 2008) heeft Eiseres ondervonden, zo stelt Eiseres, dat de Domeinnaam (nog steeds) op naam van Verweerder staat geregistreerd.

Eiseres voert vervolgens aan dat wanneer naar de Domeinnaam wordt genavigeerd, men de website van Eiseres ziet, terwijl Verweerder de houder is van de Domeinnaam. Eiseres geeft aan zij gebruik maakt van de Domeinnaam, althans haar website aan de Domeinnaam heeft gekoppeld. Verweerder maakt geen gebruik van de Domeinnaam. Verweerder heeft daarbij ook geen belang, daar Verweerder een onderneming drijft waarmee zij ICT-diensten verleent. In dit verband heeft Eiseres een uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in de Procedure gebracht.

De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt door Verweerder

Eiseres stelt dat Verweerder ten onrechte, althans in strijd met de afspraken, zoals gemaakt in het kader van de opdracht tussen partijen, de Domeinnaam geregistreerd heeft en geregistreerd houdt op naam van Verweerder. Eiseres voert vervolgens aan dat Verweerder op de hoogste was (en is) alleen al vanuit haar hoedanigheid van opdrachtnemer van het bestaan van de handelsnaam van Eiseres. Verweerder kan zodoende, volgens Eiseres, niet het standpunt innemen dat Verweerder de Domeinnaam te goeder trouw op haar eigen naam heeft geregistreerd c.q. geregistreerd houdt. Eiseres stelt dat Verweerder de Domeinnaam nooit zelf heeft gebruikt.

Eiseres beargumenteert vervolgens dat Verweerder, ondanks herhaaldelijk sommaties van Eiseres de Domeinnaam over te dragen en ondanks diverse besprekingen tussen partijen, weigert de Domeinnaam over te dragen. Eiseres stelt hierbij dat het belang van Eiseres bij de Domeinnaam groot is. De Domeinnaam is immers het portaal tot het internet. Eiseres voert aan dat zij onder deze Domeinnaam bekendheid geniet – sterker nog, haar handelsnaam bestaat eruit – en klanten weten Eiseres onder de Domeinnaam te vinden.

Op 2 december 2008, zo voert Eiseres aan, dreigde Verweerder de website van Eiseres uit de lucht te halen en de Domeinnaam te verkopen. Verweerder meent dat hij daartoe is gerechtigd, onder meer omdat volgens Verweerder de tussen partijen gesloten hosting-overeenkomst per die datum afloopt. Volgens Eiseres toont voorgaande aan dat Eiseres een groot belang heeft bij de overdracht van de Domeinnaam.

Eiseres concludeert dat de Domeinnaam, waarvan Verweerder houder is, identiek is aan de handelsnaam van Eiseres, dat Verweerder geen recht op of belang heeft bij de Domeinnaam en dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. Een en ander dient, zo stelt Eiseres, dan ook tot de conclusie te leiden dat de Domeinnaam moet worden overgedragen aan Eiseres.

B. Verweerder

Het Instituut is niet bevoegd

Verweerder voert als eerste aan dat het Instituut niet bevoegd is. Dit baseert hij op het navolgende. Op de overeenkomst tussen SIDN en Verweerder inzake de registratie van de Domeinnaam zijn, volgens Verweerder, geen algemene voorwaarden van toepassing. In dit verband brengt Verweerder een kopie van het registratiecontract in de Procedure. Verweerder voert vervolgens aan dat het registratiereglement (versie 1.2 van 15 mei 2008) niet van toepassing is op de registratieovereenkomst voor de Domeinnaam, omdat die al jaren geleden is aangegaan. Het registratiereglement bevat een groot aantal onredelijk bezwarende bedingen zodat bij Verweerder het redelijke vermoeden bestaat dat het registratiereglement destijds eveneens bezwarende bedingen zou bevatten. Verweerder voert verder aan dat, voor zover deze algemene voorwaarden zouden voorzien in de onderhavige geschillenregeling, deze kennelijk niet een regeling bevatten zonder welke het betreffende beding op grond van artikel 6:236 sub n BW als onredelijk bezwarend aangemerkt wordt. Voor zover Verweerder niet als ondernemer direct een beroep op de regeling inzake algemene voorwaarden (artikel 6:231 e.v. BW) zou kunnen doen, ook niet op grond van de inmiddels erkende reflexwerking, beroept Verweerder zich analoog aan die regeling op het onredelijk bezwarende karakter van de Regeling, waarbij in aanmerking genomen dient te worden dat SIDN monopolist is, en Verweerder een eenmanszaak waarin hij alleen werkt. Daarbij stelt Verweerder dat de procedure conform de Regeling wat weg heeft van een bindendadviesregeling, maar dat een bindend advies geen executoriale titel is. In de regeling wordt echter wel in executie voorzien. Mede daarom is Verweerder van mening dat deze procedure in strijd met de fundamentele rechtsbeginselen, het in artikel 6 EVRM neergelegde recht op fair trial, en in het algemeen de waarborgen waarmee executie en het proces dat daar toe leidt omgeven dient te zijn.

Verweerder voert daarnaast aan dat de versies van de Regeling verschillen en dat de website van SIDN niet een onafhankelijke website is, omdat SIDN de contractuele wederpartij is van Verweerder en dus partij bij het geschil. Voorts vermeldt Verweerder dat een webadres van WIPO niet werkt. Ook uit Verweerder kritiek op artikel 22.3 van de Regeling. Het artikel zou onredelijk zijn en tot onvoorspelbaar hoge kosten voor Verweerder kunnen leiden.

Tenslotte stelt Verweerder dat de door SIDN en Eiseres jegens Verweerder in acht te nemen redelijkheid en billijkheid (artikelen. 3:12, 6:2, 6:248 BW) een behoorlijke uitvoering van de Regeling in de weg staan. SIDN dient bij uitvoering van de overeenkomst tussen SIDN en Verweerder inzake de registratie van de Domeinnaam jegens Verweerder de redelijkheid en billijkheid in acht te nemen. De redelijkheid en billijkheid beletten SIDN om uitvoering te geven aan een oordeel van de Geschillenbeslechter dat niet in rechte vaststaat, en daarmee de belangen van zijn contractspartij, Verweerder, te schaden, waarbij het volgende mede in aanmerking dient te worden genomen:

1. De termijn van 10 kalenderdagen in artikel 19.1 van de Regeling is onredelijk. Verweerder is van mening dat 10 dagen veel te kort is kort om de Uitspraak te doen bezorgen bij Verweerder (volgens artikel 15.6 sub a en c van de Regeling zou de “het op de hoogte gesteld zijn” gelden vanaf verzending van de Uitspraak), die te beoordelen door Verweerder en zijn juridisch adviseur, subsidie bij de Raad voor Rechtsbijstand aan te vragen, de dagvaarding op te stellen, de dagvaarding te doen betekenen, de zaak aan te brengen, een afschrift van de betekende dagvaarding te ontvangen, en dat laatste te doen bezorgen bij SIDN.

2. Het registratiecontract is gesloten tussen SIDN en Verweerder. Eiseres is een derde met wie Verweerder een langlopend zakelijk geschil heeft en die bewust niet heeft gekozen voor een gewone gerechtelijke procedure waarin de andere aspecten van het geschil door Verweerder middels een reconventionele procedure aan de orde gesteld hadden kunnen worden, met meer uitzicht op een algehele schikking. Medewerking door SIDN aan dit spel van Eiseres is in strijd met door SIDN op grond van het registratiecontract jegens Verweerder in acht te nemen redelijkheid en billijkheid.

Voorts is Eiseres, door het indienen van de Eis en derhalve gebruik maken van het kennelijk in de algemene voorwaarden opgenomen derdenbeding, partij geworden bij het registratiecontract. Eiseres dient bij uitvoering van het registratiecontract de redelijkheid en billijkheid in acht te nemen. Eiseres dient zich derhalve te onthouden van het meewerken aan onrechtmatige acties van SIDN, zoals het wijzigen van de tenaamstelling van de Domeinnaam op grond van een niet in rechte vastgesteld oordeel van de Geschillenbeslechter.

Verweerder concludeert dat gezien het bovenstaande het Instituut in deze zaak niet bevoegd is, althans dat het Instituut c.q. de Geschillenbeslechter de opdracht van SIDN tot het doen van een uitspraak in deze zaak behoort te weigeren dan wel af te breken.

Verdere inleiding

Verweerder voert aan dat de Domeinnaam het geesteskind is van Verweerder. De Domeinnaam is door hem bedacht en geregistreerd. Eiseres spreekt in 11.a van de Eis en op andere plaatsen van “de website van de eiser”. Verweerder stelt dat de website waar het om gaat is ontwikkeld en gebouwd door Verweerder, dat de website eigendom is van Verweerder, en dat Verweerder de website verhuurt aan Eiseres. Verweerder zegt een bedrijf te zijn in webdesign en softwareoplossingen. Verweerder stelt geen handelsbedrijf te zijn en daarom is er gezocht naar een compagnon om “Bouwsuper” uit te bouwen van een domeinnaam naar een webwinkel waar diverse bouwmaterialen worden aangeboden.

Verweerder voert vervolgens aan dat hij alle intellectuele eigendomsrechten op de webwinkel, het logo en foto(‘s) op Bouwsuper.nl heeft en dat hij de geestelijk vader van het bedrijf is. Eiseres heeft uitsluitend bij de voortgang van het project input gehad. Verweerder heeft in het kader van de samenwerking onder andere diverse webwinkels ontwikkeld en ontwerpen gemaakt. De samenwerking is gestokt toen Eiseres de onderneming van Verweerder wilde integreren in Bouwsuper. Verweerder stelt dat hij dat niet wilde, aangezien dit geheel zijn eigen onderneming betrof en Eiseres hier geen enkele toevoeging in kon bieden. Tevens bleek het karakter van Eiseres een breekpunt. Begin 2008 heeft Eiseres, volgens Verweerder, getracht de Domeinnaam op onrechtmatige wijze te ontnemen van Verweerder. Ondanks pogingen van Verweerder om tot een minnelijke schikking te komen en een redelijke oplossing te bereiken weigert Eiseres hierop in te gaan. In dit verband brengt Verweerder een kopie van een schikkingsvoorstel van 6 mei 2008 in de Procedure. Verweerder heeft alle zakelijke contacten met Eiseres verbroken toen bleek dat Eiseres zowel zakelijk als privé met een lastercampagne tegen Verweerder was begonnen.

Eiseres heeft geen recht op de domeinnaam bouwsuper.nl; Verweerder registreerde de Domeinnaam te goeder trouw, voor eigen rekening en risico en voor zichzelf

Verweerder voert als derde punt aan dat hij het registratiecontract met SIDN op 28 november 2003 heeft gesloten. Eiseres registreerde de handelsnaam Bouwsuper.nl op 3 februari 2004, dus geruime tijd nadat Verweerder de Domeinnaam registreerde, en ook in zijn bedrijfsuitoefening gebruikte. Verweerder, zo stelt hij, was dus niet te kwader trouw. Eerder was Eiseres, volgens Verweerder, te kwader trouw bij het deponeren van de handelsnaam. Eiseres en Verweerder, zo stelt Verweerder, hadden afgesproken samen de onderneming die Eiseres nu alleen drijft op te gaan zetten. De naam Bouwsuper.nl is bedacht door Verweerder. Verweerder stelt dat hij onaangenaam verrast was toen hij op een zeker moment constateerde dat Eiseres zonder hem de onderneming had ingeschreven en nog wel met de handelsnaam die Verweerder had bedacht voor de door Eiseres en Verweerder gezamenlijk op te zetten onderneming. Verweerder beargumenteert vervolgens dat blijkens Productie 1 bij de Eis de Domeinnaam overigens op 21 mei 2000 zou zijn geregistreerd. Dat kan zo zijn, maar dan niet door Verweerder. Verweerder is van mening dat de database van SIDN niet klopt. Verweerder ontkent de door Eiseres in sub 11.b en 11.c van de Eis ingenomen stelling, namelijk dat Eiseres aan Verweerder opdracht zou hebben gegeven tot het registreren van de Domeinnaam voor Eiseres of met Verweerder een andere afspraak met hetzelfde oogmerk zou hebben gemaakt. Verweerder voert aan dat Eiseres ook niets van dat alles heeft bewezen. In de e-mail waarop Verweerder op 5 december 2007 antwoordde aan Eiseres, stelde Eiseres over de domeinnamen (waaronder bouwsuper.nl): “Ik wil ze ook wel overnemen”. Daarmee, zo stelt Verweerder, gaf Eiseres expliciet toe dat de Domeinnaam aan Verweerder toekwam.

Het recht op de handelsnaam Bouwsuper.nl

Voor zover zou worden geoordeeld dat Eiseres niet te kwader trouw was bij het deponeren van de handelsnaam Bouwsuper.nl en dat de handelsnaam niet aan Verweerder of mede aan Verweerder toekomt stelt Verweerder het volgende. Als merk heeft “bouwsuper.nl” onvoldoende onderscheidend vermogen. Om die reden is merkinschrijving geweigerd. Als handelsnaam heeft “bouwsuper.nl” evenmin onderscheidend vermogen. ‘Bouwsuper' is een verkorting van bouwsupermarkt, net als bijvoorbeeld ‘buurtsuper'. Verweerder voert een vergelijking aan dat bij de Kamer van Koophandel tientallen buurtsupers zijn ingeschreven met het woord ‘buurtsuper' in de naam maar allemaal met een toevoeging (meestal een familienaam) die het geheel een onderscheidend vermogen geeft. In dit verband brengt Verweerder een lijst van de website “www.kvk.nl” met de zoekterm ‘buurtsuper' in de Procedure. Verweerder is van mening dat precies hetzelfde geldt voor bedrijven met ‘bouwmarkt' als onderdeel van de handelsnaam. Iets dergelijke geldt voorts voor bedrijven met ‘super' als onderdeel van de handelsnaam. Het element “.nl” mist eveneens onderscheidend vermogen. Verweerder voert aan dat “.nl” over het algemeen aangeeft dat men bij het bedrijf ook orders kan plaatsen via haar website. Dat kan bij de winkel van Eiseres ook, naast bestellingen per telefoon, of gewoon in de winkel. Verweerder geeft vervolgens aan dat het algemene advies van de Intellectual Property Rights helpdesk van de Europese Unie (“www.ipr-helpdesk.org”) in dit verband eveneens van belang is: “When a trademark is composed, in whole or in part, of a domain name, neither the beginning of the URL (http://www.) nor the Top Level Domain (TLD) have any distinctiveness”. Daarnaast geeft Verweerder aan dat ten aanzien van de handelsnaam de Kamer van Koophandel op haar website “www.kvk.nl” het volgende schrijft: “Ondernemers zijn vrij om een naam te kiezen, als [---] [de] handelsnaam onderscheidend genoeg is[.] Zo is de naam 'wasserette' voor een wasserij niet onderscheidend genoeg. Ook een internetadres op zich is geen handelsnaam”.

Verweerder stelt dat het monopoliseren van de zuiver beschrijvende elementen ‘bouwsuper' en ‘.nl' niet aanvaardbaar is nu de onderneming van Eiseres niet slechts lokale of regionale werking heeft (in beginsel was de Handelsnaamwet er voor lokale of regionale ondernemingen, die geen gebruik maakten van handelsmerken, vooral in de tijd dat er nog geen dienstenmerken waren), maar middels internet heel Nederland bedient, waardoor deze zuiver beschrijvende elementen in een klap voor heel Nederland zouden worden gemonopoliseerd. De handelsnaam Bouwsuper.nl zou ook ten onrechte de indruk kunnen wekken, zo stelt Verweerder, dat de onderneming van Eiseres de enige echte ‘bouwsuper' is waarbij (mede) online besteld kan worden, en dat bij hen in principe alle bouwmaterialen gekocht kunnen worden. Verweerder stelt vervolgens dat bij de onderneming van Eiseres geen hamers, spijkers, schroevendraaiers, en schroeven te verkrijgen zijn. Dat betekent, zo concludeert Verweerder, dat de handelsnaam Bouwsuper.nl voor de onderneming van Eiseres op grond van artikel 5b Handelsnaamwet verboden is. Voor zover de handelsnaam Bouwsuper.nl al rechtmatig zou zijn en geheel of gedeeltelijk aan Eiseres zou toekomen moet Eiseres dus dulden, zo stelt Verweerder, dat anderen zich van diezelfde zuiver beschrijvende elementen bedienen bij het vormen en gebruiken van een handelsnaam, en dus ook bij het vormen en gebruiken van een domeinnaam.

Het belang van Eiseres

Als vijfde punt voert Verweerder aan dat Eiseres tevens gebruik maakt van de website “www.bouwsuperonline.nl”. Dat is, volgens Verweerder, de webwinkel van Eiseres. De website gelinked aan de Domeinnaam is volgens Verweerder technisch volledig achterhaald en het gebruik ervan schept grote risico's. Verweerder wilde al veel eerder stoppen met de verhuur van deze gebrekkige website maar Eiseres bleef en blijft aandringen op het in de lucht houden ervan, zo voert Verweerder aan. Voor vernieuwing wilde en wil Eiseres, volgens Verweerder, ook niet betalen. Verweerder stelt dat hij heeft aangeboden om tijdelijk het verkeer van de Domeinnaam te redirecten naar <bouwsuperonline.nl>, maar Eiseres is ook daar vooralsnog niet op in gegaan. Tegen beter weten in stelt Eiseres in 11.c van de Eis dat Verweerder dreigde op 2 december 2008 de website gelinked aan de Domeinnaam uit de lucht te halen. Eiseres bewijst die stelling niet. Dat op 2 december 2008 het contract zou aflopen en niet zou worden verlengd wist Eiseres al lang, zo stelt Verweerder, en Eiseres heeft dat ook geaccepteerd. Dat Eiseres nu pas in actie komt is aan Eiseres zelf te wijten. Verweerder is van mening dat haast op zichzelf in ieder geval geen belang schept. Verweerder concludeert dat Eiseres geen redelijk belang heeft bij de Domeinnaam.

Het belang van Verweerder

Tot slot voert Verweerder aan dat hij wel degelijk een belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder stelt dat hij de Domeinnaam al jaren in het kader van zijn dienstverlening aan Eiseres exploiteert. Als de zakelijke relatie met Eiseres geëindigd zal zijn kan Verweerder de Domeinnaam in het kader van dienstverlening aan anderen gaan exploiteren, of inzetten voor gebruik door Bouwklusser BV (exploitant van website “www.bouwklusser.nl”), waarin Verweerder participeert, of verkopen, of privé gaan gebruiken. Verweerder is een dienstverlener op het gebied van ICT, en Verweerder meent daartoe ook te beschikken over diverse domeinnamen. Verweerder kan in dat verband de Domeinnaam bijvoorbeeld gebruiken als “drager” van een te verhuren website (zoals nu voor Eiseres), of om verkeer door te leiden naar een andere website, zoals in het kader van een tussenoplossing aan Eiseres is aangeboden. In dit verband heeft Verweerder een niet gedateerde of ondertekende kopie van het voorstel in het geding gebracht. Verder kan de Domeinnaam, zo meent Verweerder, een rol spelen bij het bereiken van een algehele schikking van alle zaken die tussen Eiseres en Verweerder spelen, en in die zin stelt Verweerder dat hij ook nog eens belang heeft bij de Domeinnaam. Eiseres verwijst in 11.c van de Eis wel naar de bedrijfsomschrijving zoals bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd maar in deze procedure is niet de vraag aan de orde of de activiteiten van Verweerder dan niet gedekt worden door die bedrijfsomschrijving. Bovendien kan die elk moment door Verweerder gewijzigd worden.

6. Nadere stukken

A. Eiseres

Op 10 december 2008 heeft Eiseres een Nader Stuk ingediend. Op grond van artikel 10.2 van de Regeling is het de exclusieve bevoegdheid van de Geschillenbeslechter om te beslissen dit Nadere Stuk al dan niet in overweging te nemen bij het komen van een uitspraak, en om eventuele nadere procedurele beslissingen te nemen. Uitgangspunt in de Regeling is dat sprake is van één schriftelijke ronde. Gezien het feit dat het Verweerschrift van Verweerder behoorlijk complex en voor de aard van deze Procedure op grond van de Regeling (te) uitgebreid was opgesteld en Geschillenbeslechter Eiseres de mogelijkheid wil geven op het Verweerschrift te kunnen reageren, beslist de Geschillenbeslechter het Nadere Stuk in overweging te nemen. De Geschillenbeslechter vat de inhoud van het Nadere Stuk van Eiseres hieronder samen.

Als eerste punt, met betrekking tot de bevoegdheid van het Instituut, voert Eiseres aan dat Eiseres bewust heeft gekozen voor de onderhavige geschillenbeslechting in plaats van een kostbare en tijdrovende gang naar de rechter. Eiseres geeft aan dat een algehele schikking met Verweerder nog steeds mogelijk is en daarom niet inziet waarom een “gewone” gerechtelijke procedure meer uitzicht zou bieden op een schikking dan de onderhavige geschillenbeslechting. Ten slotte stelt Eiseres dat zij de onderhavige procedure niet wil kwalificeren als een spel, zoals Verweerder aanvoert.

Als tweede punt, met betrekking tot de verdere inleiding van Verweerder, voert Eiseres aan dat Verweerder ten onrechte stelt dat de Domeinnaam het geesteskind van Verweerder zou zijn en dat deze door hem zou zijn bedacht. Eiseres stelt dat Verweerder hiervan geen enkel bewijs overlegt. Eiseres komt tot een andere conclusie, namelijk dat de Domeinnaam door Eiseres is bedacht. Eiseres onderbouwt deze stelling als volgt: Eiseres heeft in het najaar van 2003 voorbereidingshandelingen verricht ten behoeve van het oprichten van een onderneming, om bouwproducten (met name via internet) te verhandelen. Verweerder is door Eiseres ingeschakeld om de zaken op het gebied van de ICT in orde te maken, waaronder de registratie van de Domeinnaam van de op te richten onderneming. Eiseres stelt dat zij de naam Bouwsuper.nl heeft bedacht en vervolgens Verweerder opdracht heeft gegeven de Domeinnaam te behoeve van c.q. op naam van Eiseres te registreren. Voorgaande blijkt als eerste, zo voert Eiseres aan, uit een emailbericht d.d. 5 november 2003 van Verweerder aan Eiseres. Eiseres heeft deze email in het geding gebracht. Volgens Eiseres blijkt uit deze email dat Verweerder aan Eiseres vraagt of Eiseres al een naam heeft bedacht, waarna Verweerder deze vervolgens ten behoeve van Eiseres zou registreren. Voorts, zo stelt Eiseres, blijkt ook uit een factuur d.d. 19 januari 2004, die Eiseres in het geding heeft gebracht, dat kosten ter registratie van de Domeinnaam door Verweerder aan de onderneming van Eiseres worden gefactureerd. Uit deze factuur blijkt dat het duidelijk was dat het ging om de registratie van de Domeinnaam voor Eiseres.

Ten slotte weerlegt Eiseres de stelling van Verweerder dat alle intellectuele eigendomsrechten op de webwinkel, logo en foto('s) bij hem zouden liggen. Dit is namelijk nog geen uitgemaakte zaak, aldus Eiseres.

Als derde punt gaat Eiseres in op de stellingen van Verweerder ten aanzien van het recht op de Domeinnaam en de registratie van de handelsnaam. Registratie van een handelsnaam, zo stelt Eiseres, is geen constitutief vereiste voor het ontstaan daarvan. Eiseres had al eerder gesteld dat zij sinds november 2003 een onderneming drijft onder de naam Bouwsuper.nl. Daarmee heeft Eiseres, zo stelt zij, op grond van artikel 1 Handelsnaamwet te gelden als rechthebbende op de handelsnaam Bouwsuper.nl. Daarnaast voert Eiseres aan dat zij per 28 november 2003 een aanvraag voor een landelijk handelsnaamonderzoek heeft ingediend bij de Kamer van Koophandel Friesland met betrekking tot de handelsnamen Bouwsuper en Bouwsuper.nl. Een kopie van deze aanvraag wordt in de Procedure gebracht door Eiseres.

De stelling van Verweerder dat Eiseres in e-mailcorrespondentie tussen partijen (d.d. 5 december 2007) zou hebben toegegeven dat de Domeinnaam aan Verweerder toekomt van de hand. Eiseres voert hierbij aan dat de e-mailcorrespondentie onvolledig en misleidend is geciteerd. De correspondentie heeft, volgens Eiseres, betrekking op andere domeinnamen dan de Domeinnaam. Eiseres brengt een kopie van de correspondentie in de Procedure.

Als vierde punt gaat Eiseres in op de stelling van Verweerder met betrekking tot het recht op de handelsnaam Bouwsuper.nl. Eiseres wijst de stellingen van Verweerder hierover van de hand. Eiseres stelt dat naar Nederlands recht onder een handelsnaam wordt verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Hierbij geldt niet dat er sprake moet zijn dat de handelsnaam onderscheidend vermogen heeft.

Vervolgens weerlegt Eiseres de stelling van Verweerder dat de handelsnaam Bouwsuper.nl het publiek misleidt. Eiseres stelt dat artikel 5b Handelsnaamwet stelt dat het verboden is een handelsnaam te voeren, welke een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming, voorzover misleiding van het publiek te duchten is. In dit geval is dit niet aan de orde. De handelsnaam Bouwsuper.nl wekt de indruk dat onder die naam een onderneming wordt gedreven welke bouwproducten verhandelt. Dit is ook het geval, zo voert Eiseres aan, als men kijkt op de website behorende bij de Domeinnaam.

Als vijfde punt gaat Eiseres kort in op de stelling van Verweerder inzake het belang van Eiseres. Eiseres voert aan dat zij een aanzienlijke bekendheid en klantenkring heeft opgebouwd en dat zij de domeinnaam <bouwsuperonline.nl> als tijdelijke oplossing heeft geregistreerd wegens de problemen met Verweerder met betrekking tot de Domeinnaam. Eiseres voert aan dat het meeste internetverkeer en de klandizie wordt gegenereerd via de Domeinnaam.

Tot slot voert Eiseres aan dat Eiseres Verweerder opdracht heeft gegeven de Domeinnaam te registreren ten behoeve van de onderneming van Eiseres. Eiseres is daarna de Domeinnaam gaan exploiteren. Verweerder exploiteert de Domeinnaam niet, aldus Eiseres en Verweerder heeft zodoende geen belang bij de Domeinnaam.

B. Verweerder

Op 17 december 2008 heeft ook Verweerder een Nader Stuk ingediend. Gelet op artikel 10.2 van de Regeling en gezien het feit dat Geschillenbeslechter het Nadere Stuk van Eiseres in overweging zal nemen, beslist de Geschillenbeslechter het Nadere Stuk van Verweerder ook in overweging te nemen. De Geschillenbeslechter vat de inhoud van het Nadere Stuk van Verweerder hieronder samen.

Verweerder stelt dat het Nadere Stuk van Eiseres niet toegelaten dienen te worden omdat het gaat om producties en informatie waarover Eiseres al beschikte en deze al in de Eis had kunnen opnemen. Ook op grond van de regels van de behoorlijke procesgang had Eiseres deze informatie al behoren op te nemen in de Eis als zij die wilde inbrengen. Verweerder stelt tot slot dat artikel 10.2 van de Regeling in strijd is met de beginselen van een behoorlijke procesgang.

7. Oordeel en Bevindingen

Alvorens over te gaan tot de beoordeling gaat de Geschillenbeslechter eerst nog in op stellingen van Verweerder inzake de bevoegdheid van het Instituut. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert .nl-domeinnamen op geautomatiseerde wijze. Er wordt daarbij niet gecontroleerd of de domeinnaamhouder door een domeinnaam te registreren inbreuk maakt op de rechten van een derde. Wordt er toch inbreuk gemaakt dan kan via een gerechtelijke procedure de domeinnaamhouder gedwongen worden de domeinnaam op te geven of over te dragen.

Sinds 2003 bood SIDN als alternatief voor een procedure bij de rechter de mogelijkheid om de domeinnaamhouder via een arbitrageprocedure aan te spreken. Als opvolger van deze procedure geldt sinds 28 februari 2008 de Regeling voor alle .nl-domeinnamen, een met de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) vergelijkbare administratieve procedure. De Regeling geldt dus ook voor de Domeinnaam. Het Instituut is door SIDN aangewezen voor de organisatie van de .nl-domeinnaam-geschillen. SIDN heeft dan ook geen inhoudelijke bemoeienis met de beslechting van de geschillen.

De Regeling sluit een gang naar de rechter naast of in plaats van een procedure op grond van de Regeling ook niet uit. Partijen kunnen altijd een gerechtelijke procedure starten. Indien de geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaamhouder gewijzigd moet worden zodat eiser domeinnaamhouder wordt, zal SIDN na verloop van tien (10)

kalenderdagen nadat het instituut SIDN van de uitspraak op de hoogte heeft gesteld de

uitspraak uitvoeren, tenzij SIDN binnen die termijn van verweerder bewijs heeft

ontvangen (zoals een afschrift van een betekende dagvaarding) dat deze tegen eiser voor een Nederlandse rechter een gerechtelijke procedure met betrekking tot het

houderschap van de betreffende domeinnaam heeft ingeleid.

De Regeling is tot stand gekomen na het Domeinnaamdebat 2006. In dit brede debat, waarin relevante partijen in de Nederlandse internetgemeenschap aan het woord zijn geweest, is de wens uitgesproken voor een snel, eenvoudig en goedkoop alternatief voor de gang naar de rechter, in de vorm van een UDRP-achtige procedure. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat, zeker nu de Regeling tot stand is gekomen na breed maatschappelijk overleg, de Regeling als een redelijke moet worden beschouwd.

De Geschillenbeslechter hecht er daarbij aan te benadrukken dat voor ogen moet worden gehouden dat de Regeling een alternatief biedt voor de gang naar de rechter en dat dit voor geen van partijen die gang naar de rechter beperkt of uitsluit. De geschillenbeslechter is geen rechter, geen arbiter en geen bindend adviseur, en zou zich die rol ook niet moeten willen aanmeten. De procedure onder de Regeling is eenvoudig van aard en moet door partijen niet als procedure voor de burgerlijke rechter worden beschouwd en ook niet, zoals partijen in dit geschil hebben gepoogd, te worden gefrustreerd door omvangrijke processtukken die het kader van de Regeling te buiten gaan. De Geschillenbeslechter dient te oordelen op grond van de Regeling. De rechten van partijen, ook die op grond van internationale verdragen zoals het EVRM, worden voldoende gewaarborgd doordat de meest gerede partij altijd het geschil kan voorleggen aan de gewone rechter. De termijn van 10 kalenderdagen genoemd in artikel 19.1 van de Regeling is daarbij een redelijke eerste termijn, zonder afbreuk aan latere mogelijkheden voor partijen.

Op grond van het bovenstaande passeert de Geschillenbeslechter de door Verweerder naar voren gebrachte argumenten en acht zichzelf bevoegd om in het geschil op grond van de Regeling te oordelen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Regeling bepaalt in artikel 2.1 sub a dat eisen kunnen worden ingediend door iedereen die stelt en bewijst dat:

“een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.”

Eiseres geeft aan in haar Eis dat zij zich beroept op haar naar Nederlands recht beschermde handelsnaam. Eiseres heeft kopieën van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de Kamer van Koophandel Friesland overgelegd. Tevens heeft Eiseres duidelijk aangetoond, onder andere door middel van een factuur en een email bericht van 5 november 2003, dat zij de onderneming is gestart en niet Verweerder, zoals Verweerder stelt. Voorts gaan de stellingen van Verweerder omtrent de handelsnaam niet op. Uit de kopieën van voornoemde stukken blijkt dat Eiseres een beroep kan doen op de eerste grond aangezien Eiseres rechthebbende is, conform artikel 1 Handelsnaamwet, op de handelsnaam Bouwsuper.nl.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in alternatieve geschillenprocedures als onderhavige, moet het toplevel domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen de handelsnaam en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling. De Geschillenbeslechter is zodoende van oordeel dat de domeinnaam <bouwsuper.nl> identiek is aan de handelsnaam Bouwsuper.nl van Eiseres.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Volgens vaste rechtspraak in UDRP (welk mechanisme vergelijkbaar is met de Regeling) en zoals is bevestigd onder de Regeling en onder meer in Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002, dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat de verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de verweerder de bewijslast aan te tonen dat de verweerder wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt de verweerder hier niet in, dan wordt veronderstelt dat de eiser voldaan heeft aan het vereiste van de UDRP, paragraaf 4(a)(ii) en in dit geval aan artikel 2.1 sub b van de Regeling.

Eiseres heeft gesteld dat Verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de Domeinnaam. Eiseres onderbouwt haar stelling met afdrukken van de aan de Domeinnaam gekoppelde website en bijlagen (email bericht en een factuur) waaruit blijkt dat Eiseres Verweerder de opdracht heeft gegeven de Domeinnaam te registreren voor Eiseres en waaruit tevens blijkt dat Eiseres een webshop op de aan de Domeinnaam gerelateerde website exploiteert. Nergens op de betreffende website blijkt enige vorm van exploitatie van de kant van Verweerder. Tevens heeft Eiseres een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van het bedrijf van Verweerder overgelegd. Uit dit uittreksel blijkt dat Verweerder een onderneming drijft die gespecialiseerd is in ICT-diensten. Het blijkt dus dat Verweerder geen rechtmatig of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Voorts heeft Verweerder geen gronden aangevoerd zoals beschreven in artikel 3.1 van de Regeling. Voor de Geschillenbeslechter is het duidelijk, nu niet blijkt dat Verweerder te goeder trouw producten aanbood voorafgaand aan het geschil, noch algemeen bekend is onder de Domeinnaam, noch de Domeinnaam gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, maar juist de Domeinnaam en de aan de Domeinnaam gerelateerde website (zo blijkt uit het Verweerschrift) wil gaan exploiteren in het kader van dienstverlening aan anderen, of wil verkopen of privé gaan gebruiken, dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij het voeren van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Op grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Op grond van artikel 3 van de Regeling rust op Eiseres een (redelijke) bewijslast om aan te tonen dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Ingevolge artikel 3.2 van de Regeling kan registratie of gebruik te kwader trouw onder andere worden bewezen als vast komt te staan dat de Domeinnaam hoofdzakelijk is geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan de eiser of een van diens concurrenten. Uit de Eis en het Verweerschrift blijkt duidelijk dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt, in die zin dat hij de Domeinnaam niet wil overdragen aan Eiseres terwijl de Domeinnaam in het kader van een opdracht tussen partijen is geregistreerd voor Eiseres. Voorts blijkt uit het Verweerschrift van Verweerder dat hij de Domeinnaam wil gaan verkopen of gaan gebruiken in het kader van dienstverlening voor concurrenten van Eiseres of privé wil gaan gebruiken. Hieruit blijkt dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd, althans gebruikt (of wil gebruiken) en tracht de activiteiten van Eiseres te verstoren door te dreigen de Domeinnaam te verkopen of tracht winst te realiseren door de Domeinnaam te gaan exploiteren of te verkopen.

Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de Domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt, zodat Eiseres ook aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling heeft voldaan.

8. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <bouwsuper.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhoudster wordt.

Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter

Datum: 29 december 2008