WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Haw Par Corporation Limited v. D.J. van Tintelen Beheer B.V.

Zaaknr. DNL2008-0044

1. Partijen

Eiseres is Haw Par Corporation Limited, De Republiek Singapore (“Singapore”), vertegenwoordigd door Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Nederland.

Verweerster is D.J. van Tintelen Beheer B.V., Noordwijk, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <tijgerbalsem.nl> en <tigerbalm.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via IS Interned Services B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 10 september 2008 per e-mail en op 12 september 2008 in hardcopy. Het Instituut heeft op 12 september 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 15 september 2008 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als houdster van de Domeinnamen en de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen, zoals deze op 28 februari 2008 in werking is getreden (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 22 september 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 12 oktober 2008. Verweerster heeft binnen deze termijn geen Verweerschrift ingediend. Op 13 oktober 2008 heeft het Instituut van Verweerster een e-mailbericht ontvangen in reactie op de Eis. Na ontvangst van deze communicatie en bevestiging aan Verweerster daarvan per e-mail is het Instituut overgegaan tot benoeming van een Geschillenbeslechter.

Het Instituut heeft Madeleine de Cock Buning op 15 oktober 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat zij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een in Singapore gevestigd bedrijf dat in meer dan 100 landen spierwrijfmiddelen op de markt brengt via drogisterijen en apotheken. Sinds 1990 zijn haar producten ook in Nederland te koop.

Eiseres is houdster van – onder meer – de volgende merken (de “Merken”):

- Benelux merkregistratie nr. 324299 voor het woordmerk TIJGERBALSEM voor waren in klasse 5, farmaceutische en hygiënische producten, gedeponeerd op 6 maart 1974; en

- Benelux merkregistratie nr. 436962 voor het woordmerk TIGER BALM voor waren in klasse 5, medicinale preparaten voor menselijk gebruik, gedeponeerd op 5 augustus 1987.

De domeinnaam <tijgerbalsem.nl> is op 26 november 1999 geregistreerd en Verweerster is op 9 november 2001 eigenaar geworden van deze domeinnaamregistratie. Verweerster heeft op 28 januari 2000 de domeinnaam <tigerbalm.nl> geregistreerd. Op <tigerbalm.nl> is op dit moment geen website actief.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend

Eiseres stelt rechthebbende te zijn op de Merken en wijst daarbij op de relevante registraties bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, zoals hierboven genoemd onder 4.

Rechten of legitieme belangen Verweerster

Eiseres stelt dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Hiertoe beroept zij zich op de artikelen 2.2, 2.19 en 2.20 van Beneluxverdrag voor Intellectuele Eigendom (“BVIE”).

Specifiek met betrekking tot de domeinnaam <tijgerbalsem.nl> betoogt Eiseres dat deze identiek is aan het merk TIJGERBALSEM, waarop Eiseres een uitsluitend recht heeft. Verweerster zou geen aanspraak hebben op deze naam om de volgende redenen:

- De domeinnaam <tijgerbalsem.nl> is doorgelinkt naar de website van Verweerster die zij gebruikt om haar diensten aan te bieden, waaronder het spierwrijfmiddel Star Balm. Eiseres stelt dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan doordat het merk TIJGERBALSEM in verband wordt gebracht met Verweerster.

- Door het doorlinken naar de website van Verweerster en de manier waarop Verweerster haar producten op de website aanbiedt, gebruikt zij het merk TIJGERBALSEM als soortnaam voor spierwrijfmiddelen. Bij het relevante publiek zou hierdoor de indruk kunnen ontstaan dat TIJGERBALSEM een gebruikelijke naam is in de zorggeneesmiddelen sector.

Geregistreerd of gebruik te kwader trouw

Met betrekking tot het gebruik van <tijgerbalsem.nl> stelt Eiseres het volgende:

- Verweerster wist dat Eiseres de laatste drie jaren in de Benelux het merk TIJGERBALSEM gebruikte. Eiseres heeft Verweerster geen toestemming verleend om het merk te gebruiken.

- Door het gebruik van de domeinnaam behaalt Verweerster ongerechtvaardigd voordeel en doet zij afbreuk aan het onderscheidende vermogen, danwel de reputatie van het merk.

- Verweerster maakt door het gebruik van de domeinnaam gebruik van de verwarring die kan ontstaan met het merk en behaalt hierdoor commercieel voordeel. Tevens wordt door gebruik van de domeinnaam de aandacht gevestigd op de producten van Verweerster en niet op die van Eiseres.

Met betrekking tot het gebruik van <tigerbalm.nl> stelt Eiseres het volgende:

- Verweerster wist dat Eiseres de laatste drie jaren het merk TIGERBALM in de Benelux gebruikt en heeft zonder voorafgaande toestemming van Eiseres het merk gebruikt.

- Het feit dat er geen website actief is, bewijst dat Verweerster de domeinnaam heeft geregistreerd om Eiseres te beletten deze te gebruiken en om de activiteiten van Eiseres te verstoren.

B. Verweerster

Verweerster heeft in haar e-mailbericht van 13 oktober 2008, dat niet als Verweerschrift heeft te gelden maar dat hier desondanks volledigheidshalve kort besproken zal worden, het volgende betoogd.

Allereerst stelt Verweerster dat zij vanaf 1 december 1996 een distributiecontract had met Eiseres voor de distributie van de producten van Eiseres in de Benelux. Dit contract is beëindigd op 11 februari 2008.

Verweerster voert voorts aan dat zij in het kader van het distributiecontract de Domeinnamen heeft geregistreerd en dat Eiseres daarover nooit bezwaren bij haar kenbaar heeft gemaakt. Bij de beëindiging van het contract heeft Eiseres Verweerster gevraagd om <tigerbalm.nl> niet langer door te linken naar de website van Verweerster. Hieraan heeft Verweerster gehoor gegeven. Over het doorlinken van <tijgerbalsem.nl> is niet gesproken.

Als laatste voert Verweerster aan dat zij bij de beëindiging van het distributiecontract heeft aangegeven bereid te zijn de Domeinnamen over te dragen, maar dat zij van mening was dat daar een passende vergoeding tegenover zou moeten staan.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen formeel Verweerschrift is ingediend, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7.4 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis.

De Geschillenbeslechter heeft de Eis met bijlagen beoordeeld. Op grond van deze documenten komt de Geschillenbeslechter tot de volgende bevindingen.

Uit de Regeling vloeit voort dat Eiseres moet voldoen aan de gronden neergelegd in artikel 2.1 en zodoende moet bewijzen dat:

A. een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is;

B. de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en

C. de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

In het hiernavolgende wordt elk van deze vereisten apart besproken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres heeft kopieën overgelegd van de inschrijving van de Merken. Vast staat (en niet betwist door Verweerster is) dat de Merken in de Benelux geldig zijn en dat Eiseres daarop rechthebbende is.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in alternatieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling.

Wat vervolgens overblijft van de Domeinnamen zijn tekens die identiek zijn aan de Merken. Hieruit volgt dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond zoals neergelegd in artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Niet is gebleken van eigen recht, zoals een merk- of handelsnaamrecht, van Verweerster, noch van een overeenkomst waarop Verweerster zich in dit kader kan beroepen. De vraag is daarom of Verweerster een rechtmatig belang heeft bij het gebruik van de Domeinnamen. Aan de Geschillenbeslechter komt de stelling van Eiseres dat Verweerster geen legitiem belang heeft bij de Domeinnamen gegrond voor.

Verweerster heeft weliswaar aangevoerd dat zij de Domeinnamen al jaren gebruikte zonder dat Eiseres daartegen ooit bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast stelt zij dat Eiseres haar niet gevraagd heeft het doorlinken van <tijgerbalsem.nl> te staken, zoals dat wel was gebeurd bij <tigerbalm.nl>. De Geschillenbeslechter maakt uit deze stellingen op dat Verweerster zich bedoelde te beroepen op het feit dat zij, voordat zij kennis kreeg van dit geschil, de Domeinnamen, althans <tijgerbalsem.nl>, gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden en zij op die grond een legitiem belang heeft.

Los van de vraag of Verweerster als distributeur van Eiseres gerechtigd wás de Domeinnamen te gebruiken, is de Geschillenbeslechter van mening dat er op dit moment in ieder geval geen sprake (meer) is van een rechtmatig belang, aangezien de distributierelatie inmiddels is beëindigd. Verweerster gebruikt de Domeinnamen niet (meer) om te goeder trouw haar producten aan te bieden. Daarnaast bevat de Regeling geen voorwaarde op grond waarvan Eiseres gehouden was, alvorens een geschil op grond van de Regeling aanhangig te maken, Verweerster te verzoeken het doorlinken te staken.

Voor het overige doen geen van de in artikel 3.1 van de Regeling genoemde omstandigheden zich voor, of blijkt anderszins dat Verweerster recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. De Geschillenbeslechter oordeelt daarom dat Eiseres ook heeft voldaan aan de tweede grond zoals neergelegd in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Geschillenbeslechter is tot het oordeel gekomen dat Eiseres voldoende heeft aangetoond dat Verweerster de Domeinnamen te kwader trouw gebruikt. Dit oordeel is gebaseerd op de volgende twee overwegingen.

Door Eiseres is voldoende aangetoond dat Verweerster de domeinnaam <tijgerbalsem.nl> gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerster te leiden. Verweerster maakt gebruik van de verwarring die kan ontstaan met het merk door concurrerende producten aan te bieden op haar ook via <tijgerbalsem.nl> doorgelinkte website.

De tweede overweging van de Geschillenbeslechter is als volgt. Verweerster heeft aangevoerd dat zij best bereid was de Domeinnamen aan Eiseres over te dragen, maar dat zij dat vooralsnog achterwege had gelaten omdat zij van mening was dat daar een redelijke vergoeding tegenover zou moeten staan. Hiermee bevestigt Verweerster impliciet de stelling van Eiseres dat Verweerster de Domeinnaam (nu) slechts (nog) zou houden om haar te beletten deze te gebruiken en om haar activiteiten te verstoren. Daarnaast doet de stelling van Verweerster vermoeden dat zij de Domeinnamen hoofdzakelijk nog hield om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te aan Eiseres te verkopen.

De twee hiervoor genoemde overwegingen leiden naar het oordeel van de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat het voldoende aannemelijk is dat de Domeinnamen door Verweerster te kwader trouw worden gebruikt, zodat ook aan de derde grond, zoals neergelegd in artikel 2.1 sub c van de Regeling, is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhoudster van de domeinnamen <tijgerbalsem.nl> en <tigerbalm.nl> zodat de Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhoudster wordt.

Madeleine de Cock Buning
Geschillenbeslechter

Datum: 2 november 2008