WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

SINBAR v. Estep

Zaaknr. DNL2008-0030

1. Partijen

Eiseres in deze procedure is SINBAR (“Eiseres”), gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Maître Pascale Demoly, Parijs, Frankrijk.

Verweerster in deze procedure is Estep (“Verweerster”), gevestigd te Naaldwijk, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <e-solex.nl> en <esolex.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via VEVIDA Services B.V. (de “Domeinnamen”).

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 22 juli 2008 (e-mail) en 24 juli 2008 (hard copy). Het Instituut heeft op 23 juli 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 24 juli 2008 bevestigd dat de Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster overlegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft Eiseres op 31 juli 2008 (e-mail) en op 4 augustus 2008 (hard copy) een aangepaste Eis ingediend. Op 4 en 5 augustus 2008 is er communicatie geweest met betrekking tot de taal van de procedure. Eiseres heeft een verzoek ingediend de procedure in het Engels te voeren. Verweerster heeft geen bezwaar gemaakt tegen het verzoek van Eiseres. Het Instituut heeft besloten de Eis in het Engels te accepteren en een verweerschrift in zowel het Engels als het Nederlands te accepteren. Het Instituut heeft vervolgens vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 12 augustus aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 1 september 2008. Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 2 september 2008 mee dat de Verweerster in gebreke is gebleven.

Het Instituut heeft op 15 september 2008 Willem J.H. Leppink benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overlegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

Zoals eerder beschreven is er tussen het Instituut en Eiseres communicatie geweest met betrekking tot de taal van de procedure. Eiseres heeft een verzoek ingediend de procedure in het Engels te voeren. Eiseres voerde aan, nu op de website van Verweerster (“www.esolex.nl”) enkele termen in het Engels zijn vermeld, Verweerster bekend is met de Engelse taal en zodoende de procedure in het Engels gevoerd kan worden. Verweerster heeft op het verzoek van Eiseres niet gereageerd. Voorts blijkt uit de overgelegde documenten dat Verweerster alleen in het Nederlands met het Instituut heeft gecommuniceerd. Gezien het feit dat Verweerster niet de indruk heeft gewekt de Eis niet te begrijpen, noch heeft geprocedeerd, sluit de Geschillenbeslechter zich aan bij het Instituut om de klacht van Eiseres in het Engels te accepteren. Meer nu de Nederlandse taal uitgangspunt is voor procedures onder de Regeling en de Geschillenbeslechter van mening is dat de Engelse termen die worden gebruikt op de website www.esolex.nl niet direct aantonen dat Verweerster bekend is met de Engelse taal en de Geschillenbeslechter het wenselijk vindt dat in ieder geval een verweerder in een zaak een uitspraak goed dient te kunnen begrijpen, zal de Geschillenbeslechter de beslissing in het Nederlands wijzen.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een Franse vennootschap gevestigd te Parijs, Frankrijk. Eiseres is houdster van het Gemeenschapsbeeldmerk E-SOLEX, gedeponeerd op 14 september 2005 met registratienummer 4634631, ingeschreven voor waren en diensten in klassen 9, 12 en 37. Voorts is Eiseres ook houdster van de internationale registratie van het woordmerk SOLEX, gedeponeerd op 2 maart 1956 met registratienummer 191165 voor waren in klasse 12 en de internationale registratie van het woordmerk SOLEX gedeponeerd op 28 november 1966 met registratienummer 328368 voor waren in klassen 7, 9 en 12.

Verweerster is een vennootschap onder firma, gevestigd te Naaldwijk. Volgens de gegevens van SIDN is de Domeinnaam <e-solex.nl> op 27 juli 2006 geregistreerd door Verweerster en de Domeinnaam <esolex.nl> op 12 januari 2007.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Recht op het merk

Eiseres stelt dat zij op 14 september 2005 het Gemeenschapsmerk E-SOLEX heeft gedeponeerd alsmede de internationale merken SOLEX op respectievelijk 2 maart 1956 en 28 november 1966. In dit verband heeft Eiseres uitdraaien van het WIPO-merkenregister en het OHIM-merkenregister in het geding gebracht.

Eiseres stelt dat de Domeinnamen identiek zijn aan het Gemeenschapsmerk E-SOLEX van Eiseres en daarnaast overeenstemmen met de internationale registraties van het merk SOLEX.

Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen

Op grond van het merkenregister en het handelregister stelt Eiseres dat Verweerster geen eerdere rechten heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen.

De Domeinnamen zijn te kwader trouw geregistreerd of worden te kwader trouw gebruikt door Verweerster

Eiseres stelt dat zij, als eigenaar van het voor motorfietsen wereldwijd bekende merk SOLEX, in 2006 een nieuwe motorfiets met elektrische motor, genaamd E-Solex, heeft gelanceerd.

Voorts stelt Eiseres dat het merk SOLEX zeer bekend is in Nederland. Deze stelling wordt gestaafd door de website “www.solex.nl”. Op deze website is informatie te vinden over de geschiedenis van de bekende motorfiets. De website “www.solex.nl” wordt gebruikt met goedvinden van Eiseres. Op voornoemde website wordt verwezen naar Eiseres via de referentie: “SOLEX and VELOSOLEX are registered Trademarks from Sinbar (French firm)”. Eiseres heeft in dit verband een kopie van de eerste pagina van de website “www.solex.nl” in het geding gebracht.

Eiseres stelt dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd en worden gebruikt. Eiseres onderbouwt haar stelling als volgt.

In verband met de registratie te kwader trouw voert Eiseres aan dat Verweerster de merken SOLEX en E-SOLEX moet hebben gekend ten tijde van het registeren van de betwiste Domeinnamen gezien de activiteiten van Verweerster (het verhandelen van motorfietsen) en de bekendheid van het merk SOLEX in Nederland.

Voorst voert Eiseres aan dat via de website “www.esolex.nl” elektrische motorfietsen (scooters) worden verhandeld, die identiek zijn aan de producten die door Eiseres worden verkocht en waarvoor Eiseres de merken SOLEX en E-SOLEX heeft geregistreerd. In dit verband heeft Eiseres een kopie van de eerste pagina van de website “www.esolex.nl” in het geding gebracht. Eiseres stelt dat Verweerster illegaal gebruikt maakt van de Domeinnaam <esolex.nl>. Sterker nog, zo geeft Eiseres aan, door het gebruik van de Domeinnaam, tracht Verweerster winst te realiseren door internet gebruikers naar de voornoemde website te lokken en vervolgens verwarring te creëren met de merken SOLEX en E-SOLEX van Eiseres.

Eiseres stelt tot slot dat de website onder de Domeinnaam <e-solex.nl> een zogenaamde parkeerwebsite is waarop de gegevens van de internet service provider VEVIDA, worden vermeld. Eiseres brengt een kopie van de eerste pagina van de website “www.e-solex.nl” in het geding. De Domeinnaam <e-solex.nl> wordt niet gebruikt door Verweerster. Verweerster, zo stelt Eiseres, heeft deze Domeinnaam alleen maar geregistreerd om enerzijds te voorkomen dat Eiseres de merken SOLEX en E-SOLEX kon gebruiken in een corresponderende domeinnaam en anderzijds internetgebruikers naar de website “www.e-solex.nl” te lokken.

Concluderend verzoekt Eiseres de Geschillenbeslechter een uitspraak te doen die bepaalt dat Eiseres houder zal worden van de Domeinnamen.

B. Verweerster

Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7.4 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Enigszins anders dan onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP) dient op grond van dit artikel de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal derhalve na moeten gaan of de vordering hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Regeling bepaalt in artikel 2.1 sub a dat Eisen kunnen worden ingediend door iedereen die stelt en bewijst dat:

“een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.”

Eiseres geeft in haar Eis aan dat zij zich beroept op naar, onder andere, Nederlands recht beschermde merken. Eiseres heeft kopieën overgelegd van de merkenregistraties. Uit deze kopieën blijkt dat Eiseres een beroep op de eerste grond kan doen aangezien de ingeroepen merken in de Benelux geldig zijn en Eiseres rechthebbende is op de merken.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in alternatieve geschillenprocedures als onderhavige, moet het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam <e-solex.nl> identiek is aan het merk E-SOLEX van Eiseres. Voorts is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnaam <esolex.nl> verwarringwekkend overeenstemt met de merken SOLEX van Eiseres.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen.

Volgens vaste rechtspraak onder de UDRP (welk mechanisme vergelijkbaar is met de Regeling) en zoals is bevestigd onder de Regeling in Technische Unie B.V. en Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002, dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat een verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op verweerder de bewijslast dat verweerder wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat de eiser voldaan heeft aan het vereiste van de UDRP, paragraaf 4(a)(ii).

Onder B in de Eis voert Eiseres aan dat op basis van het merkenregister en het handelsregister Verweerster geen eerdere rechten heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Eiseres, die zich bovendien heeft voorzien van professionele bijstand, moet minimaal prima facie aannemelijk maken dat hiervan sprake is (zie Technische Unie B.V. en Otra Information Services v. Technology Services Ltd.). Het is de Geschillenbeslechter gebleken dat Eiseres haar Eis voorzover dit ziet op artikel 2.1 sub b van de Regeling (Recht of Legitiem Belang) weliswaar niet onder B verder heeft onderbouwd, maar wel onder C, en in de bewijsstukken.

Eiseres heeft aangevoerd en bewijs ingediend dat de Domeinnaam <e-solex.nl> niet wordt gebruikt maar verwijst naar een parkeersite. Voorts heeft Eiseres aangevoerd en aangetoond dat de Domeinnaam <esolex.nl> wordt gebruikt voor een website waarop elektrische scooters worden verhandeld. Eiseres geeft verder aan dat noch het merkenregister noch het handelsnaamregister aanleiding geven om te veronderstellen dat Verweerster relevante rechten heeft. Naar de Geschillenbeslechter zelf heeft kunnen constateren wordt op de website zelf geen gebruik gemaakt van de aanduidingen “Solex” of “E-Solex”.

Gelet op het voorgaande komt de Geschillenbeslechter dit onderdeel van de Eis niet als onrechtmatig of ongegrond voor. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres heeft – kort samengevat – aangevoerd dat Verweerster de merken SOLEX en E-SOLEX moet hebben gekend ten tijde van het registeren van de Domeinnamen nu Verweerster motorfietsen (scooters) verhandelt en het merk SOLEX in Nederland een bekend merk is.

Eiseres voert voorts aan dat door het gebruik van de Domeinnaam <esolex.nl>, Verweerster tracht winst te realiseren door internetgebruikers naar de voornoemde website te lokken en vervolgens verwarring te creëren met de merken SOLEX en E-SOLEX van Eiseres, zonder zelf rechten op deze namen geldend te kunnen maken.

Gelet hierop oordeelt de Geschillenbeslechter dat de vordering hem ook voor wat betreft dit onderdeel niet als onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnamen <e-solex.nl> en <esolex.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerster domeinnaamhouder wordt.

Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter

Datum: 2 oktober 2008