Eiser is Egetra SA, Frankrijk, vertegenwoordigd door Boels Zanders Advocaten, Nederland.
Verweerder is Schutte Expeditie en Logistiek BV, Nederland, vertegenwoordigd door Vlaminckx Advocaten, Nederland.
2. De Domeinnam
De domeinnaam <egetra.nl> is geregistreerd bij SIDN via Introweb Nederland.
3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 17 juli 2008 per e-mail en op 24 juli 2008 in hardcopy. Het Instituut heeft op 17 juli 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 18 juli 2008 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 28 juli 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling heeft Verweerder op 15 augustus 2008 een Verweerschrift ingediend per e-mail en op 18 augustus 2008 in hardcopy.
Het Instituut heeft ondergetekende, Wolter Wefers Bettink, op 19 augustus 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist door het Instituut overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.
4. Feitelijke Achtergrond
Eiser is sinds 1987 houder van het Benelux woordmerk EGETRA, geregistreerd onder nummer 151978.
Verweerder heeft de domeinnaam <egetra.nl> geregistreerd op 29 oktober 1998.
Eiser en Verweerder zijn beide logistieke dienstverleners. Eiser heeft vestigingen in verscheidene landen in Europa. In het verleden hebben Eiser en Verweerder samengewerkt. Daartoe is op 9 april 1991 een overeenkomst gesloten tussen – naar de Geschillenbeslechter begrijpt – Eiser en rechtsvoorgangers van Verweerder. In deze overeenkomst wordt onder meer aan rechtsvoorgangers van Verweerder het recht verleend om in de statutaire- en handelsnamen het woord 'Egetra' te gebruiken. Tussen partijen is niet in geschil dat dit recht mede omvatte het recht van Verweerder de domeinnaam <egetra.nl> te registreren en gebruiken. Door middel van een brief van 21 maart 2007 heeft Eiser dit recht op gebruik van de naam beëindigd. Conform het bepaalde in artikel 3 van de overeenkomst diende Verweerder voor eigen rekening ”binnen 6 maanden na de dag dat het recht op het gebruik van de naam Egetra is geëindigd, haar statutaire en handelsnaam zodanig te hebben gewijzigd dat de nieuwe naam geen enkele gelijkenis meer toont met de bestaande naam, doch alleen voor wat betreft het woord Egetra”.
Bij brief van 3 juli 2008 heeft Eiser Verweerder gesommeerd het gebruik van de domeinnaam te staken, gestaakt te houden en medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam aan Eiser.
Bij brief van 4 juli 2008 heeft Verweerder bevestigd dat hij verder gebruik van de domeinnaam achterwege zal laten. Voorts heeft hij meegedeeld dat de domeinnaam niet zal worden overgedragen aan Eiser.
Bij brief van 9 juli 2008 heeft Eiser Verweerder nogmaals gesommeerd medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam aan Eiser. In reactie hierop heeft Verweerder bij fax van 14 juli 2008 meegedeeld dat zij de domeinnaam zal “opzeggen” en niet zal overdragen aan Eiser. Dit standpunt heeft Verweerder volgehouden in een telefoongesprek d.d. 15 juli 2008.
5. Stellingen van Partijen
A. Eiser
Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend
Eiser stelt dat Verweerder in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en met artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Voorts handelt Verweerder volgens Eiser onrechtmatig nu hij Eiser verhindert zich onder domeinnaam <www.egetra.nl> op het internet te manifesteren.
Rechten of legitieme belangen van Verweerder
Eiser voert aan dat Verweerder geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft, omdat het Verweerder als gevolg van het bepaalde in de overeenkomst d.d. 9 april 1991 en de brief van 21 maart 2007 niet langer is toegestaan gebruik te blijven maken van de naam Egetra.
Eiser stelt dat de advocaat van Verweerder in de brief van 4 juli 2008 erkend heeft dat geen recht of legitiem belang aanwezig is. Eiser citeert ter onderbouwing de volgende passage uit deze brief: “Cliënte zegt u dan ook toe, dat zij vanaf heden de domeinnaam Egetra niet meer zal gebruiken, zal staken en deze wijzigt. Verder gebruik van de naam Egetra is mijns inziens niet aan de orde. Cliënte heeft daarbij ook geen enkel belang. Zoals u bekend heeft cliënte zowel haar statutaire naam als handelsnaam begin september 2007 gewijzigd in haar huidige naam en elke verwijzing naar een andere naam zou slechts verwarring brengen, wat uitsluitend nadelig werkt voor cliënte”.
Geregistreerd of gebruikt te kwader trouw
Eiser stelt dat de domeinnaam door Verweerder geregistreerd wordt gehouden om te voorkomen dat Eiser toekomstig houder wordt van de domeinnaam. Eiser verwijst hiertoe naar de brief van de advocaat van Verweerder van 4 juli 2008, waarin wordt gesteld: ”Ik ben het met uw cliënte eens, dat verder gebruik van de domeinnaam egetra.nl achterwege dient te blijven en cliënte zal deze domeinnaam dan ook laten veranderen in een andere volstrekt neutrale naam. Zij zal deze niet overdragen aan Egetra S.A. De redenen daarvoor zijn meer dan duidelijk: cliënte wenst niet dat haar klanten nog gebruik maken van de oude domeinnaam van cliënte, worden gelinkt aan Egetra S.A. of haar dochter Egetra GmbH.”
Eiser betoogt voorts dat tot 4 juli 2008 de domeinnaam door Verweerder werd gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder (“www.schutteexpeditie.nl”) te leiden, met gebruikmaking van verwarring die kan ontstaan met het merk Egetra.
B. Verweerder
Verweerder voert aan dat hij tot en met mei 2008 een legitiem belang had bij het gebruik van de domeinnaam omdat pas toen de ‘juridische ontvlechting’ tussen partijen heeft plaatsgevonden.
Voorts voert Verweerder aan dat op 4 juli 2008 de automatische doorverwijzing van “www.egetra.nl” naar “www.schutteexpeditie.nl” was uitgeschakeld en dat voor “www.egetra.nl” een foutmelding werd gegeven. Verder heeft Verweerder een brief overlegd d.d. 16 juli 2008, waarin Verweerder haar deelnemer verzoekt de domeinnaam te laten opheffen.
Verweerder voert aan dat bij de onderhandelingen ter beëindiging van de samenwerking met Eiser in september 2007 en tijdens onderhandelingen over een notariële akte in mei 2008 het gebruik van de domeinnaam niet ter sprake is gekomen. Voorts voert Verweerder aan dat zij de domeinnaam tijdens de onderhandelingen over de ontvlechting in september 2007 ook niet meer actief gebruikte, maar slechts om door te linken naar de website “www.schutteexpeditie.nl”. Daarnaast heeft Verweerder de stelling ingenomen dat Eiser in de gehele Benelux geen vestiging heeft en ook de domeinnamen <egetra.be> of <egetra.lu> niet gebruikt. Hieruit leidt Verweerder af dat de vordering van Eiser erop is gericht om uiteindelijk via de domeinnaam <egetra.nl> klanten van Verweerder te kunnen leiden naar de website van (de dochteronderneming van) Eiser. Volgens Verweerder is dan ook geen sprake van strijd met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.
6. Oordeel en Bevindingen
A. Grondslag vorderingen
De Geschillenbeslechter merkt terzijde op dat onder de sinds februari 2008 geldende Regeling de Eis niet meer gebaseerd dient te zijn op het BVIE (of de Handelsnaamwet). Hetgeen Eiser heeft gesteld terzake van inbreuk op haar merkrecht overeenkomstig het BVIE kan dan ook geen grondslag zijn voor de Eis onder de Regeling. Dat geldt eveneens voor de stellingen terzake van onrechtmatig handelen van Verweerder, welke ook onder de voor 28 februari 2008 geldende Arbitrageregeling op zichzelf geen geldige grondslag voor een vordering konden vormen.
B. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Eiser heeft bewijs overgelegd waaruit blijkt dat zij sinds 1987 de houder is van het Benelux woordmerk EGETRA. Niet in geschil is dat het merk en de domeinnaam identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen.
C. Recht of Legitiem Belang
Verweerder betwist niet dat hij na mei 2008 geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam meer heeft. Verweerder heeft in de brief van 4 juli 2008 erkend ‘geen enkel belang te hebben’ bij het gebruik van de naam Egetra. Daarmee staat vast dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft.
D. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
De Regeling vereist, anders dan de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, registratie of gebruik te kwader trouw (artikel 2.1 sub c van de Regeling).
Tussen partijen is niet in geschil dat Verweerder de domeinnaam mocht registreren en gebruiken tot het einde van het gebruiksrecht op de naam Egetra. Verweerder erkent dat hij in ieder geval na mei 2008 dat gebruiksrecht niet meer had.
De voorliggende vraag is derhalve of Verweerder, door nadien te weigeren de domeinnaam over te dragen, te kwader trouw gebruik maakt van de domeinnaam. Dat is naar oordeel van de Geschillenbeslechter het geval. De weigering de domeinnaam over te dragen is immers onmiskenbaar gebruik van de domeinnaam, omdat Verweerder daarmee over (het gebruik van) de domeinnaam beschikt en Eiser dat gebruik wordt ontzegd. Hetzelfde geldt voor het doorhalen van de domeinnaam, waartoe Verweerder bij brief van 16 juli 2008 opdracht heeft gegeven. Mede gezien het feit dat de weigering van Verweerder, naar blijkt uit de overgelegde correspondentie, was ingegeven door de wens te voorkomen dat Eiser, hoewel hij merkhouder is, de domeinnaam zou kunnen gebruiken is deze handelswijze te kwader trouw.
Ook als juist zou zijn dat, zoals Verweerder stelt, Eiser geen vestiging in Nederland heeft, de domeinnamen <egetra.be> en <egetra.lu> niet gebruikt en de domeinnaam uitsluitend zou willen gebruiken om klanten van Verweerder te lokken, ontneemt dat aan Verweerders gebruik van de domeinnaam niet het karakter van kwade trouw in de zin van de Regeling. Als rechthebbende op het merk EGETRA is het immers aan Eiser om te bepalen waartoe hij de domeinnaam gebruikt. Dat wordt niet anders als veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de juistheid van Verweerders stelling dat klanten van Verweerder zullen denken, als zij een website onder de domeinnaam bezoeken, dat deze aan Verweerder toekomt en dat zij, in die waan, zaken doen met Eiser. Dat geldt temeer nu Verweerder de domeinnaam nog meer dan een jaar heeft mogen gebruiken nadat Eiser het contractuele recht op gebruik van de naam Egetra had beëindigd, hetgeen twee keer zolang is als de contractuele termijn. Verweerder heeft daarmee ook objectief gezien alle tijd gehad zijn klanten te informeren over zijn nieuwe handelsnaam en domeinnaam.
7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <egetra.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Wolter Wefers Bettink Geschillenbeslechter
Datum: 2 september 2008
Stay updated! Get new cases and decisions by daily email.
