plexmailing.nl

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Plex Elektronische Informatie B.V. v. mr. J.A. van der Meer q.q., curator in het faillissement van Plexus ICT B.V.

Zaaknr. DNL2008-0024

1. Partijen

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland.

Verweerder is mr. J.A. van der Meer q.q., curator in het faillissement van Plexus ICT B.V., gevestigd te Eindhoven, Nederland, vertegenwoordigd door AKD Prinsen van Wijmen.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <plexmailing.nl> (hierna de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Signet BV te Eindhoven, Nederland.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 9 juli 2008. Het Instituut heeft op 11 juli 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 11 juli 2008 bevestigd dat Plexus ICT B.V., door Eiseres in haar Eis als verweerder aangemerkt, geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Plexus ICT B.V. overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Plexus ICT B.V. formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 17 juli 2008 aangevangen. De Verweerder, mr. J.A. van der Meer q.q., curator in het faillissement van Plexus ICT B.V., heeft tijdig, 28 juli 2008, een Verweerschrift ingediend.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 30 juli 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overlegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres voert de handelsnaam Plex sinds 1995. Haar werkgebied is Nederland. Voorts is zij houdster van het Benelux woordmerk PLEX (nr. 747968), geregistreerd in de klassen 38 en 42 voor allerlei aan telecommunicatie en automatisering gerelateerde diensten waaronder elektronisch transport van documenten, berichten en data, sinds 8 december 2003.

Eiseres heeft op 28 april 1995 de domeinnaam <plex.nl> geregistreerd en op 18 september 2000 de domeinnaam <plexmail.nl> voor haar e-mail faciliteit op het web.

De Domeinnaam is op 2 augustus 2005 geregistreerd door Plexus ICT B.V. Op de website worden direct e-mailing services van Plexus ICT B.V. aangeboden.

Op 28 februari 2008 is Plexus ICT B.V. failliet verklaard en vanaf dat moment maakt de Domeinnaam onderdeel uit van de faillissementsboedel. Mr. J.A. van der Meer is curator in het faillissement van Plexus ICT B.V..

Tijdens het faillissement heeft Eiseres - zonder overleg met de curator - geprobeerd de Domeinnaam op haar eigen naam te zetten. De curator heeft zich met succes tegen de verhuizing verzet.

Op 28 juli 2008 heeft de curator Medusa Media Usage Advise B.V., het bedrijf dat blijkens dit verzoek volgens de curator de Domeinnaam beheert, verzocht de aan de Domeinnaam gekoppelde website op “zwart” te zetten. Echter, op 11 augustus 2008 heeft de Geschillenbeslechter geconstateerd dat de Domeinnaam nog steeds actief is en naar de website leidt waarop direct e-mailing services van Plexus ICT B.V worden aangeboden.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres stelt het volgende:

Ad A

Eiseres voert sinds 1995 de handelsnaam Plex en heeft in 2003 het Benelux woordmerk PLEX geregistreerd. De Domeinnaam bestaat uit een onderscheidend hoofdbestanddeel “plex” en een niet onderscheidende extensie “mailing”, die de dienst omschrijft. Laatstgenoemde toevoeging is onvoldoende om verwarring te voorkomen. Door het gebruik van de Domeinnaam wordt de indruk gewekt bij het relevante publiek dat Verweerder direct of indirect aan Eiseres gelieerd zou zijn.

Ad B

Op grond van de artikelen 5 en 6 van de Handelsnaamwet, artikel 13A Benelux Merkenwet [thans artikel 2.20 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)] en artikel 6:162 BW is Eiseres exclusief bevoegd de naam Plex te gebruiken voor, ondermeer, Internetdiensten en elektronisch transport van documenten, berichten en data.

Ad C

Verweerder had op de hoogte kunnen en moeten zijn van de handelsnaam, het merk, de activiteiten en de domeinnamen van Eiseres. Deze zijn immers eenvoudig te achterhalen via handelsregisters, zoekmachines en het Whois-register van de SIDN.

Eiseres lijdt schade omdat verwarring dreigt en het onderscheidend vermogen van haar handelsnaam en het merk PLEX wordt aangetast. Bovendien heeft de door de Verweerder onder de Domeinnaam aangeboden dienst raakvlakken met “spamming”, hetgeen afbreuk doet aan de goede naam van de handelsnaam, het merk en de domeinnaam “Plex”.

B. Verweerder

Primair stelt Verweerder dat, nu de Domeinnaam sinds 28 februari 2008 onderdeel uitmaakt van de faillissementsboedel, Eiseres Plexus ICT B.V. ten onrechte als verweerster heeft aangemerkt. Op het moment dat de Eis werd ingediend was Plexus ICT B.V. niet langer de houder van de Domeinnaam. Door toewijzing van de Eis zou het faillissement op onrechtmatige wijze worden omzeild. Verweerder meent dat om deze redenen Eiseres niet ontvankelijk dient te worden verklaard, althans dat de Eis dient te worden afgewezen omdat het onmogelijk is dat Eiseres in plaats van verweerder, te weten Plexus ICT B.V., domeinnaamhouder wordt.

Subsidiair, alleen voor het geval dat de curator in dezen als verweerder zou worden aangemerkt, stelt Verweerder het volgende.

Tot het moment van faillissement heeft Plexus ICT B.V. tweeënhalf jaar ongestoord gebruik kunnen maken van de Domeinnaam. Kennelijk is nimmer sprake geweest van verwarring en Verweerder betwist dan ook dat sprake is geweest van verwarringsgevaar.

Los daarvan, is de vraag of het gebruik van de Domeinnaam door Plexus ICT B.V. ooit inbreukmakend was, sinds de faillietverklaring niet meer aan de orde. Hooguit is aan de orde of de Verweerder als curator de Domeinnaam gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van Eiseres. Na de faillietverklaring is de Domeinnaam - zonder toestemming van Verweerder - door een derde gebruikt. Op de dag dat het Verweerder zijn Verweerschrift heeft ingediend, 28 juli 2008, heeft hij die derde gesommeerd het gebruik van de website binnen vijf werkdagen te staken.

Volgens Verweerder zou aldus beoordeeld dienen te worden de situatie dat de Domeinnaam zich simpelweg in de boedel bevindt, terwijl de Domeinnaam niet op enigerlei wijze in het economisch verkeer wordt gebruikt.

Ad A

Het loutere feit dat de Domeinnaam zich in de boedel bevindt, kan niet tot verwarring leiden, noch afbreuk doen aan de reputatie van Eiseres, noch tot ongerechtvaardigd voordeel aan de zijde van de curator leiden. Het bestaan van een domeinnaam levert niet direct gebruik in het economisch verkeer op. Van inbreuk op merkrechten van Eiseres als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 BVIE is dus geen sprake.

Nu de Domeinnaam niet gebruikt wordt als handelsnaam, is ook inbreuk op handelsnaamrechten van Eiseres niet aan de orde (artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet).

Ad B

Verweerder stelt dat de Domeinnaam niet in gebruik is en dat hij er een legitiem belang bij heeft de Domeinnaam onderdeel uit te laten maken van de boedel met het uiteindelijke doel om de Domeinnaam te gelde te maken. Anticiperend op de stelling dat een derde verkrijger inbreuk zal maken op de rechten van Eiseres, voert de Verweerder aan dat dat afhankelijk zal zijn van het gebruik dat deze derde van de Domeinnaam zal maken en dat dat op dit moment niet is vast te stellen. Verweerder acht het niet uitgesloten dat de Domeinnaam op een rechtmatige wijze gebruikt kan worden (bijvoorbeeld zonder dat sprake is van gebruik in het economisch verkeer).

Ad C

Verweerder heeft zelf geen bemoeienis gehad met de registratie van de Domeinnaam en betwist dat Plexus ICT B.V. te kwader trouw is geweest bij de registratie, nu het onderdeel “plex” simpelweg naar de handelsnaam Plexus verwijst.

Het enkele bestaan van de Domeinnaam is op zich niet inbreukmakend. Verweerder gebruikt de Domeinnaam niet en voorzover hij de Domeinnaam zou gebruiken is dat te goeder trouw en heeft hij daar een legitiem belang bij.

6. Oordeel en Bevindingen

Verweerder in de Procedure

Artikel C.1.1 van de Regeling schrijft voor dat de eiser alleen de volgende vordering kan instellen: “Wijziging van de domeinnaamhouder zodat de eiser in plaats van verweerder domeinnaamhouder wordt”.

Onder B van de Regeling worden domeinnaamhouder en verweerder als volgt gedefinieerd:

“(d) Domeinnaamhouder: de bij SIDN als houder van een [.nl-]domeinnaam geregistreerde partij”;

“(k) Verweerder: de domeinnaamhouder tegen wie een eis wordt ingesteld conform deze regeling”.

Uit het door Eiseres als bijlage 1 overgelegde Whois-overzicht van SIDN van 8 juli 2008 blijkt dat Plexus ICT B.V. als domeinnaamhouder van de Domeinnaam in het register vermeld staat.

Plexus ICT B.V. is echter op 28 februari 2008 failliet verklaard en vanaf dat moment maakt de Domeinnaam onderdeel uit van de faillissementsboedel.

Eiseres heeft conform de Regeling haar Eis ingesteld tegen Plexus ICT B.V. In haar Eis heeft Eiseres onder “informatie die bij eiser bekend is over de wijze waarop de verweerder bereikt kan worden” (paragraaf 7) de contactgegevens van de curator vermeld.

De curator in het faillissement van Plexus ICT B.V., mr. J.A. van der Meer, heeft tijdig een Verweerschrift ingediend. Daarin stelt hij dat Eiseres ten onrechte Plexus ICT B.V. als verweerder in de procedure heeft aangemerkt en niet de curator in het faillissement. Daarom meent de curator primair dat Eiseres niet ontvankelijk dient te worden verklaard, althans dat de Eis dient te worden afgewezen. Subsidiair, voor het geval hij als Verweerder in de procedure zou worden aangemerkt, heeft de curator inhoudelijk verweer gevoerd en verzocht om afwijzing van de Eis.

Uit artikel 25 van de Faillissementswet volgt dat “rechtsvorderingen, welke rechten of verplichtingen tot de failliete boedel behorende ten onderwerp hebben, zowel tegen als door de curator [worden] ingesteld”. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat ook de Eis in de onderhavige procedure als een rechtsvordering in de zin van artikel 25 Faillissementswet dient te worden opgevat.

Echter, gelet op de omstandigheden dat Eiseres zich aan de Regeling heeft gehouden door Plexus ICT B.V. als Verweerder aan te merken en daarbij de contactgegevens van de curator in haar Eis heeft vermeld, de curator het faillissement van Plexus ICT B.V. niet in het SIDN Whois-register heeft laten aantekenen en in staat is gebleken tijdig een Verweerschrift in te dienen en inhoudelijk verweer te voeren, acht de Geschillenbeslechter de curator niet in zijn verdediging geschaad en begrijpt hij de Eis van Eiseres als te zijn ingesteld tegen mr. J.A. van der Meer in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Plexus ICT B.V. (“Verweerder” in deze uitspraak).

De Geschillenbeslechter wijst derhalve het primaire verweer van Verweerder af en zal in het navolgende rekening houden met het subsidiaire verweer van Verweerder.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eiseres rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk, te weten het Beneluxmerk PLEX (registratienummer 747968), geregistreerd voor verschillende aan telecommunicatie en automatisering gerelateerde diensten waaronder elektronisch transport van documenten, berichten en data.

Het bestanddeel “plex” in de Domeinnaam <plexmailing.nl> is identiek aan het woordmerk PLEX van Eiseres. Het bestanddeel “mailing” is beschrijvend voor de diensten die op de aan de Domeinnaam gekoppelde website worden aangeboden en vermindert dan ook niet het gevaar voor verwarring tussen merk en Domeinnaam. Sterker nog, omdat dergelijke diensten soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het PLEX merk is ingeschreven en Eiseres een oudere domeinnaam plexmail.nl in gebruik heeft, draagt de toevoeging “mailing” naar het oordeel van de Geschillenbeslechter zelfs bij aan het verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.1(a)(I) van de Regeling.

Verweerder heeft aangevoerd dat nu Plexus ICT B.V. de Domeinnaam tweeënhalf jaar ongestoord heeft kunnen gebruiken er kennelijk nimmer sprake is geweest van verwarring tussen merk en Domeinnaam. Verweerder betwist daarom dat sprake is van verwarringsgevaar. De Geschillenbeslechter verwerpt dit verweer, omdat het miskent dat Eiseres niet hoeft te bewijzen dat daadwerkelijk verwarring bestaat, maar dat het volstaat te bewijzen dat gevaar voor verwarring aanwezig is. Zoals uit het voorgaande blijkt, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Eiseres daarin is geslaagd.

Nu het beroep van Eiseres op haar merk in de zin van artikel 2.1(a)(I) van de Regeling slaagt, kan het beroep op haar handelsnaamrechten en het verweer daartegen van Verweerder onbesproken blijven.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres heeft aangevoerd dat het is uitgesloten dat Verweerder een recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, omdat Eiseres exclusief rechthebbende is op het merk PLEX.

Verweerder heeft betoogd dat hij een legitiem belang heeft bij verkoop van de Domeinnaam ten behoeve van de boedel. De vraag of een derde verkrijger al dan niet inbreukmakend zal handelen, zal volgens Verweerder afhangen van het gebruik van de Domeinnaam. Verweerder is van mening dat niet inbreukmakend gebruik denkbaar is. Eiseres heeft volgens Verweerder bovendien zelf onrechtmatig gehandeld door na faillissement zonder overleg met Verweerder te proberen de Domeinnaam op haar eigen naam te zetten.

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat de poging van Eiseres om de Domeinnaam middels eigenrichting te bemachtigen laakbaar is. Dit betekent evenwel niet dat Eiseres hiermee haar recht om aanspraak te maken op de Domeinnaam in de onderhavige procedure heeft verspeeld.

De vraag of de mogelijke verkoop ten behoeve van de boedel door Verweerder van de Domeinnaam een recht of legitiem belang is in de zin van artikel 2.1(b) van de Regeling beantwoordt de Geschillenbeslechter voor het onderhavige geval ontkennend.

Anders dan Verweerder meent, kan - onder omstandigheden - de enkele registratie of het bezit van een Domeinnaam (los van het gebruik), reeds inbreuk maken op de merkrechten van een ander. Eventueel aanstaand gebruik hoeft dan niet te worden afgewacht door de merkhouder. Deze situatie doet zich naar het oordeel van de Geschillenbeslechter voor in het geval van verkoop van de Domeinnaam door Verweerder aan een derde verkrijger.

Door het gebruik van de Domeinnaam voor mailing services maakte Plexus ICT B.V. inbreuk op het merkrecht van Eiseres, welke inbreuk tijdens faillissement voortduurt (zie hierna onder C). Met het oog op het beschrijvende bestanddeel “mailing” in de Domeinnaam is het meer dan aannemelijk dat een derde verkrijger die de Domeinnaam van de curator zou kopen, deze ook voor “mailing” gerelateerde waren en of diensten gaat gebruiken. Het is bijna onvermijdelijk dat daarmee dan inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Eiseres.

Eiseres hoeft niet lijdzaam toe te zien of de derde verkrijger van de Domeinnaam wel of geen inbreuk op haar merkrechten zal maken. Onder de genoemde omstandigheden acht de Geschillenbeslechter het belang dat Verweerder heeft bij verkoop van de Domeinnaam ten behoeve van de boedel niet legitiem.

De Geschillenbeslechter komt derhalve tot de conclusie dat is voldaan aan artikel 2.1(b) van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Verweerder heeft betoogd dat niet aan de orde is of het failliete Plexus ICT B.V. de Domeinnaam al dan niet te kwader trouw zou hebben gebruikt, maar dat het hier gaat om zijn handelen als curator met betrekking tot de Domeinnaam. Hij stelt dat hij de Domeinnaam niet te kwader trouw gebruikt en niet inbreukmakend handelt, omdat hij de Domeinnaam überhaupt niet in gebruik heeft en bovendien een legitiem belang heeft bij verkoop van de Domeinnaam ten behoeve van de boedel.

Wat er van dit verweer zij, de Geschillenbeslechter heeft op 11 augustus 2008 geconstateerd dat de Domeinnaam nog steeds actief is en leidt naar de website waarop direct e-mailing services van Plexus ICT B.V. worden aangeboden. De Geschillenbeslechter is daarom van oordeel dat de Domeinnaam - anders dan Verweerder stelt - ook na het faillissement nog wordt gebruikt en dat Verweerder met dit gebruik inbreuk maakt op de merkrechten van Eiseres en dat sprake is van gebruik te kwader trouw in de zin van artikel 3.2(d) van de Regeling.

Voorts heeft de Geschillenbeslechter onder B. reeds geoordeeld dat Verweerders belang bij verkoop van de Domeinnaam niet als legitiem kan worden beschouwd, omdat meer dan aannemelijk is dat een derde verkrijger - net als de failliete Plexus ICT B.V. en Verweerder - met het gebruik van de Domeinnaam inbreuk zal maken op de merkrechten van Eiseres. Dat leidt ertoe dat de Geschillenbeslechter van oordeel is dat niet alleen het huidige gebruik door Verweerder maar ook diens voorgenomen gebruik, te weten verkoop van de Domeinnaam ten behoeve van de boedel, als te kwader trouw dient te worden beschouwd.

Nu de Geschillenbeslechter heeft geconstateerd dat de Domeinnaam door de Verweerder te kwader trouw wordt gebruikt, behoeft de vraag of de Domeinnaam (door de Verweerder) te kwader trouw is geregistreerd (althans verkregen) geen verdere bespreking en is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1(c) van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <plexmailing.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter

Datum: 13 augustus 2008