WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

FrontRange Solutions Inc. v. NOBLIS SaleSConnectionS BV

Zaaknr. DNL2008-0018

1. Partijen

Eiseres is FrontRange Solutions Inc., een vennootschap naar buitenlands recht, gevestigd en kantoorhoudende in Colorado Springs, Colorado, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door mr. drs. S.F.E. Verdonck, advocaat bij Kennedy Van der Laan NV.

Verweerster is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOBLIS SaleSConnectionS BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Raymond Lisapalij, directeur van Noblis Beheer BV, welke vennootschap op haar beurt directeur is van Noblis SaleSConnectionS BV.

2. De Domeinnamen

De domeinnamen in geschil zijn <goldminesw.nl> en <frontrange.nl> (hierna ook aangeduid als “de Domeinnamen”). De domeinnaam <goldminesw.nl> is geregistreerd bij SIDN via Register NV, Brussel, België. De domeinnaam <frontrange.nl> is bij SIDN geregistreerd via KPN Internet te Amersfoort, Nederland.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 18 juni 2008 per e-mail en op 2 juli 2008 in hard copy. Het Instituut heeft op 19 juni 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 20 juni 2008 bevestigd dat de Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vervolgens vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 7 juli 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 27 juli 2008. Verweerster heeft op 25 juli 2008 per e-mail en op 29 juli 2008 in hard copy een Verweerschrift ingediend. Op 31 juli 2008 heeft Eiseres per e-mail nadere stukken ingediend.

Het Instituut heeft mr. Hub. J. Harmeling op 5 augustus 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist door het Instituut overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Partijen

Eiseres ontwikkelt software gericht op het middenbedrijf, waaronder het software product GOLDMINE. Eiseres heeft een leidende positie in de relevante markt en heeft diverse dochtermaatschappijen.

Verweerster verkoopt software aan bedrijven op het gebied van relatiebeheer.

Uit de stukken blijkt dat partijen elkaars concurrent zijn voor wat betreft het aanbieden van software producten.

Domeinnamen

Verweerster is houder van de Domeinnamen. <goldminesw.nl> is door Verweerster geregistreerd op 26 oktober 1998 en wordt door Verweerster actief gebruikt; <frontrange.nl> is door Verweerster geregistreerd op 31 augustus 2000 en is momenteel niet gekoppeld aan een website. Beide domeinnamen zijn door Verweerster geregistreerd onder haar handelsnaam ‘Noblis'.

Merkrechten

Eiseres is houdster van de volgende merken:

• Het Gemeenschapswoordmerk GOLDMINE (CTM 427948); gedeponeerd op 23 december 1996 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 42.
• Het Gemeenschapswoordmerk FRONTRANGE SOLUTIONS (CTM 1823285); gedeponeerd op 24 augustus 2000 voor waren en diensten in de klassen 38, 39 en 42.
• Het Gemeenschapsbeeldmerk FRONTRANGE SOLUTIONS (CTM 1819929); gedeponeerd op 22 augustus 2000 voor waren en diensten in de klassen 35, 39 en 42.
• Het Benelux woordmerk FRONTRANGE (registratienummer 697317); gedeponeerd op 1 februari 2001 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42).

FrontRange Solutions Deutschland GmbH, een dochter van Eiseres, is houdster van het internationale woordmerk GOLDMINE (INT 642540); met onder meer geldigheid in de Benelux, gedeponeerd op 31 mei 1995 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 42.

Handelsnamen

Eiseres heeft gesteld de handelsnaam FRONTRANGE te gebruiken.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Samengevat voert Eiseres het volgende aan. Op 12 oktober 2001 sloot FrontRange Solutions France, een dochtermaatschappij van Eiseres, een distributieovereenkomst – een “Certified Support Center Agreement” – met Verweerster. Op grond van deze overeenkomst mocht Verweerster het programma GOLDMINE distribueren en mocht zij, volgens Eiseres, gebruik maken van merknamen van Eiseres ter promotie van haar producten. Deze distributieovereenkomst is op 18 september 2002 per brief beëindigd. Verweerster mocht op grond van deze overeenkomst nadien niet langer gebruik maken van de merken van Eiseres en zij moest binnen vijf werkdagen na ontvangst van de beëindigingsbrief alle producten met GOLDMINE en FRONTRANGE SOLUTIONS merken inleveren en van haar website en andere media verwijderen.

Eiseres heeft haar stellingen aangepast en bij nader ingediend stuk van 31 juli 2008 aangegeven dat Verweerster niet tot 18 september 2002 maar tot 27 november 2005 op grond van een andere overeenkomst – een “Partner Programme Agreement” – tussen Verweerster en FrontRange Solutions Limited, rechtmatig software van Eiseres mocht distribueren en haar merken onder bepaalde voorwaarden gebruiken. Volgens Eiseres is de toestemming voor dit gebruik bij het beëindigen van deze overeenkomst komen te vervallen.

Eiseres stelt dat zij in 2007 op de hoogte is geraakt van het gebruik van de domeinnaam <goldminesw.nl> door Verweerster. Volgens Eiseres verspreidt Verweerster op de website die aan deze domeinnaam gekoppeld is onjuiste en misleidende informatie over GOLDMINE. Op 28 juni 2007 en 15 januari 2008 sommeert Eiseres Verweerster bij brief om haar onrechtmatig gedrag door het gebruik van de domeinnaam <goldminesw.nl> via deze website te staken.

Eiseres stelt dat zij op 16 januari 2008 ontdekt heeft dat Verweerster ook houder is van de domeinnaam <frontrange.nl>.

De domeinnaam <goldminesw.nl>

Met betrekking tot de domeinnaam <goldminesw.nl> stelt Eiseres het volgende.

Ten eerste stelt zij dat de domeinnaam <goldminesw.nl> op verwarrende wijze overeenstemt met de GOLDMINE merken. Volgens Eiseres maakt Verweerster door haar gebruik van de domeinnaam <goldminesw.nl> inbreuk op haar bovengenoemde merkrechten in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV. Het dominante bestanddeel van de domeinnaam is identiek aan de GOLDMINE merken van eiseres.

Ten tweede stelt Eiseres dat Verweerster geen recht op, of legitiem belang heeft bij, het gebruik van de domeinnaam <goldminesw.nl>. Verweerster heeft sinds het beëindigen van de distributieovereenkomst op 18 november 2002 (sic) geen band met Eiseres en heeft geen toestemming van Eiseres gekregen om gebruik te maken van haar merken of om de domeinnaam <goldminesw.nl> te registreren. Verweerster is zelf niet bekend onder de domeinnaam <goldminesw.nl> en verkoopt geen GOLDMINE producten meer. Op haar website geeft zij onjuiste informatie met betrekking tot GOLDMINE producten en biedt zij een concurrerend product aan.

Ten derde stelt Eiseres dat de registratie en/of het gebruik van de domeinnaam <goldminesw.nl> te kwader trouw is. Op het moment van registratie op 26 oktober 1998 was Verweerster op de hoogte of had Verweerster op de hoogte moeten zijn van het bestaan van GOLDMINE producten en zij heeft het bestaan van de domeinnaam <goldminesw.nl> verzwegen toen zij een distributieovereenkomst sloot in oktober 2001. Ook stelt Eiseres dat het gebruik van de domeinnaam <goldminesw.nl> te kwader trouw geschiedt. Na het beëindigen van de distributieovereenkomst is Verweerster de website, die gekoppeld was aan de domeinnaam <goldminesw.nl>, gaan gebruiken om negatieve en onjuiste informatie over Eiseres en haar producten te verspreiden en om een concurrerend product aan te prijzen. Verweerster lokt bezoekers naar haar website om zodoende klanten te verwerven voor een concurrerend product.

De domeinnaam <frontrange.nl>

Met betrekking tot de domeinnaam <frontrange.nl> stelt Eiseres het volgende.

Ten eerste stelt zij dat de domeinnaam <frontrange.nl> op verwarrende wijze overeenstemt met de FRONTRANGE SOLUTIONS merken. Volgens Eiseres maakt Verweerster door haar gebruik van de domeinnaam <frontrange.nl> inbreuk op haar bovengenoemde merkrechten in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV. De domeinnaam <frontrange.nl> is volgens haar identiek aan het Benelux woordmerk en komt overeen met het dominante bestanddeel van het Gemeenschapswoordmerk FRONTRANGE SOLUTIONS. Het beeldmerk bestaat voornamelijk uit tekstuele elementen waarbij het woord ‘FrontRange' een opvallende en dominante plaats inneemt.

Bovendien stemt de domeinnaam <frontrange.nl> op verwarringwekkende wijze overeen met de handelsnaam van Eiseres. Eiseres voert sinds 1989 de handelsnaam FRONTRANGE in de Verenigde Staten en geniet sinds de jaren ‘90 ook in Nederland bekendheid onder die naam.

Ten tweede heeft Verweerster geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam <frontrange.nl>. Na het beëindigen van de distributieovereenkomst had Verweerster geen recht om de merken van Eiseres te gebruiken. De domeinnaam <frontrange.nl> wordt niet gebruikt voor een website, maar is volgens Eiseres, alleen geregistreerd om te voorkomen dat Eiseres deze domeinnaam zou registreren. Verweerster had zonder toestemming van Eiseres het Benelux woordmerk FRONTRANGE geregistreerd en heeft gezwegen over de domeinnaam <frontrange.nl> toen zij het woordmerk op 2 november 2001 aan Eiseres overdroeg. Verweerster heeft geen belang bij de domeinnaam <frontrange.nl> omdat zij bedrijfsactiviteiten onder de handelsnaam Noblis en de domeinnaam <noblis.nl> uitvoert.

Ten derde was de registratie en/of het gebruik van de domeinnaam <frontrange.nl> te kwader trouw. De domeinnaam <frontrange.nl> is op 31 augustus 2000 geregistreerd, kort nadat Eiseres haar merken had gedeponeerd. Verweerster is actief op dezelfde markt als Eiseres en moet op de hoogte zijn geweest van het bestaan van Eiseres, haar handelsnaam en haar merkrechten. Ook het registreren en vervolgens overdragen van het FRONTRANGE Beneluxmerk, waarbij Verweerster een actieve houding aannam, duidt hierop. Registratie om daarbij voordeel te halen wordt als te kwader trouw aangemerkt. De blokkade die Verweerster door haar registratie van de domeinnaam <frontrange.nl> opwerpt, is, volgens Eiseres, een vorm van gebruik te kwader trouw.

Eiseres vordert derhalve dat Eiseres houder wordt van de Domeinnamen in plaats van Verweerster.

B. Verweerster

Samengevat voert Verweerster het volgende aan. Verweerster stelt dat zij vanaf mei 1998 tot en met in ieder geval 26 november 2005 actief heeft geopereerd op basis van de producten van Eiseres. Van februari 2004 tot en met 26 november 2005 is dit gebeurd op grond van een Partner Programme Agreement tussen Verweerster en FrontRange Solutions Ltd. Ook nu nog verleent Verweerster ondersteuning aan opdrachtgevers met betrekking tot producten van Eiseres.

Verweerster betwist dat zij een Certified Support Center Agreement heeft gesloten met Eiseres, en dat de erkenning en samenwerking met Eiseres is voortgekomen uit deze overeenkomst.

De domeinnaam <goldminesw.nl>

Verweerster betwist dat Eiseres pas in 2007 op de hoogte is geraakt van de domeinnaam <goldminesw.nl>. Volgens Verweerster moet Eiseres al in 1999 hiervan op de hoogte zijn geraakt op grond van de volgende omstandigheden:

- De Partner Programme Agreement van februari 2004 vermeldt de domeinnaam <goldminesw.nl>.

- Sinds februari 1999 communiceren Eiseres en Verweerster via e-mail adressen die onderdeel zijn van het domein <goldminesw.nl>. Ook bestuursleden van Eiseres sturen e-mails naar dit adres.

- Sinds februari 1999 verwijst Verweerster in haar elektronische handtekening onder haar e-mail berichten naar de domeinnaam <goldminesw.nl>.

- Eiseres verwijst in juli 1999 op haar eigen website naar Verweerster als officiële partner en noemt in dat kader het internet adres <www.goldminesw.nl> en het e-mail adres <[email protected]>.

- In haar Enhancement Guide maakt Eiseres melding van haar relatie met Verweerster en van haar website <www.goldminesw.nl>.

- Eiseres maakt juni 2002 schriftelijk bezwaar tegen het gebruik door Verweerster van de domeinnaam <goldminesw.nl>.

- Eiseres biedt op 17 december 2002 een Partner Programme Agreement aan met akkoordverklaringen voor overdracht van onder meer de domeinnaam <goldminesw.nl>.

In 2007 heeft Verweerster haar website aangepast en aangegeven dat GOLDMINE geen eigen merknaam was maar zij zag geen aanleiding om de domeinnaam over te dragen. Zij stelt wel dat zij open stond voor een schikking.

Volgens Verweerster is het gebruik van de domeinnaam <goldminesw.nl> nog steeds functioneel in de benadering van haar relaties en is er van conflict of verwarring geen sprake. Ten eerste legt Verweerster op haar website uit dat zij de afgelopen 10 jaar partner van Eiseres is geweest. Ten tweede maakt Eiseres volgens Verweerster gebruik van de domeinnaam <goldmine.com> en niet van <goldminesw.com>; en staat Eiseres toe dat een ander bedrijf gebruik maakt van de meer gelijkwaardige domeinnaam <goldmine.nl>. Van kwader trouw is tenslotte geen sprake. Op het moment van registratie was er al sprake van samenwerking tussen Eiseres en Verweerster. De registratie was bedoeld om hun samenwerking kracht bij te zetten en deze registratie heeft Verweerster continu gemeld.

De domeinnaam <frontrange.nl>

Verweerster stelt dat zij in samenspraak met leidinggevenden van Eiseres besloten heeft om niet alleen de merken van FRONTRANGE te registreren maar ook de domeinnaam <frontrange.nl>. Het woordmerk FRONTRANGE is eind 2001 conform de in 2000 gemaakte afspraken door Verweerster aan Eiseres overgedragen tegen vergoeding van de gemaakte kosten. Verweerster stelt geen financieel gewin te hebben nagestreefd en betwist dat zij deze registraties te kwader trouw heeft uitgevoerd.

In 2002 maakt Verweerster melding van het feit dat zij houder is van de domeinnaam <frontrange.nl> en biedt zij aan om tot een schikking te komen. Ook het Partner Programme Agreement aanbod van Eiseres van 17 december 2002 maakt melding van de overdracht van ondermeer de domeinnaam <frontrange.nl>.

Verweerster heeft derhalve bezwaar tegen een gedwongen overdracht van de Domeinnamen. Eiseres was reeds lang bekend met haar houderschap van beide domeinnamen en er zijn diverse momenten geweest waarop Eiseres een ongedwongen overdracht had kunnen bewerkstelligen. Eiseres maakt misbruik gemaakt van haar positie om een overdracht af te dwingen.

6. Oordeel en Bevindingen

Eiseres heeft op 31 juli 2008 nadere stukken ingediend waarin zij haar stellingen aanpast en erkent dat Verweerster tot 27 november 2005 op grond van een Partner Programme Agreement rechtmatig software van Eiseres mocht distribueren. Omdat de stukken niet ten nadele van Verweerster zijn laat de Geschillenbeslechter de stukken op grond van artikel 10.2 Regeling toe.

Op grond van artikel 2.1 Regeling dient de Geschillenbeslechter te bepalen of de vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoet aan drie cumulatieve eisen. Dit betekent dat aan elke van deze eisen moet zijn voldaan.

1 De Domeinnamen moeten identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met een:

I “naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

II een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt”.

2 De domeinnaamhouder heeft geen “recht of legitiem belang” bij de domeinnaam;

3 De domeinnaam is “te kwader trouw geregistreerd” of wordt “te kwader trouw gebruikt”.

Omdat Eiseres vordert houder te worden van twee afzonderlijke domeinnamen, bespreekt de Geschillenbeslechter beide domeinnamen afzonderlijk.

De domeinnaam <goldminesw.nl>

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat Frontrange Solutions Deutschland GmbH houder is van het internationale woordmerk GOLDMINE (INT 642540) – gedeponeerd op 31 mei 1995 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 42. Frontrange Solutions Deutschland GmbH is geen partij in deze procedure. Dit woordmerk dient derhalve buiten beschouwing te blijven.

Vervolgens heeft Eiseres onweersproken gesteld en naar het oordeel van de Geschillenbeslechter, door het overleggen van een kopie van het merkdepot, voldoende aangetoond dat zij houder is van het Gemeenschapswoordmerk GOLDMINE (CTM 427948); gedeponeerd op 23 december 1996 voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 42. Dit merk is verkregen op grond van de Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk en is een naar “Nederlands recht beschermd merk” in de zin van artikel 2.1 sub a onder I Regeling. Immers, Verordeningen van de Europese Gemeenschap hebben directe werking in de Nederlandse rechtsorde op grond van het EG-Verdrag en artikel 93 Grondwet.

Om te beoordelen of de Domeinnamen identiek zijn of zodanig overeenstemmen met de beschermde merken van Eiseres dat er verwarring kan ontstaan moet, volgens vaste jurisprudentie inzake domeinnamen, bij deze beoordeling het toplevel domain <.nl> buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de domeinnaam <goldminesw.nl> verwarringwekkend overeenstemt met het Gemeenschapswoordmerk GOLDMINE. Het merk vormt het dominante bestanddeel van de domeinnaam en de toevoeging sw – software – is slechts beschrijvend. De Geschillenbeslechter acht de overeenstemming van dien aard dat bij het publiek de onjuiste indruk kan ontstaan dat de domeinnaam van Eiseres is of dat er een economische band bestaat tussen Eiseres en Verweerster (zie WIPO Zaaknr. DNL2008-0015). Dit is in ieder geval na de door Verweerster erkende beëindiging van de Partner Programme Agreement op 27 november 2005 niet langer het geval.

Aan de eerste eis van artikel 2.1 Regeling is derhalve voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam <goldminesw.nl>. Verweerster had geen recht of toestemming van Eiseres om na beëindiging van de Partner Programme Agreement op 27 november 2005 gebruik te blijven maken van de merken van Eiseres. Desondanks heeft zij het gebruik van de website, die aan de domeinnaam <goldminesw.nl> gekoppeld is, voortgezet.

Verweerster heeft niet aangetoond op grond van artikel 3.1 Regeling dat zij een eigen recht heeft op de domeinnaam of dat zij deze te goeder trouw gebruikt om diensten aan te bieden (artikel 3.1 sub a Regeling); dat zij bekend is onder de naam <goldminesw.nl> (artikel 3.1 sub b Regeling); of dat zij de domeinnaam gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder dat zij daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aantrekt of het merk beschadigt of aantast (artikel 3.1 sub c Regeling).

Ten eerste handelt Verweerster onder de naam Noblis en verwijst zij op de website die aan de domeinnaam gekoppeld is ook naar het adres <www.noblis.nl>. Ten tweede is de stelling van Verweerster dat de website nog steeds functioneel is in de benadering van haar relaties naar het oordeel van de Geschillenrechter onvoldoende gemotiveerd.

Ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 Regeling is derhalve voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Onvoldoende is gebleken dat Verweerster de domeinnaam <goldminesw.nl> te kwader trouw geregistreerd heeft. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat de domeinnaam hoofdzakelijk is geregistreerd om deze voor een hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen aan Eiseres (artikel 3.2 sub a Regeling); om Eiseres te beletten deze te gebruiken (artikel 3.2 sub b Regeling); of om activiteiten van Eiseres te verstoren (artikel 3.2 sub c Regeling).

Verweerster stelt dat zij de domeinnaam geregistreerd heeft om de samenwerking tussen Eiseres en Verweerster te bekrachtigen en gebleken is dat Eiseres in ieder geval vanaf 1999 op de hoogte moet zijn geweest van het feit dat Verweerster houdster was van de domeinnaam <goldminesw.nl>.

Het gebruik van de domeinnaam <goldminesw.nl> na beëindiging van de Partner Programme Agreement op 27 november 2005 is echter wel als te kwader trouw aan te merken. Artikel 2.1 van deze overeenkomst gaf Verweerster slechts recht om gebruik te maken van de merken van Eiseres en Verweerster is bij brief van 27 oktober 2005 gesommeerd om binnen 30 dagen het gebruik van alle merken van Eiseres te staken en merkdragende materialen terug te geven. Verweerster had na beëindiging van deze overeenkomst geen toestemming van Eiseres om haar merken te gebruiken en Eiseres heeft aangetoond dat de domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerster door te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk van Eiseres (artikel 3.2 sub d Regeling). Bovendien wordt de website gebruikt om onjuiste, althans onvolledige, informatie over de producten van Eiseres te verstrekken.

Ook aan het derde vereiste is derhalve voldaan.

De domeinnaam <frontrange.nl>

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres heeft onweersproken gesteld en naar het oordeel van de Geschillenbeslechter, door het overleggen van kopieën van de merkdepots, voldoende aangetoond dat zij houder is van de volgende merken:

- Het Gemeenschapswoordmerk FRONTRANGE SOLUTIONS (CTM 1823285); gedeponeerd op 24 augustus 2000 voor waren en diensten in de klassen 38, 39 en 42.

- Het Gemeenschapsbeeldmerk FRONTRANGE SOLUTIONS (CTM 1819929); gedeponeerd op 22 augustus 2000 voor waren en diensten in de klassen 35, 39 en 42.

- Het Benelux woordmerk FRONTRANGE (registratienummer 697317); gedeponeerd op 1 februari 2001 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42).

De woordmerken die verkregen zijn op grond van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom en de Gemeenschapsmerken die verkregen zijn op grond van de Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk zijn naar Nederlands recht beschermde merken in de zin van artikel 2.1 Regeling. Immers, een ieder verbindende bepalingen van verdragen werken op grond van artikel 93 Grondwet rechtstreeks door in de Nederlandse rechtsorde en hetzelfde geldt voor EG-Verordeningen, zoals hierboven is aangegeven.

Zoals hierboven is bepaald, moet het toplevel domain <.nl> buiten beschouwing worden gelaten om te beoordelen of de Domeinnamen identiek zijn of zodanig overeenstemmen met de beschermde merken van Eiseres dat er verwarring kan ontstaan. Hieruit volgt dat de domeinnaam <frontrange.nl> identiek is aan het Benelux woordmerk FRONTRANGE. Daarnaast is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de domeinnaam <frontrange.nl> verwarringwekkend overeenstemt met het Gemeenschapswoord- en beeldmerk FRONTRANGE SOLUTIONS, waarin het eerste woord een dominante plaats inneemt.

Hiermee is reeds voldaan aan de eerste eis en kan buiten beschouwing blijven de positie van Eiseres ten aanzien van de handelsnaam FRONTRANGE.

B. Recht of Legitiem Belang

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat de enkele registratie met het oog op verkoop niet betekent dat Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij een domeinnaam heeft. Hiervoor zijn nadere omstandigheden nodig, zoals de omstandigheid “dat een rechtmatig gebruik van de Domeinnaam niet denkbaar is, omdat deze inbreuk maakt op merk- of handelsnaamrechten van de Eiser” (zie WIPO Zaaknr. DNL2008-0004).

Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam <frontrange.nl>. Ten eerste had Verweerster na het beëindigen van Partner Programme Agreement op 27 november 2005 geen recht of toestemming meer om gebruik te maken van de merken van Eiseres. Desondanks heeft zij de domeinnaam <frontrange.nl> onder zich willen houden, terwijl een rechtmatig gebruik van de domeinnaam niet (meer) denkbaar is uitgaande van de feiten en omstandigheden die Verweerster aanvoert.

Verweerster heeft niet aangetoond op grond van artikel 3.1 Regeling dat zij een eigen recht heeft op het gebruik van de domeinnaam of dat zij deze gebruikt om te goeder trouw diensten aan te bieden of dat zij aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen (artikel 3.1 sub a Regeling); dat zij bekend is onder de naam <frontrange.nl> (artikel 3.1 sub b Regeling); of dat zij de domeinnaam gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder dat zij daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aantrekt of het merk beschadigt of aantast (artikel 3.1 sub c Regeling).

Verweerster stelt dat zij in overleg met Eiseres de domeinnaam <frontrange.nl> op 31 augustus 2000 heeft geregistreerd maar motiveert onvoldoende op grond waarvan zij na beëindiging van de Partner Programme Agreement op 27 november 2005 haar gebruik van de domeinnaam <frontrange.nl> heeft mogen voortzetten. Hoewel Verweerster aangeeft dat Eiseres al vanaf 2002 op de hoogte was van het feit dat Verweerster houdster was van de domeinnaam <frontrange.nl> is niet gebleken van toestemming van Eiseres. Ook overigens is deze wetenschap ten tijde van de samenwerking in dit verband niet relevant, gezien de beëindiging van deze samenwerking per 27 november 2005.

Ook aan het tweede vereiste is derhalve voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Niet is gebleken dat Verweerster de domeinnaam <frontrange.nl> te kwader trouw geregistreerd heeft. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat de domeinnaam hoofdzakelijk is geregistreerd om deze voor een hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen aan Eiseres (artikel 3.2 sub a Regeling); om Eiseres te beletten deze te gebruiken (artikel 3.2 sub b Regeling); of om activiteiten van Eiseres te verstoren (artikel 3.2 sub c Regeling).

De domeinnaam is op 31 augustus 2000 geregistreerd vlak na het deponeren van het Benelux woordmerk FRONTRANGE door Verweerster. Onvoldoende is gebleken dat Verweerster de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd heeft om voordeel te behalen. De stellingen van Eiseres dat Verweerster op de hoogte moet zijn geweest van het bestaan van en de rechten van Eiseres en dat zij zou hebben gezwegen toen zij het door Verweerster geregistreerde woordmerk overdroeg aan Eiseres leiden wat betreft kwader trouw ten tijde van de registratie en in de zin van de Regeling, niet tot een ander oordeel.

Het gebruik van de domeinnaam <frontrange.nl> na beëindiging van de Partner Programme Agreement op 27 november 2005 is echter wel als te kwader trouw aan te merken. Verweerster had na beëindiging van deze overeenkomst geen recht meer om gebruik te maken van de merken van Eiseres, hetgeen blijkt uit de formulering van artikel 2.3 van de overeenkomst en de beëindigingsbrief van 27 oktober 2005. Ondanks de afwezigheid van toestemming om de merken van Eiseres te gebruiken heeft Verweerster aangegeven dat zij enkel in het kader van een minnelijke schikking de domeinnaam over wilde dragen. Hoewel de domeinnaam niet gekoppeld is aan enige website wordt zij desalniettemin op deze wijze gebruikt om commercieel voordeel te behalen. De vraag of Eiseres vanaf 2002 op de hoogte was of moet zijn geweest van het feit dat Verweerster houdster was van de domeinnaam <frontrange.nl> is in dit kader niet relevant.

Ook aan het derde vereiste is derhalve voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <goldminesw.nl> en <frontrange.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerster domeinnaamhouder wordt.

Hub. J. Harmeling
Geschillenbeslechter

Datum: 2 september 2008