Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Inter Ikea Systems B.V. v. Luis Fernando Kosonoy Michel, Luis Fernando Kosonoy
Caso No. DMX2011-0034
1. Las Partes
La Promovente es Inter Ikea Systems B.V., con domicilio en Amsterdam, Países Bajos, representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.
El Titular es Luis Fernando Kosonoy Michel, Luis Fernando Kosonoy, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <ikeamexico.com.mx> y <ikeamexico.mx> (en lo sucesivo “los nombres de dominio en disputa”).
El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de noviembre de 2011. El 9 de noviembre de 2011 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 10 de noviembre de 2011 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 1 de diciembre de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 21 de diciembre de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 3 de enero de 2012.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 13 de enero de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido contestados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La marca IKEA es famosa, y particularmente notoria en la industria de muebles y productos para el hogar, en todo el mundo, incluyendo México.
La Promovente es titular en Estados Unidos de América de los siguientes registros de marca otorgados a su favor por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (“USPTO”):
Registro de marca No. 1,118,706, IKEA, en las clases 11, 20, 21, 24 y 27 internacionales, registrada el 22 de mayo de 1979.
Registro de marca No. 1,418,733, IKEA, en la clase 42 internacional, registrada el 25 de noviembre de 1986.
Registro de marca No. 1,443,893, IKEA, en las clases 8, 11, 16, 20, 21, 24, 27 y 28 internacionales, registrada el 23 de junio de 1987.
La Promovente es titular en México de los siguientes registros de marca otorgados a su favor por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”):
Registro de marca No. 355515, IKEA (y Diseño), en la clase 32 nacional, reclasificada en las clases 16, 19, 20, 21, 24 y 27 internacionales, registrada el 18 de noviembre de 1988.
Registro de marca No. 382752, IKEA, en la clase 20 internacional, registrada el 5 de septiembre de 1990.
Registro de marca No. 490797, IKEA, en la clase 42 internacional, registrada el 2 de mayo 1995.
Registro de marca No. 1193456, IKEA (y Diseño), en la clase 35 internacional, registrada el 7 de diciembre de 2010.
Registro de marca No. 1204137, IKEA (y Diseño), en la clase 20 internacional, registrada el 28 de febrero de 2011.
La Promovente comenzó sus actividades de comercialización de muebles y artículos para el hogar en Suecia en 1943. Luego se inició una expansión internacional incluyendo los Estados Unidos de América desde los años setenta y más tarde se registró la marca IKEA en México, en 1988.
Actualmente existen más de 270 tiendas titularidad de la Promovente en 25 países con un catálogo de más de 12,000 productos.
La Promovente también es titular de los derechos patrimoniales de autor (copyright) sobre las fotografías, catálogos y contenido de los sitios Web “www.ikea.com”, “www.ikea.com.mx” y “www.ikea.mx”.
La Promovente es asimismo titular de los nombres de dominio <ikea.com>, <ikea.com.mx> e <ikea.mx>.
El Titular se dedica a la importación de productos de las tiendas de la Promovente localizadas en los Estados Unidos de América, al territorio mexicano. Además, es titular del nombre de dominio <ikeamexico.com>, objeto de un procedimiento ante el Centro, Inter Ikea Systems B.V. v. Luis Fernando Kosonoy Michel,
Caso OMPI No. D2011-1971.
Los nombres de dominio en disputa son <ikeamexico.com.mx> e <ikeamexico.mx>, los cuales fueron registrados el 4 de febrero de 2011.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3(b)(viii)(1) del Reglamento, la Promovente hace valer y acredita que cuenta con los siguientes registros de marca en México:
Marca: IKEA (Y DISEÑO)
Número de Registro: 355515
Fecha de Solicitud: 25 de abril de 1988
Fecha de Registro: 18 de noviembre de 1988
Vigencia Actual: 25 de abril de 2013
Clase y Productos: 32 Nacional, reclasificada en las clases 16, 19, 20, 21, 24 y 27 Internacionales
32 Nacional: muebles y tapicería.
16 Internacional: solo archiveros de metal y madera, caballetes para pintores.
19 Internacional: fregaderos no metálicos y persianas de exterior no metálicas ni de materias textiles.
20 Internacional: solo muebles.
21 Internacional: solo tabla de planchar y su funda.
24 Internacional: solo tapicería de materias textiles.
27 Internacional: solo tapicería de materias no textiles.
Marca: IKEA
Número de Registro: 382752
Fecha de Solicitud: 29 de mayo de 1990
Fecha de Registro: 5 de septiembre de 1990
Vigencia Actual: 29 de mayo de 2015
Clase: 20 Internacional
Productos: muebles, incluyendo sofás, sillas, banquillos, mesas, escritorios, anaqueles, armarios o alacenas, cojines, archiveros, camas, colchones, mesitas para pasillos.
Marca: IKEA (Y DISEÑO)
Número de Registro: 490797
Fecha de Solicitud: 9 de marzo de 1995
Fecha de Registro: 2 de mayo de 1995
Vigencia Actual: 9 de marzo de 2015
Clase: 42 Internacional
Productos: servicios para la decoración de interiores; servicios de renta y programación de computadoras; servicios de proyectos de construcción y consulta arquitectónica; servicios de ingeniería, servicios de manejo y explotación de derechos de propiedad industrial; servicios de establecimientos de venta al menudeo; todos los servicios anteriores relacionados con la compra y venta de muebles y mobiliarios y artículos para la decoración de interiores, de artículos para el hogar y de artículos para la familia, servicios de restaurantes y servicios de banquetes; servicios de alojamiento, servicios de pensiones.
Marca: IKEA (Y DISEÑO)
Número de Registro: 1193456
Fecha de Solicitud: 14 de abril de 2010
Fecha de Registro: 7 de diciembre de 2010
Vigencia Actual: 14 de abril de 2020
Clase: 35 Internacional
Productos: presentación de los productos en los medios de comunicación para propósitos de venta al menudeo.
Marca: IKEA (Y DISEÑO)
Número de Registro: 1204137
Fecha de Solicitud: 14 de abril de 2010
Fecha de Registro: 28 de febrero de 2011
Vigencia Actual: 14 de abril de 2020
Clase: 20 Internacional
Productos: arte (obras de) de madera, cera, pasta o plástico, cortinas de bambú, canastas no hechas de metal, guarniciones no metálicas para camas, camas, camas para mascotas, bancos (muebles), cestos de madera o plástico, cestos no metálicos, soportes para libros (muebles), rejillas para botellas (muebles), cajas de madera o plástico, carretillas para computadoras [muebles], ruedas no metálicas [muebles], sillas (asientos), cajas para juguetes, cómodas con cajones, armarios (para toallas) (muebles), ganchos para ropa no metálicos, ganchos para abrigos no metálicos, percheros, cubiertas (para prendas de vestir) (de almacenamiento), mecedoras, alacenas, cortineros, varillas para cortinas, cojines, sillas para terrazas, cojines (para mascotas), escritorios, escritorios (muebles), divanes, popotes para beber, gabinetes de almacenamiento, floreros (muebles), marcos (para fotografías), muebles, muebles metálicos, muebles (de oficina), anaqueles, sillas altas para bebes, colchones (de resortes), espejos, repisas, muebles de ratán, vitrinas (muebles), sofás, bancos mesas, carritos (muebles).
Apunta la Promovente que, como se puede apreciar, resulta evidente que existe identidad o similitud en grado de confusión entre las marcas registradas por la Promovente y los nombres de dominio en disputa, máxime si se considera que los nombres de dominio en disputa no son más que el resultado de combinar la marca IKEA y la palabra ”Mexico”, justamente para hacer creer que se trata de un portal de la Promovente en o para México.
La Promovente también es titular de los derechos patrimoniales de autor (copyright) sobre las fotografías, catálogos y contenido de los sitios Web “www.ikea.com”, “www.ikea.com.mx” y “www.ikea.mx”.
La Promovente es asimismo titular de los nombres de dominio <ikea.com>, <ikea.com.mx> e <ikea.mx>.
Adicionalmente, la Promovente indica que la marca IKEA es famosa, y particularmente notoria en la industria de muebles y productos para el hogar, en todo el mundo, incluyendo México.
Considera la Promovente que, como el titular bien lo sabe y anuncia a sus clientes, IKEA es el nombre y la marca de una famosa cadena de tiendas de muebles y productos para el hogar fundada en Suecia en 1943. Durante décadas, las marcas IKEA han sido utilizadas tanto para identificar el nombre de la popular tienda como para anunciar, promocionar y vender los productos IKEA. Las marcas IKEA y el logotipo de IKEA se han convertido en dos de las marcas más reconocidas a nivel mundial, incluyendo, desde luego, en México. Actualmente existen más de 270 tiendas IKEA en 25 países y un catálogo de más de 12,000 productos. Toda esta información, incluyendo el catálogo virtual de productos IKEA, se encuentra disponible en el sitio oficial de IKEA Estados Unidos de América en “www.ikea.com/us/en” y en otras fuentes de información en Internet como Wikipedia.
2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.2) del Reglamento, la Promovente describe los motivos por los que debe considerarse que el Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, argumentando lo siguiente:
Respecto del hecho de si el Titular ha o no ha sido conocido corrientemente por los nombres de dominio en disputa, la Promovente indica que, al ingresar el nombre Luis Fernando Kosonoy Michel en el motor de búsqueda Google, se aprecia que este individuo no es ni ha sido conocido como IKEA o IKEA Mexico y que no existe conexión o relación alguna entre el nombre del titular y el nombre y marca IKEA.
Apunta la Promovente que cualquier vínculo que haya podido existir entre el nombre Luis Fernando Kosonoy o Luis Kosonoy y el nombre IKEA o IKEA México, se ha dado en virtud precisamente del uso no autorizado e ilegítimo de las marcas y demás derechos de propiedad intelectual de la Promovente por parte del titular, en sitios como “www.ikeamexico.com.mx” y “www.ikeamexico.mx”, así como en redes sociales como Facebook. Afortunadamente, los perfiles de Facebook que Luis Fernando Kosonoy operaba bajo los nombres Ikea Mexico o Productos Ikea Mexico o Ikea Distribution Mexico ya han sido cerrados e inhabilitados conforme a las políticas de infracción de derechos de propiedad intelectual de Facebook, derivado de denuncias presentadas por la Promovente ante Facebook.
Por lo anterior, considera la Promovente que no se ha encontrado evidencia alguna de la que se desprenda que el actual Titular de los nombres de dominio en disputa sea común y legítimamente conocido como IKEA o IKEA México o de que exista conexión o relación legítima alguna entre el nombre Luis Fernando Kosonoy Michel y el nombre y marca IKEA de la Promovente.
En este mismo punto, la Promovente considera que no existen pruebas de que el Titular haya utilizado los nombres de dominio en disputa en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios, apuntando que, con fecha 4 de febrero de 2011, el Titular de los nombres de dominio en disputa solicitó el registro de los mismos ante NIC-México, dedicándose desde entonces el Titular a obtener una ventaja de la popularidad y goodwill asociado con la marca IKEA, utilizando los nombres de dominio en disputa para hacer creer a los consumidores de IKEA la existencia de un portal de IKEA en o para México y redirige al navegante al sitio Web “www.ikeamexico.com”, en donde utiliza las marcas IKEA y el logotipo de IKEA e inserta íntegramente el contenido del sitio Web “www.ikea.com/us/en” de la Promovente, incluyendo las marcas, las fotografías, los diseños y las imágenes de los catálogos de la Promovente, e incluso permite la navegación en el mismo sin que el usuario abandone el sitio correspondiente a los nombres de dominio en disputa, haciendo siempre creer que se está en un portal oficial de la Promovente. Además, en los sitios alojados en los nombres de dominio en disputa, se hacen referencias y asociaciones expresas a las tiendas y productos de la Promovente.
Todo lo anterior, adiciona la Promovente, es llevado a cabo sin autorización alguna por parte de la Promovente y se hizo constar ante notario público, según se desprende del instrumento notarial 107929 de fecha 3 de mayo de 2011, mismo que anexa la Promovente a la Solicitud.
Continúa en este mismo punto argumentando la Promovente que la actividad comercial del Titular genera graves perjuicios a los intereses de la Promovente y afecta de manera irreparable el carácter distintivo de sus marcas y el reconocimiento de sus productos. El uso de las marcas IKEA y el logotipo de IKEA, de las fotografías, diseños e imágenes de los catálogos de la Promovente, y del sitio Web “www.ikea.com/us/en”, para identificar su negocio y para anunciar y promocionar su actividad comercial, infringe los derechos de propiedad intelectual de la Promovente de manera flagrante, ya que implica la utilización de marcas idénticas a las marcas propiedad de la Promovente, para identificar exactamente los mismos servicios y productos, así como el uso y explotación comercial de obras fotográficas y de diseño protegidas por derechos de autor (copyright), y el uso de nombres de dominio idénticos a aquéllos propiedad de la Promovente.
Estas conductas, concluye la Promovente, generan un engaño en el consumidor, haciéndole creer que el negocio Ikea Mexico, Ikea Distribution Mexico y los nombres de dominio en disputa están autorizados, patrocinados, afiliados o de alguna manera relacionados con la famosa tienda IKEA, y que el
uso y explotación de la publicidad, catálogos y anuncios están autorizados por la Promovente, todo lo cual es falso.
Considera la Promovente que, como prueba de la confusión y engaño que sus actividades han causado en el público consumidor existe el artículo publicado en el periódico mexicano “Milenio” el día 27 de julio de 2011, en el sentido de que el negocio y nombres de dominio en disputa del Titular crean una falsa asociación con la Promovente y las tiendas IKEA. La Promovente inserta en el texto de la Solicitud el contenido de dicho artículo, el vínculo al mismo y una copia impresa de éste, como anexo a la Solicitud.
En respuesta a las conductas antes descritas, la Promovente contactó al Titular el 7 de octubre de 2011, enviándole un comunicado en formato de Carta de Cese y Desista (“Cease and Desist”), solicitando la inmediata suspensión en el uso de las marcas y demás derechos de propiedad intelectual de la Promovente en todos los medios, así como la transferencia de los nombres de dominio en disputa, sin que se hubiera obtenido una respuesta por parte del Titular en el plazo y en los términos exigidos.
Posteriormente, el día 28 de octubre de 2011, la Promovente fue contactada por la representante del Titular, quien no solamente aceptó que las conductas de su cliente violaban los derechos de propiedad intelectual de la Promovente, sino que también ofreció transferir los nombres de dominio en disputa a cambio de la cantidad de 1000 euros. Dicha cifra resulta mucho mayor al costo de registro de los nombres de dominio en disputa, los cuales a la fecha ni siquiera habían sido renovados, pues fueron registrados el 4 de febrero de 2011, circunstancia que, indica la Promovente, sólo corrobora la mala fe del titular, al buscar obtener un beneficio económico adicional con el registro ilegítimo de los nombres de dominio en disputa, según han resuelto expertos en numerosas ocasiones.
Por lo tanto, considera la Promovente que en virtud de ello, el uso que en todo caso ha realizado el Titular de los nombres de dominios en disputa no puede considerarse como realizado de buena fe.
Continúa, en esta misma sección la Promovente, aclarando que Luis Fernando Kosonoy Michel no es titular de ningún registro de marca que proteja la marca IKEA, ni es licenciatario de la Promovente, lo que se afirma toda vez que la Promovente es la única y legítima titular de la marca IKEA, correspondiendo al Titular en todo caso demostrar lo contrario.
Además, al realizar la Promovente una búsqueda por titular de registros marcarios en la base de datos del IMPI, el Titular carece de marcas registradas o solicitudes en relación con IKEA. Del mismo modo, en la USPTO tampoco se encuentran registros o solicitudes para la marca IKEA tramitadas por el Titular.
Como ultimo punto de esta sección, la Promovente considera que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa, teniendo en cuenta que el contenido de la página Web que se desplegaba al ingresar a los nombres de dominio en disputa permite confirmar que éstos no están siendo usados por su titular de manera legítima y legal o no comercial, toda vez que el Titular opera un negocio bajo el nombre IKEA Mexico y obtiene ganancias justamente a costa de la fama y popularidad de las marcas y productos de la Promovente, utilizando sin autorización las marcas, obras y contenido íntegro del sitio oficial de la Promovente en Estados Unidos de América “www.ikea.com/us/en” y que adicionalmente el Titular pretende establecer una relación directa con la Promovente, misma que obviamente no existe pero provoca una gran confusión entre el público consumidor, como ya ha sido demostrado.
3. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.3) del Reglamento, la Promovente hace valer sus argumentos respecto de que los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala, conforme a lo siguiente:
En cuanto a los motivos por los que debería considerarse que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y utilizados de mala fe, la Promovente destaca los siguientes puntos:
IKEA fue fundada en 1943, hace 68 años, y constituye actualmente una de las empresas más grandes e importantes en el mundo en la industria de muebles y productos para el hogar. IKEA constituye precisamente su principal y más conocida marca a nivel mundial, registrada en Estados Unidos de América desde 1979 y en México desde 1988, es decir, 32 años antes que los nombres de dominio en disputa.
El propio Titular reconoce en su portal la existencia de IKEA e informa a sus clientes que se trata de la famosa tienda sueca de muebles y artículos para el hogar, a pesar de lo cual utiliza sus marcas, obras y sitios Web sin autorización alguna, haciéndose pasar por un portal de IKEA en o para México. Además, insiste la Promovente en que el Titular fue contactado por la Promovente para intentar resolver el conflicto de manera amistosa, sin obtener una respuesta favorable, y siendo contactado posteriormente con la propuesta de transferir los nombres de dominio en disputa a cambio de la cantidad de 1000 euros.
Finalmente, concluye la Promovente, se tiene que, al utilizar el Titular los nombres de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a un sitio Web o a redes sociales, creando un escenario de inminente confusión con la marca de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web, su contenido y la actividad comercial que en éste se lleva a cabo, el Titular está actuando de mala fe.
Derivado de lo anteriormente expuesto, la Promovente considera que ha demostrado a lo largo de la Solicitud que los nombres de dominio en disputa <ikeamexico.com.mx> e <ikeamexico.mx> fueron registrados y se han utilizado de mala fe por parte de su Titular.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
El Titular, al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, se sometió expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió con el Registrador, por lo que se ha sometido a sus disposiciones, las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales de este procedimiento.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado en tiempo un escrito formal de contestación a la Solicitud en términos del Artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo las siguientes decisiones rendidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés) en la cual se inspira la Política, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,
Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson,
Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen:
“(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos;
En el caso específico, la Promovente ha utilizado como base directa para su acción una serie de marcas registradas, tanto en Estados Unidos de América, como en México, para las marcas IKEA e IKEA (y diseño), y ha invocado la titularidad de otros nombres de dominio que incorporan la marca IKEA. Lo anterior sirve como evidencia de que la Promovente goza de un uso extensivo respecto del término IKEA, por sí solo o aunado a un diseño, considerando los argumentos adicionales que se vierten a continuación.
En este caso es importante tener en cuenta la notoriedad de la marca IKEA a nivel mundial, incluyendo en México, al ser una de las marcas más reconocidas en su giro.
Conforme a lo anterior, aún y cuando no existe identidad total entre los nombres de dominio en disputa y los derechos en los cuales basa su acción la Promovente, si existe similitud al punto de causar confusión, respecto de la marca notoria IKEA, contenida íntegramente en dichos nombres de dominio en disputa.
Adicionalmente, la denominación IKEA está totalmente comprendida dentro de los nombres de dominio en disputa. La adición de palabras tales como “Mexico” no confiere a los nombres de dominio en disputa un carácter distintivo con respecto a los derechos con que cuenta la Promovente. (Ver Pullmantur, S.A c. Central de Cruceros de México, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2008-0012; America Online, Inc. v. Anson Chan,
Caso OMPI No. D2001-0004; America Online, Inc. v. Dolphin@Heart,
Caso OMPI No. D2000-0713; Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster,
Caso OMPI No. D2003-0560).
El adicionar términos genéricos como la palabra “Mexico” no dota de distintividad a los nombres de dominio en disputa, respecto de los derechos con que cuenta la Promovente. Por tanto, el incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio puede considerarse suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a dicha marca.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro”.
El Experto, basado en los argumentos de la Promovente y las constancias del expediente, considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o interés legítimo con respecto a los nombres de dominio en disputa, ni que los utilice en relación con el ofrecimiento de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i) de la Política.
La Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca IKEA, con fecha anterior a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro de los nombres de dominio en disputa, los cuales comprenden en su totalidad la marca IKEA.
No hay tampoco evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como IKEA, <ikeamexico.com.mx> o <ikeamexico.mx>. El nombre del Titular es, según la información contenida en la base de datos pública WhoIs correspondiente a los nombres de dominio en disputa, Luis Fernando Kosonoy Michel.
Se han tomado en cuenta, además, las pruebas presentadas por la Promovente respecto del uso no autorizado que ha hecho el Titular del contenido original de la página Web de la Promovente en los Estados Unidos de América que se identifica con los nombres de dominio en disputa. Tal direccionamiento, en lugar de justificar un supuesto interés legítimo más bien realza el hecho de que anunciar o promocionar contenido de terceros, sin licencia o autorización, es ilegítimo, por lo que tampoco existe en el expediente prueba alguna de uso legítimo y leal o no comercial por parte del Titular de los nombres dominio en disputa, sin intención de desviar a usuarios de Internet.
No se aprecia tampoco que las actividades del Titular a través de su página Web hayan contribuido a la buena fama del Titular. Por el contrario, se aprecia que el Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa sin interés legítimo y con el ánimo de beneficiarse de la reputación de la Promovente, en adición a la petición, por parte del Titular, de una suma que supera el valor de registro de los nombres de dominio en disputa, como contraprestación por la transferencia de éstos al Promovente.
Por ende, no se actualiza en la especie ninguno de los supuestos de excepción contenidos en el párrafo 1.c) de la Política y, por tanto, el Experto considera que la Promovente ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
“(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
El Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado los nombres de dominio en disputa de mala fe, particularmente en virtud de que los nombres de dominio en disputa han sido registrados con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea, máxime cuando se trata de una marca notoriamente conocida, como los es la marca IKEA de la Promovente.
Adicionalmente, el Experto considera que la Promovente presentó información y documentación sustancial que comprueba sus alegatos y sus derechos legítimos respecto de la marca IKEA, lo que deriva en que, al analizar el caso se ha encontrado cuestionable la adquisición de los nombres de dominio en disputa por el Titular. Conforme a ello, el Experto considera que los nombres de dominio en disputa han sido registrados de mala fe.
Por otro lado, es de suma importancia considerar que el Titular, como respuesta a los comunicados enviados por la Promovente, ofreció transferir a la Promovente los nombres de dominio en disputa por una suma de dinero que superaba los costos de registro de los nombres de dominio en disputa, haciéndose manifiesta la intención por parte del Titular de obtener un lucro adicional a las ventajas económicas que la propia explotación ilegítima de los sitios en la forma y con los medios que ya han quedado descritos en el caso supuso la utilización de los nombres de dominio en disputa para el Titular.
El Titular no ha presentado un Escrito de Contestación a la Solicitud, ni ha intentado presentar defensas o excepciones a las pretensiones de la Promovente.
También es relevante que el Titular, en los sitios Web identificados con los nombres de dominio en disputa, no comercializa productos propios ni promociona su imagen empresarial sino que reproduce de manera íntegra, sin autorización o licencia alguna por parte de la Promovente, el contenido original de la página Web de la Promovente en los Estados Unidos de América.
Tomando lo anterior en consideración, no es posible concebir ningún uso activo de buena fe, existente o propuesto, de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular, que no resultase ilegítimo como es el engaño al público consumidor.
Adicionalmente, es importante considerar que, a la fecha de emisión de la presente decisión, el procedimiento relativo al nombre de dominio <ikeamexico.com>, Inter Ikea Systems B.V. v. Luis Fernando Kosonoy Michel,Caso OMPI No. D2011-1971, seguido entre las mismas partes, ha sido resuelto en favor de la Promovente, reafirmando los criterios, consideraciones y conclusiones a que ha llegado el Experto en el presente caso, especialmente por cuanto hace a la mala fe con que han sido registrados y utilizados los nombres de dominio en disputa, por parte del Titular.
Por tanto, el Experto no encuentra circunstancias que permitan afirmar que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados o sean utilizados de buena fe y por lo tanto concluye que los mismos han sido registrados y utilizados de mala fe.
Se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimiento legal ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con los nombres de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <ikeamexico.com.mx> y <ikeamexico.mx> sean transferidos a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 27 de enero de 2012
