WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

ITmakers GmbH v. Cengiz Goekceguen

Verfahren Nr. DCH2017-0004

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist ITmakers GmbH aus Basel, Schweiz, vertreten durch Rentsch & Partner, Schweiz.

Der Gesuchsgegner ist Cengiz Goekceguen, aus Basel, Schweiz, vertreten durch Jean-Daniel Schmid, Schweiz.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der streitige Domain-Name <my-pizza.ch>.

Die Registerbetreiberin ist SWITCH. Die Domainvergabestelle ist Cyon GmbH.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 6 März 2017 per E-Mail und am 10. März per Post ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.

Am 7. März 2017 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des streitigen Domain-Namens ist. Das Zentrum wies die Gesuchstellerin am 9. März 2017 darauf hin, dass das Gesuch gemäss Paragraph 14(b) des Verfahrensreglementes formale Mängel aufwies. Nach Angabe des Zentrums reichte der Gesuchsteller das geänderte Gesuch am 17. März 2017 per E-Mail ein.

Am 20. März 2017 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 9. April 2017.

Die Gesuchserwiderung traf am 7. April 2017 per E-Mail bei dem Zentrum ein. Am selben Tag erklärte der Gesuchsgegner seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung. Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 1. Mai 2017 mit, dass die Schlichtungsverhandlung, welche am 28. April 2017 stattfand, nicht zu einem Vergleichschluss geführt habe.

Am 10. Mai 2017 beantragte die Gesuchstellerin die Verfahrensfortsetzung und brachte eine zusätzliche Eingabe ein.

Am 11. Mai 2017 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte Daniel Kraus am 02. Juni 2017 als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin ist eine schweizerische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) mit Sitz in Basel, die gemäss Handelsregister den Betrieb von Online-Portalen im Gastronomiebereich bezweckt. Einziger Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift ist Bilgin Alijevic.

Die Gesuchstellerin ist Halterin des Domain-Namens <mypizza.ch>, welcher erstmals am 26. Oktober 1999 registriert wurde. Unter diesem Domain-Namen betreibt sie eine Online-Bestellplattform seit September 2016 mit der Bezeichnung „MyPizza” bzw. „MyPizza.ch”.

Die Gesuchstellerin ist auch Inhaberin der Schweizer Marke MYPIZZA, welche am 1. Februar 2017 in den folgenden Klassen registriert wurde:
35

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Werbung für Restaurants über das Internet; Entgegennahme von Bestellungen für Restaurants.
39

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen, Auslieferung von Essen.
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Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Design von Computersoftware; Computerberatungsdienste; Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet.

Der Gesuchsgegner ist als Softwareentwickler tätig. Er ist Inhaber des streitigen Domain-Namens

<my-pizza.ch>, welcher am 02. Mai 2010 erstmals registriert wurde. Seit dem 12. Oktober 2015 ist er vom Gesuchsgegner registriert. Er hält den streitigen Domain-Namen für und im Auftrag von „My-Pizza Sejdini“, ein Einzelunternehmen welches seit dem 01. September 2014 im Handelsregister registriert ist.

Zwischen den Parteien besteht eine Geschäftsbeziehung seit November 2015 insofern, als der Gesuchsgegner auf der Webseite der Gesuchstellerin verzeichnet ist.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin macht geltend, dass sie Halterin des Domain-Namens <www.mypizza.ch> ist, wobei sie unter dieser Webseite die seit langem bekannte Online-Bestellplattform mit der Bezeichnung „MyPizza” bzw. „MyPizza.ch” betreibe. Über diese Plattform können Endabnehmer auf sehr einfache und schnelle Weise via Internet oder Smartphone Essen bestellen, indem sie ihre Postleitzahl in das Suchfeld eingeben, den bevorzugten Lieferdienst in ihrer Nähe aussuchen, das gewünschte Essen samt Getränken auswählen und sich die Bestellung gegen Bezahlung nach Hause liefern lassen. Die Gesuchstellerin agiere hierbei als Vermittlerin resp. Plattform zwischen den bei ihr verzeichneten Restaurant- und Lieferservices einerseits und den Endkonsumenten andererseits. Die besagten Gastronomiebetriebe erfassen bei „MyPizza.ch” ihre Daten (Firma, Name, Ort, Menu-Karte, usw.) und die Gesuchstellerin erhält jeweils u.a. eine Vermittlungsprovision und eine Gebühr für die Datenaufschaltung.

Die Online-Bestellplattform „www.mypizza.ch” existiere seit mindestens 2002, d.h. sie sei seit rund 15 Jahren aktiv und mit relevanten Geschäftsinhalten rund um die Vermittlung von Gastronomieangeboten unter dem Domain-Namen <mypizza.ch> aufgeschaltet. Dabei werde das Zeichen „MyPizza” bzw. „MyPizza.ch” neben der URL auch auf der Webseite selbst gebraucht. Der Domain-Name <mypizza.ch> wurde bereits im Oktober 1999 registriert. Bilgin Alijevic, Inhaber und Organ der Gesuchstellerin, habe die Online-Bestellplattform erfunden, entwickelt und auf dem „Delivery Food”-Markt in der Schweiz etabliert. Er habe das Projekt damals lanciert und die webbasierte Plattform unter aufwändiger zeit- und kostenintensiver Zusammenstellung der einzelnen Daten konzipiert, zusammengestellt und technisch aufgesetzt. Das Projekt „MyPizza.ch” bestehe nicht nur aus einer schnell zu programmierenden Website, sondern habe grössere Investitionen über mehrere Jahre erfordert. Die erfolgreiche Plattform sei seither laufend weiterentwickelt und ausgebaut worden. Zu diesem Zweck habe Bilgin Alijevic in der Folge auch entsprechende Handelsgesellschaften gegründet oder sei als Einzelunternehmen tätig gewesen.

Laut der Gesuchstellerin wurde die besagte Online-Bestellplattform „www.mypizza.ch” von 2004 bis 2009 von der 2004 eingetragenen und mittlerweile gelöschten „ITcabi GmbH in Liquidation“mit Sitz in Liestal BL betrieben. Bei jener Gesellschaft sei Bilgin Alijevic ebenfalls (Mit-)Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift gewesen. Auch in dieser Zeitspanne sei auf der Webseite unter dem Domain-Namen <mypizza.ch> das Zeichen „MyPizza” bzw. „My-Pizza.ch” im geschäftlichen Verkehr im konkreten Zusammenhang mit der Online-Vermittlung von Gastronomieangeboten kennzeichenmässig verwendet worden.

Weiter macht die Gesuchstellerin geltend, dass die Online-Bestellplattform „www.mypizza.ch” von Bilgin Alijevicunter der Geschäftsbezeichnung „bilgin.org” bzw. „bilgin.org alijevic YOUR IT SOLUTIONS!” als Einzelunternehmen von 2009 bis September 2016 betrieben worden sei. Das Einzelunternehmen sei nicht im Handelsregister eingetragen gewesen, verfolgte aber denselben Zweck wie die ITcabi GmbH in Liquidation und die Gesuchstellerin heute. Die Adresse des Einzelunternehmens in Basel sei dieselbe wie jene der Gesuchstellerin.

Seit September 2016 betreibe nun die Gesuchstellerindie Online-Bestellplattform „www.mypizza.ch” unter dem gleich lautenden Domain-Namen.

Die Zeichen „MyPizza” bzw. „MyPizza.ch” seien in der Schweiz von der Gesuchstellerin und ihren Rechtsvorgängern nicht nur via der Webseite gegenüber den Endabnehmern, sondern auch im Verhältnis zu den geschäftlichen Kunden (Restaurants und Lieferdienste) intensiv verwendet worden. So habe die Gesuchstellerin resp. ihre Rechtsvorgänger im Zuge von Marketingmassnahmen seit 2008 landes-weit ca. alle zwei Jahre Massesendungen an jeweils weit über 1,000 potenzielle Abnehmer versandt.

Dies alles indiziere die Bekanntheit und den Erfolg der Online-Bestellplattform „www.mypizza.ch”.

Weiter argumentiert die Gesuchstellerin, sie und ihre Rechtsvorgänger hätten seit rund 15 Jahren die Zeichen „MyPizza” bzw. „MyPizza.ch” als Bezeichnung für das Unternehmen (Geschäftsbezeichnung) sowie als Kennzeichen (Marke) für eigene Produkte und Leistungen im Bereich der Online-Vermittlung von Gastronomieangeboten gebraucht. Die Online-Bestellplattform „www.mypizza.ch” (Kennzeichen) resp. die Webseite der Gesuchstellerin seien aufgrund langjährigen und intensiven Gebrauchs bekannt und entsprechend beliebt. Demzufolge gäbe es eine zeitliche Gebrauchspriorität.

Somit läge eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin, gestützt auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, sowie auf das Markenrecht, vor.

In Anbetracht ihrer Ausführungen beantragt die Gesuchstellerin, dass der streitige Domain-Name

<my-pizza.ch> auf sie übertragen werde.

B. Gesuchsgegner

Der Gesuchsgegner macht dagegen folgendes geltend: Der streitige Domain-Name <my-pizza.ch> wurde im Jahr 2010 registriert. Im August 2014 sei er durch Milaim Djemaili erworben. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass dieser - gemeinsam mit seiner Familie - den Aufbau einer Pizzeria in Basel geplant habe. Die Pizzeria, welche auch Grill-Spezialitäten und Speisen aus dem Balkan verkaufen sollte, wurde sodann gegründet und seither von Milaim Djemaili gemeinsam mit seiner Familie unter der Namen „My-Pizza Sejdini“ in Basel betrieben. Seit September 2014 sei die Pizzeria auch im Handelsregister unter der Firma „My-Pizza Sejdini“ eingetragen. My-Pizza Sejdini betreibe auch die Internetseite, welche über den streitigen Domain-Namen <my-pizza.ch> erreichbar sei. Diese Internetseite wurde im Jahr 2014 bereits zu Testzwecken aufgeschaltet. Eine effektive, d.h. produktive Nutzung habe ab September 2015 erfolgt.

Der Gesuchsgegner sei als Softwareentwickler tätig. Er sei persönlich mit Milaim Djemaili befreundet und habe ihn bei der Gründung der Pizzeria My-Pizza Sejdini geholfen, indem er dessen Internetseite entwickelt und unterhalten habe, was er auch heute noch tue. In diesem Zusammenhang habe der Gesuchsgegner den streitigen Domain-Namen erneut registriert, nachdem diese temporär gelöscht worden sei. Heute halte der Gesuchsgegner den streitigen Domain-Namen für und im Auftrag von My-Pizza Sejdini.

Laut dem Gesuchgegner hätten die Parteien schon seit November 2015 Geschäftsbeziehungen unterhalten. Die Gesuchstellerin habe Kenntnis des Zeichens „my-pizza“ ab dem Moment gehabt, ab welchem der Gesuchsgegner das Zeichen an Bilgin Alijevic, den einzigen Gesellschafter der Gesuchstellerin, für deren Webseite zu Verfügung gestellt habe. Die Geschäftsbeziehung wurde auch nach dem Wechsel der Inhaberschaft des Portals „www.mypizza.ch“ fortgesetzt; nunmehr bestehe sie zwischen „My-Pizza Sejdini“ und der Gesuchstellerin. My-Pizza Sejdini sei auf dem Portal „www.mypizza.ch“ als potentieller Lieferdienst aufgeführt. Für die vorliegende Streitigkeit sei in diesem Zusammenhang entscheidend, dass Bilgin Alijevic, und damit auch der Gesuchstellerin zu jedem Zeitpunkt bekannt sei und gewesen sei, dass My-Pizza Sejdini unter dem streitigen Domain-Namen <my­ pizza.ch> eine Pizzeria bzw. einen Take-Away-Dienst betreibt. Bilgin Alijevic, und damit auch die Gesuchstellerin, seien explizit damit einverstanden gewesen, dass

My-Pizza Sejdini den streitigen Domain-Namen <my-pizza.ch> für diese Zwecke nutzt. Die entsprechende Absprache sei aber lediglich mündlich getroffen worden, weshalb diese im vorliegenden Verfahren nicht unmittelbar nachgewiesen werden könne.

Der Gesuchsgegner argumentiert des Weiteren, dass es keine Verwechslungsgefahr zwischen <mypizza.ch> und <my-pizza.ch> gäbe.

Er hält auch fest, dass die Marke der Gesuchstellerin erst mit Hinterlegungsdatum vom 3. November 2016 registriert wurde, aber dass der streitige Domain-Name durch den Gesuchsgegner bereits vor diesem Datum registriert worden und durch My-Pizza Sejdini im beschriebenen Sinn verwendet worden sei, sodass ein Weiterbenützungsrecht bestehe.

Weiter sei noch bedeutsam, dass das Kennzeichen „my-pizza.ch“ im Wesentlichen aus dem Begriff „Pizza“ besteht. Damit sei klar, dass das Kennzeichen lediglich (oder zumindest in wesentlichen Teilen) Gemeingut darstelle und damit von Vornherein vom lauterkeitsrechtlichen Schutz ausgeschlossen sei.

Unabhängig vom den vorstehenden Aspekten sei auch zu beachten, dass My-Pizza Sejdini seit September 2014 im Handelsregister eingetragen sei.

Dies wurde aber von der Gesuchstellerin selbst – nicht durch ihre Anwälte - in einer nicht beantragten und deshalb auch nicht berücksichtigten Replik bestritten.

C. Zusätzliche Eingabe der Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin brachte im Wesentlichen vor, dass eine aktive Nutzung des streitigen Domain-Namens erst ab frühestens 2016 erfolgt sein kann und stritt ab, dass die Gesuchstellerin mit der Verwendung des streitigen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner einverstanden war.

6. Entscheidungsgründe

Gemäss Paragraph 21(c) des Verfahrensreglements liegt es im Rahmen der allgemeinen Befugnisse des Experten, weitere Darlegungen zuzulassen. Der Experte hält jedoch feist, dass die Berücksichtigung der zusätzlichen Eingabe nicht ausschlaggebend für die Entscheidung des Experten war.

Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements muss eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts vorliegen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.

A. Bestand und Verletzung eines Kennzeichenrechts

Die Gesuchstellerin stützt ihre Argumentation vor allem auf ihre langjährige Benützung des Domain-Namens <mypizza.ch>, welche, laut der Meinung des Experten, ausreichend glaubhaft gemacht wurde. Als solches ist aber ein Domain-Name kein absolutes Kennzeichenrecht. Dass der Domain-Name <mypizza.ch> durch seine langjährige Benutzung bekannt geworden ist, wurde in den Augen des Experten nicht bewiesen. Als Kennzeichenrecht erwähnt die Gesuchstellerin nur die Marke MYPIZZA, welche erst am 3. November 2016 angemeldet wurde.

Indes fällt auf, dass der Gesuchsgegner den streitigen Domain-Namen 2015, d.h. vor der Registrierung der genannten Marke registriert hat, und dieser tatsächlich bereits im Mai 2010 von Milaim Djemaili ebenfalls im Zusammenhang mit My-Pizza Sejdini registriert wurde. Der Gesuchsgegner verwendet den streitigen Domain-Namen <my-pizza.ch>, indem er ihn für und im Auftrag von My-Pizza Sejdini hält.

Diesen Umständen ist Rechnung zu tragen.

Gemäss Art. 14 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben („MschG“) kann die Gesuchstellerin als Markeninhaberin dem Gesuchsgegner nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Somit darf im Prinzip der Gesuchsgegner den streitigen Domain-Namen <my-pizza.ch> wie bisher weiterbenützen.

Die Gesuchstellerin rügt ein täuschendes und treuwidriges Verhalten des Gesuchsgegners in Verletzung der Art. 2 und 3 lit. d des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (nachfolgend “UWG”). Sie stützt ihre Argumentation vor allem auf die Generalklausel des Art. 2 UWG, obwohl diese gegenüber den spezifischen Vorschriften des UWG und insbesondere von Art. 3 lit d UWG subsidiär anzuwenden ist.

Um der Gesetzeslogik zu folgen ist der Fall zuerst unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG zu analysieren, erst danach unter Art. 2 UWG.

Der Tatbestand des Art. 3 lit. d UWG setzt voraus, dass durch die beanstandete Massnahme eine Verwechslungsgefahr mit den im weiten Sinne zu verstehenden Leistungen eines anderen Mitbewerbers entsteht (Pedrazzini/Pedrazzini, op.cit., Rz. 5.75). Unlauter handelt nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für den ganzen Bereich des Kennzeichenrechts einheitlich (BGE 126 II 315 E. 7b).

Die Gesuchstellerin betreibt eine Internetplattform rund um die Vermittlung von Gastronomieangeboten. Auf ihrer Webseite sind nicht nur, aber vor allem, Pizzerias zu finden. Der Gesuchgegner nutzt indessen (indirekt) den streitigen Domain-Namen im Zusammenhang mit einer Pizzeria, welche auch

Grill-Spezialitäten und Speisen aus dem Balkan verkauft.

Eine Ähnlichkeit der Internet-Aktivitäten der Gesuchstellerin und des Gesuchgegner kann nicht verneint werden. Gleichzeitig muss aber auch annerkannt sein, das es hunderte von Pizzerias in der Schweiz gibt, sowie mehrere Vermittlungsplatformen im Food-Bereich.

Die Begriffe „my“ und „pizza” sind aber generische Begriffe, die selbst in Kombination nur schwach kennzeichnend wirken und somit keine Unterscheidungskraft im Sinne eines individualisierenden Mitteilungsinhaltes haben, womit ein Domainname gemäss Judikatur keinen Kennzeichenschutz geniesst und damit keine Verwechslungsgefahr vorliegt (Handelsgericht des Kantons Aargau vom 9. Mail 2000 in Sachen „swisslawyers.com”, sic! 7/2000, S. 624).

Entsprechend ist davon auszugehen, dass weder der Gesuchsgegner noch My-Pizza Sejdini von einem durch die Gesuchsstellerin geschaffenen, und überdies bestrittenen, „Goodwill” profitieren wollten oder konnten. Vielmehr hat der Gesuchsgegner sein legitimes Interesse an der bereits vor der Markenregistrierung erfolgten Verwendung des streitigen Domain-Namens nachgewiesen (vgl. SBS Swiss Business School GmbH v. Werner Käser, WIPO Verfahren Nr. DCH2007-0005; Pneus-online Suisse Sàrl v. Delti.com AG, WIPO Verfahren Nr. DCH2008-0007).

Im Weiteren gibt es auch keinen Hinweis in den Eingaben darauf, dass der streitige Domain-Name des Gesuchsgegners als “Lockvogel” dient, indem die Erwartungen eines Suchenden zwecks Kundenfang ausgenützt werden (Jann Six, Der privatrechtliche Namensschutz von und vor Domänennamen im Internet, 2000, Rz. 368).

Auf die Tatsache, dass die Nutzniesserin des streitigen Domain-Namens <my-pizza.ch>, My-Pizza Sejdini, schon seit den 1. September 2014 im Handelsregister eingetragen hat, sodass sie gegenüber der Marke MYPIZZA auch Priorität hat, wird des Weiteren hingewiesen.

Gemäss Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist Art. 2 UWG nur subsidiär anwendbar. Eine Unlauterkeit kann sich auch von der Generalklausel des Art. 2 UWG ableiten, da es auch andere Tatbestände, ausser dem der Verwechslungsgefahr, geben kann, die als unlauter qualifiziert werden müssen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Gesuchsgegner den streitigen Domain-Namen ohne spezifische Bedürfnisse oder triftige Gründe registriert, und mit der Absicht oder mit der Wirkung, den Inhaber des Kennzeichenrechts daran zu hindern, den Namen zu benutzen. Auch dies scheint im vorliegenden Fall nicht gegeben zu sein. Der Gesuchgegner hält den streitigen Domain-Namen für ein Unternehmen, welches eine Pizzeria und Pizzeria-Take Away führt. Das ist ein ausreichender Grund, um die Bezeichnung „Pizza“ zu benutzen.

7. Entscheidung

Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements weist der Experte die von der Gesuchsstellerin beantragte Übertragung des streitigen Domain-Namens <my-pizza.ch> ab.

Daniel Kraus
Experte
Datum: 16. Juni 2017