Die Gesuchstellerinnen sind heroal- Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG aus Verl, Deutschland („Gesuchstellerin 1“) und Dr. Vera Schöne aus Verl, Deutschland („Gesuchstellerin 2“), vertreten durch Rentsch & Partner, Schweiz.

Die Gesuchsgegnerin ist Rufalex Rollladen-Systeme AG, Hansjörg Rufer aus Kirchberg, Schweiz.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <heroal.ch> (nachfolgend der „Domain-Name”). Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Zürich, Schweiz, die Domainvergabestelle ist Webland AG.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 24. Februar 2017 per E-Mail und am 1. März 2017 per Post ein.

Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für „.ch” und „.li” Domainnamen („Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.

Am 27. Februar 2017 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 3. März 2017 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Der letzte Tag der Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 23. März 2017.

Die Gesuchserwiderung traf am 21. März 2017 per E-Mail bei dem Zentrum ein. Am selben Tag bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung der Gesuchsgegnerin. Die Gesuchsgegnerin erklärte am selben Tag ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung.

Die Schlichtungsverhandlung fand am 10. April 2017 statt, welche nicht zu einem Vergleichsabschluss führte. Sodann beantragten die Gesuchstellerinnen am 25. April 2017 die Aussetzung des Verfahrens, welches am selben Tag vom Zentrum ausgesetzt wurde. Am 4. Mai 2017 beantragten die Gesuchstellerinnen die Fortsetzung des Verfahrens und die Bestellung eines Experten.

Das Verfahren wurde am 4. Mai 2017 in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 31. Mai 2017 Andrea Mondini als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin 1 ist eine Anbieterin von Aluminium-Profilsystemen Aluminium-Rolladenstäbe sei und bietet ihre Produkte international und insbesondere auch in der Schweiz unter dem Zeichen „Heroal“ an.

Die Gesuchstellerin 2 ist Inhaberin der internationalen Marke Nr. 493607 HEROAL, welche am 6. März 1985 in den Klassen 6 (u.a. für Fenster, Türen und Rollläden aus Metall), Klasse 7 (motorisierte Getriebe für Rolltore, Fensterläden und Rolläden), Klasse 19 (u.a. für Fenster und Türen und Rollläden) und Klasse 20 (Innenjalousien) registriert wurde und auch in der Schweiz zum Schutz zugelassen ist.

Die Gesuchsgegnerin ist in der Fabrikation von und dem Handel mit Rollläden tätig.

Die Gesuchsgegnerin hat den Domain-Namen am 13. September 2002 registriert. Der Domain-Name führt zu keiner aktiven Webseite.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerinnen

Die Gesuchstellerinnen machen im Wesentlichen geltend:

- Dass die Gesuchstellerin 1 eine europaweit führende Anbieterin von Aluminium-Profilsystemen und Weltmarktführerin für Aluminium-Rollladenstäbe sei und das Zeichen „Heroal“ seit über 50 Jahren benutzt habe;

- Dass die Gesuchstellerin 1 mit ihren Produkten auch in der Schweiz seit vielen Jahren auf dem Markt präsent sei;

- Dass die Gesuchstellerin 2 die Tochter des Unternehmensgründers und Mitglied der Geschäftsführung der Gesuchstellerin 1 sei und in dieser Eigenschaft Inhaberin der internationalen Marke Nr. 493607 HEROAL sei, und damit eines Kennzeichenrechts nach dem Recht der Schweiz;

- Dass die Gesuchsgegnerin in keiner wirtschaftlichen oder rechtlichen Beziehung zu den Gesuchstellerinnen steht;

- Dass die Gesuchstellerinnen die Gesuchsgegnerin zu keinem Zeitpunkt ermächtigt haben, den Domain-Namen zu registrieren oder zu gebrauchen;

- Dass die Gesuchsgegnerin den Domain-Namen nicht aktiv verwendet. Einziger Inhalt sei der schwarz geschriebene Text „heroal.ch“ auf weissem Hintergrund.

- Dass die Gesuchsgegnerin mehr als 100 Internetadressen für sich registriert habe.

- Dass die Registrierung und/oder Verwendung des Domain-Namens die Markenrechte der Gesuchstellerin 2 und unlauteren Wettbewerb gegenüber der Gesuchstellerin 1 darstelle, sowie den Handelsnamen der Gesuchstellerin 1 nach Art. 2 Abs. 1, 8 und 10 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums („PVÜ“) verletze.

B. Gesuchsgegnerin

In ihrer Gesuchserwiderung vom 21. März 2017 machte die Gesuchsgegnerin geltend, sie sei im produzierenden Rollladengeschäft tätig, wogegen die Gesuchstellerin 1 in der Schweiz mehrheitlich im Fenstereinbau tätig sei. Sie erklärte sodann, sie hätte den Domain-Namen aufgrund einer früheren Zusammenarbeit mit der Gesuchstellerin 1 vorsorglich für eine mögliche weitere Zusammenarbeit beider Firmen für sich reserviert, jedoch nicht genutzt. Sie habe die Gesuchstellerin 1 aufgefordert, ein Kaufangebot abzugeben, dem letztere nicht nachgekommen sei.

6. Entscheidungsgründe

Da die Gesuchstellerinnen eine enge geschäftliche Beziehung zueinander aufweisen und ein hinreichendes gemeinsames Interesse an der Übertragung des Domain-Namens geltend gemacht haben, genehmigt der Experte das gemeinsame Vorbringen der Gesuchstellerinnen.

Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und der eingereichten Schriftstücke zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches der Gesuchstellerin nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.

Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn:

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.

A. Bestand von Kennzeichenrechten

Als Kennzeichenrechte gelten gemäss Paragraph 1 des Verfahrensreglements insbesondere das Recht an einer Firma, einem Namen, einer Marke, einer Herkunftsangabe sowie die aus dem Lauterkeitsrecht fliessenden Abwehrrechte.

Die Gesuchstellerin 2 hat dargetan, dass sie Inhaberin der internationalen Marke Nr. 493607 HEROAL ist,, welche am 6. März 1985 in den Klassen 6 (u.a. für Fenster, Türen und Rollläden aus Metall), Klasse 7 (motorisierte Getriebe für Rolltore, Fensterläden und Rolläden), Klasse 19 (u.a. für Fenster und Türen und Rollläden) und Klasse 20 (Innenjalousien) registriert wurde und auch in der Schweiz zum Schutz zugelassen ist.

Die Gesuchstellerin 1 ist unter dem Kennzeichen „Heroal“ auf dem schweizerischen Markt tätig und kann sich auf den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz berufen, zumal das Zeichen „Heroal“ kennzeichnungskräftig ist (Artikel 3 lit. d des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG“)).

B. Klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin

Artikel 13 Abs. 1 des Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben („MSchG“) verleiht einem Markeninhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Gemäss Artikel 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen den Gebrauch eines Zeichens untersagen, welches die Rechte des Markeninhabers verletzt, da es seiner älteren Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen gebraucht wird, so dass daraus eine Verwechslungsgefahr entsteht (Artikel 3 Abs. 1 lit. c MSchG).

Die Marke HEROAL ist mit dem Domain-Namen der Gesuchstellerin 2 praktisch identisch.

Es ist unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin den Domain-Namen nicht aktiv in Zusammenhang mit Rollläden, Fenster oder ähnlichen Produkten benutzt. Einziger aufgeschalteter Inhalt ist der schwarz geschriebene Text „heroal.ch“ auf weissem Hintergrund. Nach schweizerischem Recht ist es umstritten, ob die Registrierung eines Domain-Namens ohne aktive Benutzung als kennzeichenmässiger Gebrauch gilt (siehe BSK MSchG-Michael Isler, Art. 13, Rz. 17; BGer. 4C 31/2004, „Riesen“)

Dese umstrittene Frage kann vorliegend offen gelassen werden, denn es liegt eine klare Verletzung des UWG vor: Gemäss Artikel 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welche das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und damit widerrechtlich. Unlauter handelt gemäss Artikel 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, welche geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

Die Gesuchsgegnerin hat anerkannt, dass sie den Domain-Namen aufgrund einer früheren Zusammenarbeit mit der Gesuchstellerin 1 „vorsorglich“ für eine mögliche weitere Zusammenarbeit beider Firmen für sich reserviert habe und die Gesuchstellerin 1 aufgefordert habe, ein Kaufangebot zu unterbreiten. Daraus ist zu schliessen, dass die Gesuchsgegnerin den Domain-Namen in Behinderungsabsicht registriert und damit Art. 2 UWG verletzt hat. Durch die Registrierung des Kennzeichens der Gesuchstellerin 1 als Domain-Name hat die Gesuchsgegnerin zudem eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG geschaffen (Feldschlösschen Getränke Holding AG v. John De Souza, Verfahren Nr. DCH2004-0012).

Die Gesuchgegnerin hat keine stichhaltigen Verteidigungsgründe vorgetragen, zumal sie nicht behauptet hat, sie sei von den Gesuchstellerinnen ermächtigt worden, deren Kennzeichen als Domain-Namen zu registrieren.

Zusammenfassend liegt hier eine klare Verletzung von Artikel 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG im Sinne von Paragraph 24(c) und (d) des Verfahrensreglements vor.

Es sind keine Gründe ersichtlich, die der beantragten Übertragung der Domain-Namen auf die Gesuchstellerin entgegenstehen; die Rechtsverletzung rechtfertigt die Übertragung.

7. Entscheidung

Aus den vorstehend genannten Gründen entscheidet der Experte, dass der Domain-Name <heroal.ch> gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchstellerin zu übertragen ist.

Andrea Mondini
Experte
Datum: 13. Juni 2017