신청인: Perfetti Van Melle Benelux BV, Breda, The Netherlands
신청인의 대리인: Perfetti Van Melle S.p.A., Italy
피신청인: Jin-Hak Ryu, Gwangju, Republic of Korea
2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <fruitella.com>이고, 분쟁도메인이름은 Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a DomainCa.com에 등록되어 있다.
3. 행정절차개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2008년 4월 29일 전자서면으로 그리고 2008년 5월5일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2008년 5월 3일 해당 서류의 수령을 통지하였다.
센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2008년 4월 30일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2008년 5월 2일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 현재 분쟁도메인이름의 등록인이 “Charles Yu” 가 아니라 “Jin-Hak Ryu”이고 그 등록인의 연락정보가 피신청인의 연락정보와 일치함, (2) “Jin-Hak Ryu”가 분쟁도메인이름을 현재 등록하고 있음, (3) 등록약관의 언어가 한국어임, (4) 기타 분쟁도메인이름의 현황 및 등록인의 연락정보 등을 확인해 주었다.
이에 따라 센터는 신청인에게 2008년 5월 8일 신청서 흠결 통지를 내렸고, 이에 신청인은 수정된 분쟁해결신청서 및 절차상 언어를 영어로 하고자 하는 신청인의 요청서를 2008년 5월 9일 및 15일에 센터에 접수하였다.
센터는 2008년 5월 16일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정 (“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결 규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2008년 5월 16일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2008년 6월 5일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2008년 6월 6일에 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다
절차상 언어에 관하여 신청인은 절차상 언어를 영어로 진행할 것을 요구하는 신청을 제출하였고 피신청인은 신청인의 요구에 반대하는 의사를 표시하여, 센터는 영문으로 제출된 분쟁해결신청서 접수, 영문 또는 국문으로 제출된 답변서 접수, 패널워원은 절차상 언어를 결정할 권한 및 결정문 작성을 선택할 수 있고 당사자들이 제출한 서류에 대하여 번역문 제출을 요구할 수 있다고 2008년 5월 16일에 신청인 및 피신청인에게 통지하였다.
신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 김영 패널위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2008년 6월 20일 패널을 적법하게 구성하였다.
4. 사실관계
신청인은 네델란드 회사로 FRUITTELLA 상표를 1950년대부터 캔디에 사용해오고 있고, 캔디를 비롯한 국제 상품 분류 30의 주요 제품에 대한 다수의 상표등록 및 출원의 소유자이다. 예를 들어, 영국(1956), 아일랜드(1963), 캐나다 (1966), 베네룩스(1971) 필리핀(1972) 과 대한민국 (1993)에 상표등록이 되어 있다.
피신청인은 분쟁도메인이름 <fruitella.com> 을 2003년 7월 5일에 등록하였다.
5. 당사자들의 주장
A. 신청인의 주장
- 도메인 이름과 상표와의 동일·유사성
신청인은 FRUITTELLA 상표를 영국(1956)을 비롯하여 세계 여러나라에 상표등록을 하였으며, 대한민국에도 1993년에 상표등록 하였다.
신청인은 1950년대부터 캔디에 FRUITTELLA 상표를 사용하여 왔으며 전세계적으로 성공적으로 선전, 판매되고 있다. 2007년도 총 판매액이 USD100,459,000이며 광고비도 USD 5,335,000에 달했다.
신청인은 “www.perfettivanmelle.com”, “www.fruittella.com”, “www.fruittellaland.com” 의 웹사이트를 운영하고 있으며 유명한 인터넷 무료 백과사전인 Wikipedia® 에 FRUITTELLA가 검색된다.
신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름 <fruitella.com>이 신청인의 FRUITTELLA 상표와 혼동할 정도로 유사하거나 거의 동일하다고 주장한다.
- 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 및 정당한 이익
신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름으로 알려지거나, 분쟁도메인이름에 대해 합법적인 선사용으로 인해 발생되는 권리 또한 없다고 주장한다. 또한, 신청인은 분쟁도메인이름에 포함된 “Fruitella” 가 일반 명칭이거나 기술적 표장에 해당하지 않는다고 주장한다. 따라서, 피신청인은 분쟁도메인이름에 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장한다.
- 피신청인의 부정한 목적
신청인은 피신청인의 존재에 대한 어떠한 정보를 받은 적이 없고, 어떠한 연락이나 제휴 또는 상업적 관계 또한 갖고 있지 않다고 주장한다.
신청인은 “Fruitella”가 신청인의 FRUITTELLA 상표와 너무나 유사하여 FRUITTELLA 제품의 인터넷 검색시 소비자들에게 혼동을 야기시킨다고 주장한다. 따라서 신청인은 피신청인이 신청인의 영업을 방해할 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하고 있다고 주장한다.
B. 피신청인의 주장
피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다. 다만, 본 행정절차 개시 전 피신청인이 센터로 두차례 보낸 이메일을 통하여 본인이 분쟁도메인이름의 등록인임을 밝히고 연락정보를 알려주었으며, 본 행정절차를 한국어로 진행하여 줄 것을 요청하였다.
6. 검토 및 판단
행정절차상 언어
절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 따라서 본 패널은 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다. 다만 신청인이 제출한 절차상 언어를 영어로 하고자 하는 요청에 대하여, 피신청인이 신청인과 센터에 보내는 이메일을 모두 영어로 작성하는 등 영어로 된 문서와 자료를 이해하는 데 지장이 없고, 본 절차 진행의 공정성과 신속성을 위하여 이미 영어로 제출된 분쟁해결신청서의 번역은 불필요하다고 판단된다.
입증책임
규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음 요건을 입증하여야 한다.
(1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것;
(2) 등록인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것;
(3) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.
상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.
A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성
신청인은 FRUITTELLA 상표에 대하여 세계 여러 나라에 상표등록을 하였을 뿐만 아니라 1950년대부터 캔디 등 상품에 사용한 결과 FRUITTELLA 상표에 대해 권리가 있다고 본다.
분쟁도메인이름 <fruitella.com>에서 “.COM”은 식별력이 없는 부분이고, 나머지 부분은 “FRUITTELLA”라는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 매우 유사한 것으로 판단된다.
B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
“Fruitella” 는 일반명도 아니고 사전에 나오는 단어도 아니며, 피신청인이 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있다거나 하는 주장도 없다. 또한 피신청인이 분쟁도메인이름을 영리를 목적으로 하지 않고 비영리적 또는 공정한 사용을 하고 있다거나 하는 주장도 없다. 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않다고 판단된다.
C. 피신청인의 부정한 목적
신청인은 1950년대부터 “FRUITTELLA” 라는 상표를 캔디 등 상품에 사용해 왔고 대한민국을 비롯한 세계 여러 나라에서 동 제품을 판매하여 상당한 명성을 획득한 것으로 보이며, 이에 대해 피신청인은 아무런 반박이 없다. 나아가 신청인은 “FRUITTELLA” 에 대해 세계 여러 나라에 상표 등록을 하였으며, 특히 대한민국에서는 1992년 5월 28일자로 상표 출원하여 1993년 4월 17일자로 공고되었고 1993년 5월 26일자로 상표등록결정이 되었는 바, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 당시(2003년 7월 5일) 이미 신청인의 상표는 대한민국에 공표되어 있었다. 또한 신청인이 제출한 분쟁도메인이름의 최근 웹페이지를 보면 분쟁도메인이름이 판매용임을 알 수 있다. 따라서, 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하고 있다고 판단된다.
7. 결정
본 패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하고; (ii) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않으며; (iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다고 판단한다.
앞에서 검토한 바와 같이, 본 패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <fruitella.com>을 Perfetti Van Melle Benelux BV에게 이전할 것을 결정한다.
김 영 단독패널위원
일자: 2008년 7월 4일
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