La Demandante es Grupo Zena de Restaurantes, S.A., Madrid, España representada por Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, España.
La Demandada es Ri, Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <zena.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Register.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de junio de 2006. El 13 de junio de 2006 el Centro envió a Register.com vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 14 de junio de 2006 Register.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo y técnico. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de junio de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de julio de 2006. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 11 de julio de 2006.
El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de julio, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento. El escrito de Demanda se
presentó en lengua española y la Demandante ha solicitado que el procedimiento
se desarrolle en dicha lengua. El Demandado no ha contestado la Demanda, pero
ambas partes son españolas y por tanto comprenden dicha lengua. Teniendo en
cuenta estas circunstancias, el Experto, haciendo uso de la facultad contenida
en el párrafo 11.a) del Reglamento, estima que el español debe ser la lengua
del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, Grupo Zena de Restaurantes, S.A., es titular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de las siguientes marcas, en la clase 42 del Nomenclátor Internacional (“servicios propios de restaurantes, cafeterías y demás servicios propios del ramo de hostelería”):
- Marca denominativa nº 2.407.741 ZENA, solicitada el 13 de junio de 2003, y actualmente en vigor.
- Marca denominativa nº 2.417.862 GRUPO ZENA DE RESTAURACIÓN, solicitada el día 27 de julio de 2001, y actualmente en vigor.
- Marca mixta nº 2.419.814 GRUPO ZENA DE RESTAURACIÓN, solicitada el día 6 de agosto de 2001, y actualmente en vigor.
La Demandante es titular del nombre de dominio <zena.es>. La página web a la que se vincula dicho dominio, ofrece información corporativa de la empresa.
El Grupo Zena de Restaurantes, S.A., es conocido en el ámbito empresarial y más concretamente en el sector hostelero.
El nombre de dominio <zena.com> fue registrado el 10 de noviembre de 1999.
El contenido actual de la Web a la que se accede a través del nombre de dominio
en disputa, <zena.com>, es absoluta reproducción de la página Web de la
Demandante, alojada en el nombre de dominio <zena.es>, titularidad de
ésta.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega:
Que es el principal Grupo de restauración en España, Grupo Zena de Restaurantes, S.A., constituida en 2001, una de las más destacadas empresas de restauración multimarca y la primera empresa española de franquicias de establecimientos de restauración.
Que de conformidad con la base de datos Whois el nombre de dominio <zena.com> ha sido registrado por Ri, no correspondiendo este dato a ninguna persona física o jurídica conocida.
Que es titular registral de la marca ZENA, así como de marcas que contienen la denominación Zena, según acredita con los documentos números 3, 4 y 5.
Que desarrolla actividad a través del nombre de dominio <zena.es> desde el 1 de junio de 2001, suponiendo éste un canal de comunicación imprescindible con sus clientes.
Que tiene interés legítimo en obtener el nombre de dominio <zena.com>, no sólo para continuar con el cumplimiento de sus objetivos empresariales, aprovechando las ventajas competitivas que le ofrece Internet, sino también para evitar que terceros hagan un uso fraudulento como el que viene desarrollando el Demandado.
Que ha intentado recuperar con anterioridad a este procedimiento el nombre de dominio <zena.es>, siendo el resultado negativo al no poder contactar con el Demandado, lo que, en su opinión, sustenta la falsedad de los datos de contacto dados por éste al registrar el nombre de dominio.
Que el Demandado no ha desarrollado ningún tipo de actividad dentro de la página Web <zena.com>; es más, que el dominio está redireccionado a la página Web de la Demandante <zena.es>.
Que el nombre de dominio <zena.es> objeto de la demanda es idéntico, o cuando menos confusamente similar, a la marca notoria “ZENA”, cuya titularidad ostenta. Y que analizada la estructura del nombre de dominio, se debe concluir que la elección del mismo por el Demandado no puede ser fruto del azar sino de un acto premeditado.
Que en virtud del párrafo 5.a) del Reglamento solicita se tengan en especial consideración las leyes y principios del derecho español, aplicable al presente supuesto por ser ambas partes residentes en territorio español. Y especialmente se tenga presente la Ley 17/2001 de Marcas española, y concretamente su artículo 34.
Que el Demandado carece de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio objeto de demanda porque 1) no es titular de ninguna marca que contenga el término “zena” ni está autorizado por la Demandante para utilizar esa denominación, 2) tampoco realiza desde el nombre de dominio oferta de productos o servicios de buena fe, como exige la Política y, 3) no es conocido en el mercado ni se le puede identificar con la denominación que constituye el nombre de dominio.
Que el dominio ha sido registrado de mala fe porque el hecho de que los datos de registro sean falsos, implica en sí mismo un registro de mala fe, como declaran diversas Decisiones del Centro, que aporta.
Que, igualmente, el uso es de mala fe, siguiendo el criterio de Decisiones del Centro que consideran como tal la tenencia de un nombre de dominio a los únicos efectos de servir de redirección hacia la página del titular marcario. Añadiendo que, además, este uso revela la intención del Demandado de obstaculizar al titular de la marca poder reflejarla como nombre de dominio en cualquier nivel y extensión.
Que por todo lo expuesto solicita le sea transferido el nombre de dominio <zena.com>.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
El Experto deberá examinar los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política. Estos son los siguientes:
i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de producto o servicio sobre la que la Demandante tenga derechos.
ii) que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio.
iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de (a) las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, (b) lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento, y (c) de acuerdo con cualesquiera reglas que el Experto considere aplicables.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para justificar el cumplimiento de este requisito, la Demandante, de las diversas marcas de las que es titular, alega la absoluta identidad o, al menos, semejanza productora de confusión entre su marca ZENA y el nombre de dominio <zena.com>.
El Experto considera que, efectivamente, entre el nombre de dominio <zena.com> y la marca ZENA de la Demandante, puede afirmarse que existe total identidad hasta el punto de crear confusión entre ambos.
La única diferencia existente entre la marca de la
Demandante y el nombre de dominio impugnado se refiere a la extensión “.com”,
característica de un dominio genérico. Como numerosas Decisiones UDRP del Centro
han concluido, estas extensiones por ser de obligatoria inclusión en los dominios
de primer nivel, no deben entrar en el análisis comparativo para determinar
la identidad o similitud con la marca de la Demandante. En efecto, en la comparación
entre la marca y el nombre de dominio, la inclusión en éste de los elementos
.com, .net .org, biz., etc, indicadores del primer nivel, no pueden llegar a
significar en absoluto una diferente calificación en cuanto a la identidad,
puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos
contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. Así se recoge entre otras
en las siguientes Decisiones: Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI
Nº. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso OMPI
Nº. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, Caso
OMPI Nº. D2001-1425; y Myrurgia, S.A.
v. Javier Iván Madroño, Caso OMPI Nº.
D2001-0562.
El Experto entiende, en consecuencia, cumplido el requisito contenido en el párrafo 4.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Demandado no ha contestado a la demanda por lo que ha sido imposible conocer su versión de los hechos. Con ello, además, perdió la oportunidad de aportar prueba alguna acerca de los derechos o intereses legítimos que pudiera ostentar sobre el nombre de dominio <zena.com>.
El Experto interpreta que esta falta de respuesta puede ser debida a que el Demandado carece de la argumentación necesaria para acreditar tal extremo, pues, de otro modo, hubiera sido de esperar una posición activa a la hora de defender sus intereses.
El Experto ha examinado, además, los diferentes indicios a través de los cuales se podría determinar la existencia de interés legítimo o derecho del Demandado, atendiendo a lo establecido en el párrafo 4.c) de la Política y ha verificado que los antecedentes acreditan que:
- no consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que el Demandado sea titular.
- el Demandado no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró el nombre de dominio, oferta alguna de productos o servicios de buena fe. Es más, en el momento actual, el contenido de la página a la que se accede desde <zena.com> es exactamente el mismo que el de la página Web <zena.es>, cuya titularidad ostenta la Demandante, lo que significa que, no sólo no realiza oferta alguna de buena fe, sino que, además, parece estar vulnerando los derechos de propiedad intelectual de la Demandante sobre el contenido de su página Web. Por lo tanto, el uso que el Demandado hace del nombre de dominio no puede calificarse de leal y legítimo.
- el Demandado no es conocido por el nombre de dominio. De hecho el nombre del titular que figura en los datos de registro del nombre de dominio no coincide con ninguna persona física o jurídica, según ha alegado la Demandante, y en cualquier caso, no coincide con el nombre de dominio <zena.com>.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a.ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
En el tercero de los requisitos exigidos por la Política, el Experto ha de examinar, en virtud de la información que obra en su poder, si el Demandado ha registrado y usa el nombre de dominio de mala fe.
En cuanto a la mala fe en el registro, el Experto ha de interpretar, que, a pesar del hecho de que el nombre de dominio fue registrado con anterioridad a la marca ZENA, titularidad de la Demandante, parece plausible considerar que el Demandado conociera ya de la existencia de la Demandante y del nombre por el que se la identificaba, ya que según el documento nº 1 de la demanda, en 1981 el Grupo Zena se convirtió ya en el primer franquiciado de Burger King, conocidísima cadena de restaurantes de comida rápida.
Asímismo, el hecho de que el término utilizado para registrar el nombre de dominio fuera Zena, vocablo que carece de sentido propio y que no se ha acreditado que se halle vinculado en algún modo al Demandado, unido a lo anteriormente señalado, puede inducir a pensar que su origen no procede de la imaginación del Demandado, sino del conocimiento que éste tenía de la Demandante.
En cualquier caso, y por si esto no fuera suficiente
para demostrar que el registro se efectuó de mala fe, el hecho de que los datos
registrales del nombre de dominio aparentemente sean falsos o inexactos, acreditaría
esta circunstancia. Y así, hay numerosas Decisiones que lo establecen, entre
otras: Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI
Nº. 2000-0003; Home Director, Inc. v. HomeDirecto, Caso OMPI
Nº. D2000-0111;, Royal Bank of Scotland Group v. Stealth Commerce, Caso
OMPI Nº. D2002-0155, Wachovia Corporation
v. Meter Carrington, Caso OMPI Nº. D2002-0775,
y Action Instruments, Inc. v. Technology Associates, Caso OMPI
Nº. D2003-0024.
En lo relativo al uso de mala fe del nombre de dominio,
ha quedado acreditado a través del documento nº 16 que acompaña al escrito de
demanda, así como de la consulta que el Experto ha hecho a la Web del Demandado,
que el nombre de dominio <zena.com> reproduce la página Web de la Demandante.
Pues bien, según numerosas Decisiones UDRP de la OMPI, esto es una muestra evidente
del uso de mala fe. Así, por su claridad, se trascribe parte de una de las Decisiones
citadas en la demandaCaja de Ahorros de Vitoria y Alava – Araba
Eta Gazteiko Aurrezki Kutxa Caja Vital v. El Tempranillo, Caso OMPI
nº D2004-0066, El Experto Manuel Moreno-Torres, señalaba: “…aquellos
titulares de nombres de dominio que no utilizan para sí el nombre de dominio
(por ejemplo, redireccionando el nombre de dominio a la página web del titular
marcario) se colocan en una posición similar a la de aquellos que realizan un
uso pasivo de los nombres de dominio idénticos o similares a marcas de productos
o servicios por lo que en dichos casos se da el requisito de la mala fe”.
Como bien es sabido, la tenencia pasiva de un nombre
de dominio siempre es interpretado, en todas las Decisiones UDRP del Centro,
como un uso de mala fe. Sirvan como base a esta afirmación las siguientes: Robert
Ellenbogen v. Mike Pearson, Caso OMPI
Nº. D2000-0001; Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga,
Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI
Nº. D2000-1402; Banco Río de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti,
Caso OMPI Nº. D2001-0173; Caixa D’Estalvis
i Pensions de Barcelona (“La Caixa”) v. Enric-Josep, Caso OMPI
Nº. D2001-0438; y Tiendas de Conveniencia, S.A. v. Opencor, S.A. y José
Socorregut Doménech; Caso OMPI Nº. D2002-1026.
Por último, debe concluir este Experto que el uso que el Demandado realiza del nombre de dominio revela su conocimiento de la existencia de la Demandante.
Por todo lo expuesto el Experto entiende que queda
cumplido el tercer requisito contenido en el párrafo 4.a.iii) de la “Política”.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <zena.com> sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto Único
Fecha: 28 de julio de 2006
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