opusdeilibros.com

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

1.1 Demandante: PRELATURA PERSONAL OPUS DEI, REGIÓN DE ESPAÑA, con domicilio social, en Diego de León 14, 28006 Madrid, España.

El representante autorizado para actuar en este procedimiento administrativo es D. Román Más y Clavet, como se afirma en la demanda.

1.2 Demandado: TINA, TUS PROFESIONALES, S.L., con domicilio en calle Almacil nº8, 46920, Mislata, Valencia (España).

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <opusdeilibros.com> registrado el 26 de diciembre de 2002.

El registrador del citado nombre de dominio es IHOLDINGS.COM, INC. D/B/A DOTREGISTRAR.COM

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de mayo de 2003. El 8 de mayo de 2003, el Centro envió a Dotregistrar.com, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día Dotregistrar.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de mayo de 2003. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de junio de 2003. El Demandado contestó a la demanda con fecha 31 de mayo de 2003 a través de correo electrónico enviado al Centro y a la demandante. Posteriormente, con fecha 16 de junio de 2003, se recibe también correo electrónico bajo la rúbrica de "contestación a la demanda", si bien ya fuera de plazo. A este escrito de 16 de junio, contesta la demandante el día 18 del mismo mes, aportando nuevas alegaciones en contestación a la demandada. Todos estos escritos serán valorados por el Panel en el momento oportuno.

El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 1 de julio de 2003, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos que los prueban.

El demandante, la Prelatura Personal Opus Dei, Región de España, es titular de una marca comunitaria, dos marcas internacionales y diez marcas nacionales, entre otras, constituidas por la denominación "OPUS DEI", marcas que fueron transferidas a favor de la Prelatura, como consta en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y como se desprende de los Documentos 2 y 3 de la demanda. La situación de titularidad, fecha y vigencia de estas marcas ha sido verificada por consulta del Experto en la base de datos on-line de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), comprobando, además, que todos ellos son de fecha anterior al dominio del demandado.

Además, la demandante es titular de los nombres de dominio <opusdei.com> (como consta en el documento 4 de la demanda), <opusdei.net>, <opusdei.org>, <opus-dei.org>, <opus-dei.com>,<opus-dei.net>, así como de numerosos dominios registrados en diversos países de mundo.

El demandado y titular del nombre de dominio en cuestión es TINA/Tus Profesionales, S.L., con domicilio en calle Almacil nº8, 46920, Mislata, Valencia (España), y es quien actualmente ostenta el nombre de dominio cuya transferencia se solicita, según consta en el documento 1 de la demanda.

La demandante afirma:

- Que es titular de marcas registradas que protegen las denominaciones del Opus Dei. Dichas marcas han sido transferidas a favor de la Prelatura Opus Dei, Región de España, como acredita el documento 3 acompañatorio a la demanda. Dicha transferencia, como se comprueba en el documento 2 , ya consta en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

- Que todas las marcas titularizadas por la Prelatura Opus Dei, Región de España, son idénticas unas y confusamente similares otras, con el nombre de dominio <opusdeilibros.com>.

- Que la presencia del Opus Dei en la red de Internet a través de su nombre de dominio <opusdei.com> es de especial relevancia, siendo el principal punto de información de las actividades del Opus Dei en todo el mundo. Prueba de ello son las numerosas notas de prensa aportadas como documento 6.

- Que es titular de una relación de nombres de dominio relacionados con el Opus Dei en donde se ofrece información local en unos casos, redireccionamiento al dominio principal en otros, y en algunas ocasiones registrados para uso futuro.

- Que el nombre de dominio <opusdeilibros.com> se diferencia con la marca registrada por la Prelatura Opus Dei, Región de España en que elimina el espacio entre las dos palabras que conforman la marca, que añade la partícula .com y añade una palabra descriptiva, "libros".

- Que la adición de la palabra "libros" a Opus Dei sólo pretende confundir a los internautas de que dicho dominio pertenece al titular de la marca Opus Dei.

- Que los elementos distintivos de las marcas titularizadas por la Prelatura Opus Dei, Región de España, que además son notorias, son identificables desde un punto de vista conceptual visual y fonético y por ello pueden dar lugar a confusión.

- Que al ser el nombre de dominio suficientemente similar a la marca los buscadores lo ofrecen cuando los usuarios buscan la marca Opus Dei del demandante.

- Que el contenido visual y el código html han sido creados para producir confusión en los internautas ya que cuando acceden a la página del dominio <opusdeilibros.com> observan que es una página de contenido crítico con el Opus Dei.

- Que al acceder al código html se observa que el demandado ha incluido la palabra Opus Dei en el título, la descripción y la keywords.

- Que la marca Opus Dei es una marca renombrada de acuerdo con lo establecido en la Ley de Marcas. Ello lo prueba también el documento 8 que se acompaña a la demanda.

- Que el demandado no ha realizado esfuerzo creativo o tiene asociada ninguna actividad propia que justifique el uso del nombre de dominio <opusdeilibros.com>.

- Que el nombre de dominio <opusdeilibros.com> ha sido registrado y está siendo usado de mala fe, con el ánimo de atraer hacia su página a internautas confundidos que solicitan información sobre el Opus Dei.

- Que del contenido de la página web se desprende que el demandado conocía la existencia de la marca Opus Dei antes de registrar el dominio.

- Que la mala fe del demandado se acredita por su carencia de derechos legítimos respecto al nombre de dominio, por dificultar la identificación del titular del dominio utilizando solamente el nombre "TINA", por no tener actividad comercial para la que legítimamente pudiera utilizarse el dominio en conflicto y por dificultar la presencia en la Red del Opus Dei sin que el hecho de que la Prelatura Opus Dei, Región de España haya registrado los dominios <opusdeilibros.net>, <opusdeilibros.org>, <opusdeilibros.info> y <opusdeilibros.biz> sea un factor a tener en cuenta.

- Que como se ha acreditado documentalmente que la marca Opus Dei es notoria, resultan de aplicación no sólo las normas contenidas en la Ley de Marcas, sino también aquellas dictadas por los distintos organismos internacionales.

- Que solicita que se dicte resolución por la que la titularidad del nombre de dominio <opusdeilibros.com> sea transferida a la Prelatura Opus Dei, Región de España.

El demandado, en su correo electrónico de 31 de mayo de 2003, como contestación a la demanda, alega:

- Que el dominio <opusdeilibros.com> no es similar a <opusdei.com>. Simplemente Opus, dei y libros son palabras genéricas, de común uso.

- Que su nombre de dominio es un dominio acertado acorde con el objetivo de su página web, que es dar a conocer libros escritos sobre el Opus Dei.

- Que el demandante no es titular de ninguna marca "Opusdeilibros" y por tanto su propiedad sobre el dominio en conflicto es legal.

- Que tiene todos los derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio <opusdeilibros.com> por cuanto ha satisfecho la cantidad económica establecida con la empresa Tus profesionales, S.L. a través de la cual adquirió los derechos e intereses legítimos para utilizar dicho dominio.

- Que no considera que OMPI pueda dilucidar lo que se considera por "mala fe" o la verdad de las opiniones que en la página se muestran.

- Que no hay transacción económica ni daños a terceros en el dominio <opusdeilibros.com> del que se beneficie su titular.

- Que el dominio se usa de buena fe en tanto que da a conocer un punto de vista de la institución a la que pertenecieron gran número de personas de distintos países.

- Que si el contenido de los libros que se presentan en la página web bajo el dominio en liza no es del agrado de la institución Opus Dei, ello no influye en que el dominio esté correctamente adjudicado a su propietario en el ámbito de la propiedad intelectual.

- Que si el Opus Dei no demanda a los propietarios de otros dominios similares es porque considera que la resolución de esta demanda se debe basar en el contenido y no en el uso de su marca comercial.

- Que el sitio web bajo el dominio <opusdeilibros.com> es una iniciativa de un grupo de ex miembros del Opus Dei que desean contestar a preguntas frecuentes sobre el Opus Dei.

- Que el demandante desea apropiarse del nombre de dominio <opusdeilibros.com> por su contenido y las opiniones expresadas y no por defensa de su marca comercial.

El artículo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la Decisión de lo solicitado en la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento"

- De acuerdo con cualesquiera Reglas y Principios de Derecho que el Panel considere aplicables, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

El Experto quiere dejar constancia de que los preceptos y principios de Derecho que a continuación se expresan tienen interés porque de ellos se derivan los criterios que la Legislación interna común a las partes aplica al registro de un nombre de dominio igual o confundible con una marca registrada y a la necesaria conducta leal que deben observar los participantes en el mercado. Los criterios reflejados junto con las reglas de la Política son los que servirán a este Panel para dictar la presente Resolución.

a) El artículo 34 de la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, regula los derechos que el registro de una marca confiere a su titular en España. Así, el referido artículo 34, en su apartado e), consagra el derecho del titular de la marca para prohibir:

"usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio"

Por tanto, en la actualidad, todo titular de un derecho de marca español puede acudir a los Tribunales ordinarios españoles a reclamar la anulación del registro de un nombre de dominio igual o confundible con el signo registrado.

b) El artículo 8 de a Ley Española de Marcas, establece la regulación de las marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. A los efectos del presente procedimiento tienen relevancia los siguientes apartados que se transcriben:

c) El artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, establece la regulación de las marcas notorias registradas. Así:

d) Por último, resulta de aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que establece que:

Pese a que el escrito de contestación a la demanda que hace referencia a la legitimación activa del demandante se presenta fuera de plazo, y puesto que la demandante envía al Centro documentos acreditativos de la misma, merece la pena hacer una consideración al respecto.

La demandante en su documento 3 adjunta escritura pública realizada ante Notario acreditativa de la transferencia de una serie de marcas a favor de la prelatura del Opus Dei, Región de España.

En dicho documento se aprecia de forma clara cómo la Prelatura del Opus Dei fue erigida canónicamente por el Papa Juan Pablo II "configurándola como una jurisdicción eclesiástica con potestad propia y ordinaria de ámbito internacional" , mientras que, en España, se halla constituida una Región de la Prelatura que "goza de personalidad jurídica civil independiente conforme a lo dispuesto en el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979".

Todos estos datos resultan acreditativos de la personalidad jurídica de la Prelatura Personal del Opus Dei, Región de España, sin que haya de hacerse mención expresa a los documentos aportados por la parte demandante, después de contestada la demanda por ser repetición de los que constituyen el referido documento 3.

El artículo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la demanda sea admisible

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La demandante ha demostrado que es titular de diversas marcas denominativas que contienen los vocablos "OPUS DEI", estando todas ellas en vigor en la actualidad, y afirma la semejanza productora de confusión existente entre éstas y el nombre de dominio.

El nombre de dominio en disputa es <opusdeilibros.com>. El Experto considera que la parte esencial y verdaderamente distintiva de este nombre de dominio coincide de manera absoluta con las marcas, e incluso con otros nombres de dominio, de la demandante. Y no es suficiente para evitar el riesgo de confusión que el dominio en liza incluya el vocablo "libros", término genérico e indicativo de una parte del contenido de la página del demandado.

Por otro lado, el sufijo final, indicativo del dominio genérico de primer nivel, como numerosas Resoluciones del Centro vienen sosteniendo, es designación obligada en el nombre de dominio y no ofrece diferenciación alguna respecto de la parte identificativa del mismo.

Además de ello, ha de considerarse que las marcas de la demandante tienen el carácter de renombradas por ser conocidas por la generalidad del público, no sólo español, sino prácticamente mundial, desde hace años y, por tanto, gozan de protección en cualquier género de productos, servicios o actividades, por virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley española de Marcas, 6 bis del Convenio de la Unión de París y 16.2 del Acuerdo ADPIC.

Por estas razones, este Experto no puede sino considerar evidente la semejanza productora de confusión entre el nombre de dominio <opusdeilibros.com> y las marcas "OPUS DEI" de la demandante.

Por tanto, corresponde aceptar como cumplido el primer requisito exigido en el artículo 4.a)i) de la Política.

La demandante afirma que el demandado carece de interés legítimo para utilizar la denominación "OPUS DEI" por cuanto aquél no ostenta titularidad alguna sobre ningún derecho que incorpore tal denominación. Por otro lado, alega la demandante, el demandado no ha creado ninguna actividad propia que justifique el uso de esa denominación.

El demandado por su parte considera que tiene todos los derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio <opusdeilibros.com> por cuanto ha satisfecho la cantidad económica establecida con la empresa Tus profesionales, S.L. a través de la cual adquirió los derechos e intereses legítimos para utilizar dicho dominio.

Sin embargo, el Experto ha de hacer la reflexión de que el derecho o interés legítimo sobre un nombre de dominio no viene determinado por el hecho de que el registro figure a su nombre ya que el Registrador, en este caso IHOLDINGS.COM, INC. D/B/A DOTREGISTRAR.COM, expresa en sus contratos de registro que el titular se responsabiliza de no lesionar derechos de terceros. El interés legítimo o derecho viene dado por circunstancias objetivas que deben concurrir en el momento de plantearse la controversia o de registrarse el dominio, en virtud de las cuales se pueda afirmar que el titular podía acceder a él sin lesionar derechos ajenos ya que no se puede registrar cualquier vocablo como nombre de dominio por el hecho de que éste se encuentre disponible sino que han de respetarse los posibles derechos adquiridos por terceros, como sucede en este caso, ante la existencia de marcas españolas, comunitarias e internacionales que, además, tienen el carácter de renombradas.

Además, alega que su nombre de dominio se ajusta a la definición de una web que recoge el contenido de libros sobre el OPUS DEI y que, por tanto, está correctamente adjudicado a su propietario, siendo indiferente si tal contenido es o no del agrado de la Institución a la que se refieren, manifestando que no es su derecho de marca sino las críticas que se vierten en la web por parte de personas que han sido miembros del OPUS DEI, lo que le mueve a esta Institución a presentar la demanda.

Respecto a esta alegación ha de indicarse que no hay duda de que el demandado se está refiriendo al derecho a la libertad de expresión en el ámbito de Internet que nadie puede negar. Sin embargo, no es esta cuestión la que se está juzgando en este procedimiento. Como antes se ha indicado, el derecho o interés legítimo ha de ser valorado con arreglo a datos objetivos y criterios establecidos en las Reglas de la Política, con arreglo a los cuales el Experto ha de decidir si los derechos de marca alegados por el demandante se vulneran en el registro del dominio impugnado en la demanda, siendo una cuestión ajena a este procedimiento los motivos que el demandado tenga para, haciendo uso de su libertad de expresión, criticar o desprestigiar las actividades del demandante.

Lo que ha de determinarse, en este caso, es si la utilización de un dominio confundible con las marcas de la demandante es la vía adecuada para manifestar opiniones críticas respecto de ella por parte de personas que han sido miembros de esta Institución religiosa.

A juicio del Experto, el hecho de haber pertenecido al OPUS DEI y tener una mala experiencia respecto de lo vivido en esa época, no concede interés legítimo o derecho a la demandada para utilizar un dominio prácticamente idéntico a las renombradas marcas titularidad de la demandante, aunque sea para dar a conocer y advertir a otras personas de prácticas con las que la demandada y otros que escriben en su página están en desacuerdo. Es evidente que la pretensión de la demandada muy bien puede ejercerse desde un dominio propio y diferente a la denominación protegida como marca por la demandante. Por tanto, los documentos enviados por la demandada reflejando opiniones personales respecto al OPUS DEI, no son relevantes ni pueden tenerse en cuenta a los efectos de los procedimientos que se encuentran dentro del ámbito de la Política, debiendo abstenerse cualquier demandado de basar su defensa y derecho en este tipo de documentos de opinión.

Si se entendiese que esta actuación no infringe las reglas de la Política ni la normativa aplicable a las partes en materia de marcas y nombres de dominio, reseñada en los apartados 6.2.1 y 6.3 anteriores, se estaría propiciando el uso indiscriminado de marcas ajenas en Internet. Así lo considera también la Decisión D2001-1018 dictada en el caso Bett Homes Limitedand Bett Brothers PLC vs Hill McFadyen, que reseña en el mismo sentido la Decisión D2000-0231, Lloyds TSB Bank vs Paul Brittain.

El Panel entiende, por tanto, que el demandado carece de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, debiendo considerarse cumplido el segundo requisito del artículo 4.a).ii) de la "Política".

Aunque es indiscutible que la mala fe en el registro implica generalmente una mala fe en el uso, pues en la mayoría de las situaciones, el registro de mala fe, se acompañará consecutivamente con el uso también de mala fe, sin embargo, es siempre necesario analizar las circunstancias específicas del caso para determinar si separadamente existe o no esa mala fe tanto en el registro como en el uso para dar así cumplimiento a las Reglas de la Política.

La demandante manifiesta que al tener el demandado su domicilio es España es imposible que no tenga conocimiento de la existencia de la Prelatura del Opus Dei y de todas las marcas renombradas asociadas a dicha Institución eclesiástica, por lo que al registrar su dominio era consciente de que perjudicaba los derechos de la Prelatura y que podía ser susceptible de confundir a los usuarios de Internet acerca de la verdadera identidad del dominio. Además, del contenido de la página web del demandado se desprende que éste conocía la existencia del Opus Dei.

Afirma también que el dominio ha sido registrado careciendo de derechos anteriores legítimos respecto a ese nombre de dominio, dificultando la identificación de su titular y sin tener una actividad comercial para utilizar legítimamente dicho dominio.

El demandado por su parte alega que no hay transacción económica ni daños a terceros en el dominio <opusdeilibros.com> del que se beneficie su titular.

Para juzgar de la mala fe en el registro, un elemento primordial es que el demandado tuviese conocimiento de la previa existencia de la demandante y sus derechos sobre la denominación "OPUS DEI". La documentación aportada por la demandante acredita el renombre de estas marcas y su profusa utilización en España y en el extranjero. Por esta razón, el Experto considera que es prácticamente imposible que la demandada no conociera las marcas de la demandante que, además, es una entidad religiosa con relieve internacional. No puede deberse a la casualidad el registro de una denominación que incluya los términos "OPUS DEI", alegando que todas las palabras que componen el dominio <opuslibros.com> son términos genéricos. Y más, cuando de las manifestaciones de la propia demandada y del contenido de su página se desprende que ella misma y las personas que escriben en ella han pertenecido al OPUS DEI. Estas circunstancias son las que han llevado a la demandada a elegir una denominación confundible con la de la demandante para atraer a los internautas y lograr que en sus búsquedas de información, éstos conocieran "otras opiniones" sobre el OPUS DEI.

Por estas razones, el Experto concluye que el registro se efectuó de mala fe.

La demandante alega que, el contenido visual y el código html del dominio <opuslibros.com> han sido creados para producir confusión en los internautas ya que cuando acceden a la página web observan que es una página de crítica al Opus Dei.

El Experto ha comprobado el contenido de la página del demandado y en ella se ofrecen un gran número de libros relacionados con el OPUS DEI, "consejos" y opiniones, todas ellas de carácter crítico. Además el hecho de que en la portada de la página aparezca de forma destacada la frase "OPUS DEI: Un CAMINO a ninguna parte" haciendo expresa mención a la obra más representativa del Fundador del OPUS DEI (CAMINO) de una forma que desacredita su contenido, es indicativo de la existencia de mala fe en el uso del nombre de dominio en cuestión.

El demandado, que alega que el dominio se usa de buena fe en tanto que da a conocer un punto de vista de la Institución a la que pertenecieron gran número de personas de distintos países, sin embargo con la utilización en su dominio de los términos "OPUS DEI", igual a las marcas de la demandante, produce, cuando menos, perplejidad en los usuarios de Internet, que visitarán la página de la demandada, guiados por el público conocimiento de las marcas de la demandante.

Por otro lado, la página web alojada bajo el dominio <opusdeilibros.com>, aparece, como ha comprobado el Panel, redireccionada a "www.opuslibros.com". De ello se desprende que el demandado sigue queriendo vincular su página a una dirección que pueda resultar confundible con la demandante.

El Panel concluye afirmando que al haber sido registrado el dominio de mala fe y estarse usando también de mala fe, concurre el tercer requisito establecido en el artículo 4 a) iii) de la Política.

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto Único ordena que el nombre de dominio, <opusdeilibros.com> sea transferido a la Demandante.

María Baylos Morales
Experto Único

Fecha: 16 de julio de 2003