mitiendaencasa.com

1.1 Demandante: EL CORTE INGLES S.A., con domicilio social, en Calle Hermosilla 112, 28009 Madrid, España.

El representante autorizado para actuar en este procedimiento administrativo es D. Miguel Ángel Conde Moreno, como se afirma en la demanda.

1.2 Demandado: HISPANET TECHNOLOGY, S.L. MANUEL GARCIA, con domicilio en calle Virgen de la Victoria nº2, 41011, Sevilla (España).

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mitiendaencasa.com> registrado el 19 de julio de 2002.

El registrador del citado nombre de dominio es Register.com.

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 20 de enero de 2003. El 21 de enero de 2003 el Centro envió a Register.com, via correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día Register.com envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de enero de 2003. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de febrero de 2003. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 17 de febrero de 2003.

El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de febrero de 2003, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Con posterioridad a esa fecha, el 25 de febrero, el Centro recibió por correo la contestación a la demanda, lo que puso en conocimiento del Experto Único designado para que considerase si podía ser admitida. El Experto para evitar la existencia de un posible trato desigual a las partes, solicitó del Centro que le enviase la documentación recibida por si de ella se derivaban circunstancias excepcionales que permitieran admitir la contestación a la demanda, aún estando fuera de plazo. Sin embargo, el Experto ha comprobado que lo único recibido por el Centro es el escrito de contestación, en el que se hace referencia a unos documentos que no se han recibido y que la fecha de la contestación es de 25 de febrero aunque en ella se hace constar que se envía el 15 de febrero al Centro y al demandante.

El Experto se dirigió al Centro para que solicitara al demandado aclaración de todos estos hechos y a la demandante para que comunicase si recibió la contestación y en qué fecha. Ninguna de las partes ha respondido. Así pues, el Experto Único no puede tener por contestada la demanda, aunque en la Resolución se consideren algunos de los argumentos contenidos en ella.

La Resolución se dicta algún día después de la fecha fijada porque el Experto solicitó del Centro la extensión del término al comprobar las irregularidades relatadas y decidir que debía consultarse a las partes.

Idioma del procedimiento. Aunque el demandante no hace alusión en su demanda al idioma del procedimiento, dada la condición de españoles de ambas partes y su comprensión de este idioma y que la demanda y sus documentos están redactados en idioma español, el Experto, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 11.a) del Reglamento, estima que el español debe ser la lengua del procedimiento.

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos que los prueban.

El demandante, EL CORTE INGLES, S.A., es titular de cuatro registros españoles de marca constituidas por la denominación "LA TIENDA EN CASA" o que contienen tal denominación de manera destacada, dentro de un conjunto gráfico - denominativo, como consta en los documentos 3 a 9 de la demanda, cuya situación de titularidad, fecha y vigencia ha sido verificada por consulta del Experto a la base de datos on-line de la Oficina Española de Patentes y Marcas, comprobando, además, que todos ellos son de fecha anterior al dominio del demandado.

Además, la demandante es titular de los nombres de dominio <latiendaencasa.es>, y <elcorteingles.es>.

El demandado y titular del nombre de dominio en cuestión es la Sociedad Limitada HISPANET TECHNOLOGY, Manuel García, con domicilio en la calle Virgen de la Victoria nº2, en Sevilla, 41011, (España) y es quien actualmente ostenta el nombre de dominio cuya transferencia se solicita, según consta en los documentos números 1 y 2 de la demanda, donde figura también la fecha de registro.

- Que la sociedad EL CORTE INGLES es titular de numerosas marcas nacionales y resultan todas ellas casi idénticas o confusamente similares con el nombre de dominio <mitiendaencasa.com> ya que todas incluyen el distintivo principal "LA TIENDA EN CASA", acompañado de algún tipo de símbolo, lo que crea un resultado con grafía y fonética idénticas. La única diferencia entre el dominio y las marcas consiste en que aquél utiliza el posesivo "mi" y éstas el artículo "el".

- Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.3.h de la Ley de Marcas 17/2001, la concesión de la marca "LA TIENDA EN CASA" concede al titular de la misma el derecho de utilización exclusiva de dicha denominación para identificar sus productos en el tráfico mercantil y usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio.

- Que la marca "LA TIENDA EN CASA" constituye una marca notoria en España que es utilizada por El Corte Inglés, S.A. en su publicidad en TV, radio y prensa, para la venta telefónica, por catálogo y a través de Internet. A ello se refieren los documentos 10 a13. Estando probado también, a través de los documentos 14 a 18, que a través de las secciones de comercio electrónico de páginas web de terceros, totalmente ajenos a El Corte Inglés, se aprecian numerosas referencias a LA TIENDA EN CASA de El Corte Inglés, enlazando muchos de ellos directamente con la web de El Corte Inglés.

- Que la reputación de la marca "LA TIENDA EN CASA" no sólo se circunscribe al ámbito nacional, sino que incluso sirve de ejemplo a una web dedicada al comercio electrónico en universidades americanas, como consta en el documento número 19.

- Que el demandado carece de interés legítimo para utilizar la denominación "MI TIENDA EN CASA" como nombre de dominio por cuanto no posee registros de marca sobre ella ni tal denominación se identifica con sociedad, producto o servicio alguno.

- Que El Corte Inglés nunca ha autorizado al demandado la utilización de ninguna de sus marcas.

- Que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, con la finalidad de realizar un uso indebido de la marca, tratando de confundir al usuario de Internet, ofreciendo productos similares a los ofertados por LA TIENDA EN CASA, aprovechándose de la reputación y la buena fama de la sociedad El Corte Inglés, con lo cual demuestra un interés económico, como se aprecia en el documento nº20, donde se comprueba que los pedidos han de hacerse al dominio [email protected].

- Que al ser el demandado una empresa española es imposible que no tenga conocimiento de la existencia de la marca "LA TIENDA EN CASA" y su profusa utilización, por lo que al registrar su dominio el demandado era consciente de que perjudicaba los derechos de El Corte Inglés y que podía ser susceptible de confundir a los usuarios de Internet a cerca de la verdadera identidad del dominio.

- Que, como tienen declarado numerosas resoluciones del Centro, quien registra de mala fe está usando también de mala fe.

- Que la mala fe en el uso del dominio por el demandado queda acreditada en su propia página web en la que ofrece una serie de productos iguales o muy similares a los de LA TIENDA EN CASA.

- Que el demandado con esta conducta demuestra un aprovechamiento indebido de la reputación de El Corte Inglés en el mercado, lo cual está expresamente prohibido en los artículos 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal.

- Que el demandado, al aprovecharse de la reputación y el buen nombre de LA TIENDA EN CASA realiza una práctica tipificada como delito en el artículo 274 del Código Penal.

- Que, igualmente, el Convenio de la Unión de París, en sus artículos 8, 9, 10, 10bis y 10ter, prohíben el apoderarse de una marca, como signo, para utilizarla como nombre de dominio.

- Que a pesar de todo lo expuesto, el demandante ha agotado la vía amistosa en la resolución de esta controversia, sin que haya obtenido respuesta del demandado al requerimiento que envió por burofax el 19 de diciembre de 2002, como justifica con el documento 21.

- Que solicita que se dicte resolución por la que la titularidad del nombre de dominio <mitiendaencasa.com> sea transferida a El Corte Inglés.

El Demandado contestó fuera de plazo a las alegaciones de la Demandante.

El artículo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la Decisión de lo solicitado en la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento"
- De acuerdo con cualesquiera Reglas y Principios de Derecho que el Panel considere aplicables, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

El Experto quiere dejar constancia de que los preceptos y principios de Derecho que a continuación se expresan tienen interés porque de ellos se derivan los criterios que la Legislación interna común a las partes aplica al registro de un nombre de dominio igual o confundible con una marca registrada y a la necesaria conducta leal que deben observar los participantes en el mercado. Los criterios reflejados junto con las reglas de la Política son los que servirán a este Panel para dictar la presente Resolución.

a) El artículo 34 de la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, regula los derechos que el registro de una marca confiere a su titular en España. Así, el referido artículo 34, en su apartado e), consagra el derecho del titular de la marca para prohibir:

"usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio"

Por tanto, en la actualidad, todo titular de un derecho de marca español puede acudir a los Tribunales ordinarios españoles a reclamar la anulación del registro de un nombre de dominio igual o confundible con el signo registrado.

b) El artículo 8 de a Ley Española de Marcas, establece la regulación de las marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. A los efectos del presente procedimiento tienen relevancia los siguientes apartados que se transcriben:

c) Es de tener en cuenta, también, que la Ley española de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991, sanciona como acto desleal, en su artículo 5, el desarrollo de una actividad objetivamente contraria a la buena fe. El comportamiento calificado como desleal por la Ley española no exige una intención voluntaria y consciente del propio sujeto infractor sino que la conducta de éste ha de ser objetivamente contraria a las mínimas exigencias de un comportamiento ético y conforme a los buenos usos y prácticas mercantiles.

Dentro de los actos tipificados como desleales por la Ley, se encuentran los de aprovechamiento de reputación ajena (artículo 12), que están sancionados como: "el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado."

El artículo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la demanda sea admisible

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.
- Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La demandante ha demostrado que es titular de diversas marcas denominativas y mixtas que contienen la denominación "LA TIENDA EN CASA", estando todas ellas en vigor en la actualidad, y afirma la semejanza productora de confusión existente entre éstas y el nombre de dominio.

El nombre de dominio en disputa es <mitiendaencasa.com>. El Experto considera que la parte esencial de este nombre de dominio coincide de manera absoluta con las marcas de la demandante, puesto que la diferencia existente entre el vocablo "mi", en el primer caso, y "la", en el segundo, no es suficiente para evitar el riesgo de confusión. Tampoco lo es el sufijo final, indicativo del dominio genérico de primer nivel, como numerosas Resoluciones del Centro vienen sosteniendo, pues es designación obligada en el nombre de dominio y no ofrece diferenciación alguna respecto de la parte identificativa del mismo.

Por otro lado, la clase de productos o servicios en que están registradas las marcas no es óbice para afirmar la confundibillidad puesto que en el ámbito de la red no rige el principio de especialidad característico del sistema marcario, ya que los nombres de dominio, por la propia unicidad y universalidad de Internet, son susceptibles de ser utilizados en cualquier ámbito y sector.

Además de ello, ha de considerarse que las marcas de la demandante tienen el carácter de renombradas por ser conocidas por la generalidad del público español desde hace años y, por tanto, gozan de protección en cualquier género de productos, servicios o actividades, por virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley española de Marcas.

Por estas razones, este Experto no puede sino considerar evidente la semejanza productora de confusión entre el nombre de dominio <mitiendaencasa.com> y las marcas "LA TIENDA EN CASA" de la demandante.

Por tanto, corresponde aceptar como cumplido el primer requisito exigido en el artículo 4.a)i) de la Política.

La demandante afirma que el demandado carece de interés legítimo para utilizar la denominación "MI TIENDA EN CASA" por cuanto no posee registros de marca ni tal denominación se identifica con sociedad, producto o servicio alguno, además de que El Corte Inglés nunca ha autorizado al demandado la utilización de ninguna de sus marcas.

A la vista de lo alegado por el demandado, aunque se haya considerado como no contestada la demanda, el Experto ha de hacer la reflexión de que el derecho o interés legítimo sobre un nombre de dominio no viene determinado por el hecho de que el registro figure a su nombre ya que el Registrador, en este caso Register.com, expresa en sus contratos de registro que el titular se responsabiliza de no lesionar derechos de terceros. El interés legítimo o derecho viene dado por circunstancias objetivas que deben concurrir en el momento de plantearse la controversia o de registrarse el dominio, en virtud de las cuales se pueda afirmar que el titular podía acceder a él sin lesionar derechos ajenos ya que no se puede registrar cualquier vocablo como nombre de dominio por el hecho de que éste se encuentre disponible sino que han de respetarse los posibles derechos adquiridos por terceros, como sucede en este caso, ante la existencia de marcas españolas que, además, tienen el carácter de renombradas.

Además, el demandado fue advertido por la demandante de los derechos de marca que estaba lesionando, a pesar de lo cual éste no contestó a tal requerimiento y continuó usando el dominio.

El Panel entiende, por tanto, que el demandado carece de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, debiendo considerarse cumplido el segundo requisito del artículo 4.a).ii) de la "Política".

Aunque es indiscutible que la mala fe en el registro implica generalmente una mala fe en el uso, pues en la mayoría de las situaciones, el registro de mala fe, se acompañará consecutivamente con el uso también de mala fe, sin embargo, es siempre necesario analizar las circunstancias específicas del caso para determinar si separadamente existe o no esa mala fe tanto en el registro como en el uso para dar así cumplimiento a las Reglas de la Política.

La demandante manifiesta que al ser el demandado una empresa española es imposible que no tenga conocimiento de la existencia de la marca "LA TIENDA EN CASA" y su profusa utilización, por lo que al registrar su dominio era consciente de que perjudicaba los derechos de El Corte Inglés y que podía ser susceptible de confundir a los usuarios de Internet a cerca de la verdadera identidad del dominio.

Afirma también que el dominio ha sido registrado con evidente interés económico puesto que la página web del demandado ofrece productos similares a los ofertados por LA TIENDA EN CASA, aprovechándose así de la reputación y la buena fama de la sociedad El Corte Inglés, lo cual está expresamente prohibido en los artículos 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, además de constituir una conducta tipificada como delito en el artículo 274 del Código Penal. Y que, igualmente, el Convenio de la Unión de París, en sus artículos 8, 9, 10, 10bis y 10ter, prohíbe el apoderarse de una marca, como signo, para utilizarla como nombre de dominio.

Para juzgar de la mala fe en el registro, un elemento primordial es que el demandado tuviese conocimiento de la previa existencia de la demandante y sus derechos sobre la denominación LA TIENDA EN CASA. La documentación aportada por la demandante acredita el renombre de estas marcas y su profusa utilización en España, además de existir datos sobre su conocimiento en el extranjero. Por esta razón, el Experto considera que es prácticamente imposible que el demandado no conociera las marcas de la demandante que, además, es una prestigiosa y acreditada empresa española con relieve internacional. Estas circunstancias le llevaron al demandado a elegir una denominación confundible con la de la demandante para aprovecharse del prestigio ya adquirido por esta denominación, perturbando su pacífica actividad comercial.

Esta actitud constituye, además, una conducta desleal contraria a la buena fe, como prescribe el artículo 5 de la Ley española de Competencia Desleal y es un acto tipificado como tal en el artículo 12 de dicha Ley que sanciona el aprovechamiento de la reputación ajena.

El Experto concluye que el registro se efectuó de mala fe.

La demandante alega que, como tienen declarado numerosas resoluciones del Centro, quien registra de mala fe está usando también de mala fe y que la mala fe en el uso del dominio queda acreditada en la propia página web en la que ofrece una serie de productos iguales o muy similares a los de LA TIENDA EN CASA.

El Experto ha comprobado el contenido de la página del demandado y en ella se ofrecen toda clase de productos, cuya clasificación aparece en la parte izquierda, figurando productos de informática, foto y vídeo, sonido, alimentación y hogar. Esta clasificación comprende muchos de los productos ofrecidos por la demandante en su página <elcorteinglés.es> y en la venta por catálogo que publicita en Internet a través de la marca LA TIENDA EN CASA.

El demandado con la venta de productos en Internet, a través del uso de un dominio tan confundible con las marcas de la demandante, intenta atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su propia página, guiados por el público conocimiento de las marcas de la demandante, pudiendo incluso pensarse que se trata de alguien autorizado por la demandante, debido a la práctica identidad entre el dominio y las marcas.

El Panel concluye afirmando que al haber sido registrado el dominio de mala fe y estarse usando también de mala fe, concurre el tercer requisito establecido en el artículo 4 a) iii) de la Política.

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto Único ordena que el nombre de dominio, <mitiendaencasa.com> sea transferido a la Demandante.