WIPO Arbitration and Mediation Center

DECIZIA JURIULUI ADMINISTRATIV

Harald Georg Muller v. SC Toalete Ecologice S.R.L. si Veres loa

Numărul de caz DRO2011-0009

1. Părţile

Reclamantul este Harald Georg Muller, Eupen, Belgium, reprezentat de către Rominvent SA, România.

Pârâtiisunt, conform plangerii SC Toalete Ecologice S.R.L. şi Veres Ioan, Arad, Romania.

2. Nume de domeniu şi Registratorul

Nume de domeniu în litigiu este <toitoi.ro> înregistrat la RNC.ro.

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI (Centrul) la data de 14 septembrie 2011, data la care plângerea a primit număr de caz, Centrul a trimis prin e-mail către RNC.ro o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la nume de domeniu <toitoi.ro> în litigiu. La data 15 septembrie 2011, RNC.ro a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul SC Toalete Ecologice S.R.L. şi Veres Ioan sunt înregistrat ca titular al nume de domeniu şi furnizând datele de contact ale acestuia.

Centrul a verificat ca plângerea să indeplinească cerinţele de formă ale Politicii de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (Politica), ale Regulilor pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Regulile”), şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (Regulile Suplimentare).

În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului plângerea şi procedurile au fost începute la data de 28 septembrie 2011. Conform Regulilor, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea întâmpinării a fost 18 octombrie 2011. Pâratul nu a formulat Raspuns. Drept urmare Centrul a notificat Pârâtul că nu şi-a îndeplinit obligaţiile la data de 21 octombrie 2011.

Centrul a numit Beatrice Onica Jarka ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 28 noiembrie 2011. Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaraţia de acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independentă, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7.

In conformitate cu paragraful 11 din Reguli, in lipsa unui acord intre părţi sau a unei clauze in contractul de înregistrare a numelui de domeniu, limba procedurii administrative va fi limba in care este încheiat contractul de înregistrare, supusa autorităţii Completului Administrativ de a decide altfel. Plângerea a fost depusa in limba română. Conform informaţiilor primite de la Registratorul numelui de domeniu in litigiu, limba in care a fost încheiat contractul de înregistrare pentru numele de domeniu in litigiu este limba română.

Având în vedere că limba în care a fost încheiat contractul de înregistrare este limba română iar Plangerea a fost formulata in limba romana impotriva unor persoane fizice romane respectiv juridice de drept roman , Completul Administrativ decide ca limba de desfăşurare a prezentelor proceduri administrative să fie română (A se vedea, spre exemplu tot in acest sens Recall Technology Pty Limited impotriva Monyson Grup S.A., Cazul OMPI No. DRO2008-0022).

4. Situaţia de fapt

Reclamantul din procedura administrativă este persoana fizica Harald Georg Muller, Eupen, Belgium.

Reclamantul este actionarul majoritar al companiei Adco Umweltfienste Holding GMBH, Germania, lider European in inchirierea si transportul cabinelor de toalete ecologice, publice. Totodata societatea in cauza produce si comercializeaza cabine de toalete, din material plastic, ce pot fi amplasate in diferite locatii, temporare. Una dintre cele mai importante linii de productie este si linia toaletelor „toitoi”.

Reclamantul deţine următoarele mărci comunitare şi internaţionale înregistrate în România:

a) TOI TOI – marcă internationala No. 639677;

- înregistrată la 16 august 1994;

- produse/servicii din clasele 06, 09, 11, 12, 19, 20, 21, 37,40, 42.

b) TOI TOI – marcă comunitara No. 009902768;

- înregistrată la 18 aprilie 2011;

- produse/servicii din clasele 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 19, 20,21, 37, 39, 40, 43, 44.

Marca TOI TOI este folosită de societatea Adco Umweltfienste Holding GMBH, în legătură cu produsele si serviciile incidente amplasării toaletelor publice, inclusiv în România, aşa cum reieşi si din informaţiile prezentate in pagina de internet a companiei reclamantului, care poate fi accesata la următoarea adresă: „www.toitoi.com”.

Pârâtul Veres Ioan a înregistrat numele de domeniu în litigiu pe data de 5 februarie 2007.

5. Susţinerile Părţilor

A. Reclamantul

Prin Plângerea formulată, Reclamantul susţine că:

- Numele de domeniu în litigiu este identic sau foarte similar marca TOI TOI asupra căruia Reclamantul deţine drepturi ce rezultă din înregistrarea mărcii la nivel comunitar si la nivel internaţional

- Marca TOI TOI a devenit notorie, fiind recunoscută de publicul relevant în întreaga lume.

- Numele de domeniu în litigiu este în mod clar identic cu mărcile TOI TO” ale Reclamantului, folosite şi înregistrate de acesta.

- Prefixul „www” şi sufixul „.ro”, adăugarea prefixului „www.” în cadrul numelui de domeniu în litigiu, nu fac ca numele de domeniu să fie distinctiv. În mod similar, sufixul „.ro”, numele de domeniu de nivel superior care conţine codul ţării „.ro” este de asemenea lipsit de importanţă juridică deoarece folosirea unui domeniu generic de nivel superior (gTLD) sau a unui domeniu naţional de nivel superior (ccTLD) este necesară pentru persoanele care înregistrează nume de domenii „.ro” fiind numai unul dintre aceste ccTLD şi nu are rolul de a identifica o întreprindere specifică drept sursă pentru produse şi servicii. În consecinţă, numele de domeniu al Pârâtului este identic cu mărcile înregistrate TOI TOI.

- Numele de domeniu în litigiu in cauza a fost înregistrat de parat, pe numele sau, ca mandatar, la solicitarea expresa a SC Toalete Ecologice S.R.L., pentru care paratul a prestat activitati de înregistrare domeniu si web-design. De aceea, prin parat, înţelege atât titularul de drept al domeniului:Veres Ioan, cat si titularul de fapt al domeniului SC Toalete Ecologice S.R.L. .

- Conform informaţiilor deţinute, Pârâtii nu deţin drepturi sau interese legitime asupra numelui de domeniu sau asupra mărcilor TOI TOI aparţinând companiei Adco Umweltfienste Holding GMBH, sau proprietarului acesteia, persoana fizica Harald Georg Muller şi nici nu deţin drepturi anterioare cu privire la folosirea elementului verbal „toitoi” pe Internet sau in activitatea comerciala.

- Pârâţii nu au o licenţă pentru utilizarea mărcilor TOI TOI şi nici nu au fost autorizaţi în alt mod să folosească mărcile TOI TOI in România. În plus, conform informaţiilor deţinute, numele de domeniu în litigiu <toitoi.ro> nu este şi nici nu se poate susţine că este identificat sau legat în vreun fel de un interes legitim al Pârâţilor. Conform informaţiilor deţinute, Pârâţii nu sunt cunoscut în general sub numele „toitoi” şi nu utilizează legitim în activităţi necomerciale sau conforme bunelor uzanţe numele „toitoi”.

- Conform informaţiilor deţinute, înainte de înregistrarea numelui de domeniu în litigiu, nu a existat nicio dovadă a folosirii de către Pârâţi sau a unor pregătiri de folosire care pot fi demonstrate în legătură cu furnizarea cu bună credinţă de produse şi servicii.

- A comunicat in data de 27 iunie 2011 o Notificare către paratul SC Toalete Ecologice S.R.L., având datele de contact menţionate pe site-ul aferent domeniului www.toitoi.ro, la ambale sale adrese din Arad si Bucureşti şi nu a fost primit niciun răspuns, motiv pentru care a adresat ROTLD o adresa pentru a ne comunica cine este titularul domeniului <toitoi.ro>.

- Contactat fiind prin email, titularul de drept al numelui de domeniu în litigiu a comunicat ca: a înregistrat domeniul de internet pe numele sau, la solicitarea reprezentanţilor SC Toalete Ecologice S.R.L.; nu are acordul sa transfere domeniul de internet in cauza (n.n. Deunde rezulta ca este un simplu detentor, al domeniului, in numele si pe seamaparatului TOALETE ECOLOGICE S.R.L.); domeniul in litigiu este folosit exclusiv de societatea de mai sus, in activitatea sa comerciala.

- Acest răspuns indica existenta relei credinţe la înregistrarea numelui de domeniu in Iitigiu, din următoarele considerente:

- titularul de fapt al domeniului de internet, având o activitate identica cu cea a reclamantului, titularul drepturilor de proprietate intelectuala asupra denumirii „toitoi”, pentru a-si ascunde adevarata identitate a folosit o manopera dolosiva, a înregistrării domeniului pe numele unei alte persoane.

- Titularul de drept nu utilizează domeniul, nu l-a înregistrat cu scopul de a-l utiliza, ci de la început a înregistrat domeniul de internet, in numele sau insa pentru o alta persoana, pentru a ascunde identitatea acesteia;

- Titularul de fapt, activând pe aceeaşi piata (toaletele ecologice) aşa cum reiese insasi din denumirea sa comerciala, avea cu siguranţa cunoştinţa, sau cel puţin ar fi trebuit sa aibe cunoştinţa, daca efectua minimele diligente in acest sens, de existenta unui competitor, notoriu in acest domeniu de activitate, care utilizează domeniul de internet <toitoi.com> si care deţine drepturi de proprietate intelectuala asupra denumirii „toitoi”.

- Parata SCToalete Ecologice S.R.L. nu a răspuns la notificarea de a transfera domeniul de internet pe cale amiabila;

- Paratul Veres Ioan a răspuns ca (desi este titularul domeniului) nu are acordul societatii SC Toalete Ecologice SRL sa faca transferul acestui domeniu;

- Nu exista niciun acord de folosire a domeniului închiriat de titularul de drept cu cel de fapt, ceea de demonstrează intenţia acestuia din urma de a nu se cunoaşte cine este titularul domeniului;

- Titularul de fapt, prin folosirea manevrei dolosive a ascunderii identitatii titularului de drept si prin utilizarea domeniului de internet, induce in eroare consumatorii si isi creaza beneficii proprii prin practice comerciale neloiale, in interes propriu, beneficiind fara drept de renumele si reputaţia mărcilor TOI TOI. Acesta a fost scopul principal, avut in vedere la înregistrarea domeniului de internet, fapt ce dovedeşte existenta relei credinţe la înregistrarea domeniului cat si in tot parcursul utilizării acestuia de la înregistrare si pana in prezent;

- titularul de drept, Veres Ioan nu este asociat/acţionar/administrator/angajat sau reprezentant al titularului de fapt SC Toalete Ecologice S.R.L., intre cei doi paraţi nu exista nicio legătura economica sau juridica

- Marca TOI TOI este faimoasă şi renumită în întreaga lume, folosita inclusiv prin intermediul Internetului în ultimii 10 ani. Pârâtul este la curent cu existenta si folosirea mărcii înainte de înregistrarea numelui de domeniu. Faptul că a înregistrat numele de domeniu constituie o dovada de rea credinţă.

- Dat fiind utilizarea foarte răspândită şi reputaţia mărcii TOI TOI, utilizatorii de Internet din România precum şi cei din întreaga lume ar considera imediat că Numele de Domeniu contestat are o anumită legătură cu Reclamantului. Asocierea va fi făcută cu siguranţă de către utilizatorii de Internet deoarece Reclamantul este titularul multor alte nume de domenii înregistrate conţinând cuvântul „toitoi” din întreaga lume.

- Explicaţia posibilă privind numele de domeniu folosit de Pârâti constă în faptul că urmărea să folosească marca Reclamantului pentru a beneficia pe nedrept de reputaţia mărcii amintite.

- In prezent site-ul „www.toitoi.ro” este funcţional fiind utilizat de titularul de fapt, prin intermediul sau fiind comercializate produse si prestate servicii incidente domeniului amplasării si transportului toaletelor ecologice, temporare, ce poarta alte mărci decât mărcile TOI TOI, fiind deci produse de alte societati, terţe societatii Adco ori reclamantului Herald Georg.

- Pârâtul nu poate să îşi dovedească buna credinţă prin înregistrarea (pe numele unui terţ) a domeniului pe numele unui interpus ori prin simpla utilizare a acestui nume de domeniu.

- Marca TOITOI este o marcă bine-cunoscut în România şi toate ţările europene,în ultimii 10 de ani.

- Paratul ştia sau ar fi trebuit să ştie de utilizarea mărcii comerciale înainte de înregistrare a numelui de domeniu. Faptul că a înregistrat numele de domeniu constituie oricum rea-credinţă.

- Activitatea comerciala a reclamantului este perturbata, in primul rând prin imposibilitatea de a-si reflecta marca intr-un domeniu de internet corespondent cat si prin faptul ca, consumatorii, cunoscători ai produselor si serviciilor prestate de titularul mărcilor TOI TOI sub acest semn, vor apela la serviciile paratei SC Toalete Ecologice S.R.L., datorita riscului de confuzie creat, crezând ca aceste servicii sunt prestate insasi de titularul mărcii sau de o firma cu acordul acestuia, ori ca intre cele doua parti exista un acord economic, juridic, etc.

- Faptul că nici Pârâtul şi nici site-ul web asociat numelui de domeniu nu au nicio legătură cu reclamantul sau cu produsele şi serviciile acestora dovedesc reaua credinţă. Demersurile efectuate pana in prezent, prin care am solicitat de buna voie transferul acestui nume de domeniu, au rămas fara rezultat.

B. Pârâtul

Părâtii nu au răspuns la susţinerile Reclamantului.

6. Discuţii şi Constatări

Chestiune preliminara

Reclamantul a formulat Plângere împotriva lui Veres Ioan si împotriva SC Toalete Ecologice S.R.L.. Titularului numelui de domeniu este Veres Ioan, care, intr-un răspuns transmis prin email către Reclamant la data de 7 septembrie 2011, afirma ca a înregistrat numele de domeniu in litigiu la cererea reprezentanţilor SC Toalete ecologice S.R.L., care îl si folosesc in activitatea lor comerciala – închirierea de toalete ecologice.

In conformitate cu paragraful Definiţii din Reguli, Paratul este titularul înregistrării numelui de domeniu in litigiu. Aşadar pană la proba contrară, singurul Pârât care are calitatea de titular al numelui de domeniu în litigiu este Veres Ioan, prin raport la care Completul Administrativ va analiza îndeplinirea cerinţelor Politicii.

Completul Administrativ consideră ca Pârâtul SC Toalete Ecologice S.R.L.. nu poate avea calitate procesuală în această procedură care obligă numai pe titularul înregistrării numelui de domeniu în litigiu să stea în această calitate.

A. Identică sau suficient de similara astfel încât să producă confuzie

Reclamantul a dovedit ca deţine următoarele mărci combinate comunitare şi internaţionale înregistrate în România:

a) TOI TOI – marcă internationala No. 639677;

- înregistrată la 16 august1994;

- produse/servicii din clasele 06, 09, 11, 12, 19, 20, 21, 37,40 and 42 .

b) TOI TOI – marcă comunitara No. 009902768;

- înregistrată la 18 aprilie 2011;

- produse/servicii din clasele 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 37, 39, 40, 43, 44 .

Marca internaţională este înregistrată anterior înregistrării numelui de domeniu in litigiu.

Comparând numele de domeniu in litigiu si marca asupra căreia au fost dovedite drepturi, singurele diferenţe faţă de aceasta sunt nereproducerea elementelor figurative ale mărcii si adăugarea sufixului „.ro”

În ceea ce priveşte adăugarea codului de ţară pentru domeniile de nivel superior (ccTLD), Completul Administrativ consideră, conform jurisprudenţei anterioare a Completelor Administrative din cadrul Centrului, ca nu asigură distinctivitatea numelui de domeniu prin raport la marca Reclamantului – TOI TOI (a se vedea, spre exemplu Billa Aktiengesellschaft v. Ganea Nicolae, Cazul OMPI No. DRO2002-0001; Inter-IKEA Systems B.V. v. SC Agis International Sport S.R.L., Cazul OMPI No. DRO2006-0001; Auchan v. Web4comm Srl Romania, Cazul OMPI No. DRO2005-0001).

În ceea ce priveşte nereproducerea elementelor figurative ale mărcii Reclamantului, Completul Administrativ consideră că acest fapt nu creează distinctivitatea numelui de domeniu prin raport la marca Reclamantului – TOI TOI, care este caracterizata tocmai de aceste elemente verbale reproduse prin numele de domeniu in litigiu.

Având în vedere cele arătate mai sus, Completul Administrativ decide că Numele de Domeniu în litigiu este similar putând sa producă confuzie cu marca TOI TOI a Reclamantului şi că acesta a făcut dovada îndeplinirii primei cerinţe a Politicii.

B. Drepturi şi interese legitime

În „WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (WIPO Overview 2.0)”, sectiunea 2.1 este prevăzut că opinia unanimă a completelor administrative din cadrul UDRPeste că reclamantul trebuie să dovedeasca lipsa de drepturi şi interese legitime ale pârâtului.

S-a stabilit deci că reclamantul trebuie șă dovedeasca prima facie că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime. Odată făcută aceasta dovada prima facie pârâtul trebuie să dovedeasca drepturile sau interesele sale legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu. Dacă pârâtul nu reuseste să facă aceasta dovadă, se consideră că reclamantul a îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(ii) ale Politicii

În cazul de faţă, Completul Administrativ e de părere că Reclamantul a stabilit prima facie că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu iar Pârâtul nu a dovedit asemenea drepturi. Pârâtul nu are o licenţă pentru utilizarea mărcilor TOI TOI şi nici nu a fost autorizaţi în alt mod să folosească mărcile TOI TOI in România. În plus, conform informaţiilor deţinute, Pârâtul nu este cunoscut în general sub numele „toitoi” şi nu utilizează legitim în activităţi necomerciale sau conforme bunelor uzanţe numele „toitoi”.

Mai mult, contactat fiind prin email, titularul de drept al numelui de domeniu în litigiu a comunicat ca:- a înregistrat domeniul de internet pe numele sau, la solicitarea reprezentanţilor SC Toalete Ecologice S.R.L.; că nu are acordul sa transfere numele de domeniu in cauza şi că acesta este folosit exclusiv de societatea de mai sus, in activitatea sa comerciala. In prezent site-ul asociat numelui de domeniu în litigiu este funcţional fiind utilizat de titularul de fapt, prin intermediul sau fiind comercializate produse si prestate servicii incidente domeniului amplasării si transportului toaletelor ecologice, temporare, ce poarta alte mărci decât mărcile TOI TOI, fiind deci produse de alte societati, terţi competitori societatii Adco ori reclamantului Harald Georg Muller, fapte ce nu pot fi interpretate ca oferte de bunuri si servicii făcute cu buna credinţa

De fapt în cadrul prezentei proceduri, Pârâtul nu a depus un Răspuns şi deci nu a invocat nici o circumstanţă care ar fi putut să dovedeasca orice drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu.

Conisderând toate cele de mai sus Completul Administrativ decide că Reclamantul a reuşit să demonstreze prima facie că Paratul nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu iar Pârâtul ne depunind un Răspuns nu a demonstrat că are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu.

C. Înregistrat si utilizat cu rea-credinţă

Paragraful 4(a)(iii) al Politicii stabilește că Reclamantul trebuie sa facă dovadă că numele de domeniu în litigiu „a fost inregistrat şi este folosit cu rea-credinţă" cele doua elemente trebuind fii indeplinite cumulativ.

Paratul Veres Ioan a răspuns intr-un răspuns transmis prin email către Reclamant la data de 7 septembrie 2011, ca a înregistrat numele de domeniu in litigiu la cererea reprezentanţilor SC Toalete Ecologice S.R.L., care îl si folosesc in activitatea lor comerciala – închirierea de toalete ecologice.

Marca TOI TOI este o marcă cunoscută în întreaga lume, folosita inclusiv prin intermediul Internetului în ultimii 10 ani. Pârâtul a fost la curent cu existenta si folosirea mărcii înainte de înregistrarea numelui de domeniu.

Faptul că a înregistrat numele de domeniu chiar la instrucţiunile unor terti pentru a ii asocia un site funcţional, prin intermediul căruia sunt comercializate produse si prestate servicii incidente domeniului amplasării si transportului toaletelor ecologice, temporare, ce poarta alte mărci decât mărcile TOI TOI, produse de alte societătii, competitori ai societatii Adco ori reclamantului Harald Georg Muller. constituie o dovada clară de înregistrare si utilizare cu rea credinţă în sensul paragrafului 4(a)(iii) al Politicii.

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică şi paragraful 15 din Reguli, Completul Administrativ admite in parte plangerea în sensul că Paratul SC Toalete Ecologice SRL nu are calitate procesuală pasivă în prezenta procedura administrativa iar în ceea ce priveşte numele de domeniu în litigiu <toitoi.ro>, acesta urmeaza să fie transferat de la Pârâtul Veres Ioan Reclamantului.

Beatrice Onica Jarka
Complet Administrativ Unic
Data: 12 Decembrie, 2011