Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Jaguar Land Rover Limited c. Damasco Inc., Ezio Damasco

Caso No. DMX2015-0005

1. Las Partes

La Promovente es Jaguar Land Rover Limited con domicilio en Coventry, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Arochi & Lindner, México, con domicilio en México.

El Titular es Damasco Inc., Ezio Damasco con domicilio en Luxemburgo, Luxemburgo, representado por sí mismo.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <jaguarlandroverlimited.com.mx>.

El Registro del citado nombre de dominio es NIC-México y el Agente Registrador es Godaddy.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó en inglés ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de febrero de 2015. El 24 de febrero de 2015 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de febrero de 2015, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 6 de marzo de 2015.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 17 de marzo de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de abril de 2015. El Titular no contestó formalmente a la Solicitud, no obstante que el Titular envió el 10 y 17 de marzo de 2015 al Centro varias comunicaciones en español. El Centro notificó a las partes el 8 de abril de 2015 que procedería a nombrar al Grupo de Expertos. El Titular volvió a enviar una comunicación en español el fecha 8 de abril de 2015.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 17 de abril de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento.

La Promovente ha solicitado que el procedimiento se substancie en inglés y ha presentado su Solicitud de resolución de controversia sobre nombres de dominio en inglés. Sin embargo, el Titular ha solicitado que el procedimiento se substancie en español.

El artículo 13 del Reglamento señala que “… A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento…”.

Por tanto, a falta de acuerdo entre la Promovente y el Titular sobre un idioma del procedimiento distinto al establecido en el artículo 13 del Reglamento, y considerando que el Titular ha solicitado expresamente que el procedimiento se lleve en español, resulta aplicable que se mantenga el idioma natural de la Política LDRP, es decir el español, como idioma del procedimiento.

En consecuencia, el día 29 de Abril de 2015 el Experto emitió la Orden Procedimental No. 1, requiriendo a la Promovente que exhibiera la traducción correspondiente de su Solicitud al español. El día 6 de Mayo de 2015 la Promovente cumplimentó la Orden Procedimental No. 1 exhibiendo la traducción de su Solicitud y enviando las copias físicas de la misma al Centro. El Titular no presentó un Escrito de Contestación (pese a que se le concedió un plazo adicional para que lo pudiera hacer en español).

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es la compañía automotriz más grande del Reino Unido.

La historia de la Promovente se remonta al año 1922, año desde el cual ha venido fabricando y comercializando diversos productos en la industria automotriz, siendo que durante este tiempo ha logrado desarrollar marcas como RANGE ROVER, LAND ROVER y LAND ROVER DISCOVERY.

La Promovente tiene presencia en línea en más de 142 países, siendo que a través de sus sitios Web pone a disposición de los usuarios de Internet que se interesan en los vehículos “Land Rover” y “Jaguar”, datos e imágenes relativos a dichos vehículos.

La Promovente cuenta (entre otros) con los siguientes registros de marca, en los siguientes países:

La Promovente tiene registrados a su nombre los siguientes nombres de dominio:

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 22 de julio del 2014.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente argumenta lo siguiente:

I. El nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos y de servicios registrada, sobre la que la Promovente tiene derechos

- Que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o por lo menos similar en grado de confusión, a las marcas JAGUAR y LAND ROVER.

- Que el elemento “.com” no es un elemento distintivo respecto del nombre de dominio en disputa siendo que lo mismo ocurre con el ccTLD “.mx”, por lo cual dichos elementos no deben considerarse al hacer el análisis de semejanza en grado de confusión.

- Que la palabra “limited” contenida en el nombre de dominio en disputa es una palabra descriptiva ya que las marcas JAGUAR y LAND ROVER son las que realmente otorgan distintividad al nombre de dominio en disputa.

- Que toda vez que el nombre de la Promovente es <jaguarlandroverlimited.com.mx>, es obvio que el término “limited” no le otorga a éste distintividad alguna.

II. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

- Que el Titular no tiene derecho alguno sobre las marcas JAGUAR y LAND ROVER ni registros de algún tipo que le permitan utilizar dichas denominaciones.

- Que el Titular no es (ni ha sido) conocido bajo el nombre de dominio en disputa ni bajo las marcas JAGUAR y/o LAND ROVER.

- Que la Promovente nunca ha otorgado una licencia o autorización para el uso de las marcas JAGUAR y/o LAND ROVER a favor del Titular, siendo que el Titular no tiene (ni ha tenido) relación comercial alguna con la Promovente.

- Que las marcas de la Promovente han adquirido el estatus de notoriamente conocidas/ famosas, y que el Titular nunca será conocido bajo las marcas JAGUAR y/o LAND ROVER.

- Que las marcas de la Promovente han sido reconocidas por los consumidores con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, desde hace 66 años (en el caso del Reino Unido), 63 años (para efectos de reconocimiento en los Estados Unidos de América) y 22 años (en lo que refiere a territorio mexicano).

- Que el Titular no está haciendo un uso legítimo del nombre de dominio en disputa toda vez que el mismo se encuentra inactivo desde su registro hasta la fecha.

- Que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo por el Titular con la finalidad de venderlo, pues incluyó marcas registradas que tienen un reconocimiento mundial, dentro del nombre de dominio en disputa, por lo cual el registro del nombre de dominio referido no se constituye como una mera casualidad (aunque no se aportaron pruebas para demostrar este dicho).

III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

- Que el Titular se aprovechó del prestigio y fama de las marcas JAGUAR y LAND ROVER al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, creando confusión con éstas para desviar a los consumidores al sitio del Titular.

- Que el Titular está impidiendo que la Promovente refleje sus marcas dentro del nombre de dominio correspondiente.

- Que la inactividad del nombre de dominio en disputa demuestra que el Titular está impidiendo que el Promovente tenga un sitio Web para ofrecer sus productos.

- Que el hecho de que el Titular haya registrado marcas notoriamente conocidas o famosas dentro del nombre de dominio en disputa, es suficiente para inferir que el registro de dicho nombre de dominio se hizo de mala fe.

- Que, ante la fama de las marcas de la Promovente, el Titular no puede (ni podrá) reclamar una participación legítima sobre el nombre de dominio en disputa argumentando que no tenía conocimiento de las marcas de la Promovente.

- Que dado que no se está haciendo un uso de buena fe del nombre de dominio referido, y que al no encontrarse un propósito útil al nombre de dominio en disputa, se entiende que la inactividad del nombre de dominio refleja un uso de mala fe.

- Que las marcas de la Promovente han sido objeto de varios intentos de ciberocupación en los últimos años, lo cual demuestra el alto conocimiento de las mismas.

B. Titular

El Titular no contestó formalmente a las alegaciones de la Promovente. Sin embargo, el Centro recibió comunicaciones informales por parte del Titular referentes al idioma. No obstante lo anterior, cuando se le hubo notificado una copia de la Solicitud traducida al español (tal como el Titular solicitó) éste no presentó ninguna contestación a la misma.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no presentó un Escrito de Contestación alguna para rebatir los argumentos de la Promovente, este Experto aceptará como ciertos los argumentos de la Promovente que estime razonables (ver Encyclopædia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487).

Para efectos de contar con criterios adecuados de interpretación – respecto de las circunstancias aplicables a este caso – este Experto se servirá de las interpretaciones y razonamientos que se encuentren en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política LDRP y el Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “UDRP” en sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

Las marcas JAGUAR y LAND ROVER de la Promovente están totalmente comprendidas en el nombre de dominio en disputa <jaguarlandroverlimited.com.mx >. Puede considerarse a estas marcas famosas, por el reconocimiento que tiene el público consumidor en general de ellas, tanto en Europa como en México, el cual deriva de la presencia de la marca en los mercados mencionados, y de su intensiva publicidad en los mismos.

La palabra “limited” no agrega distintividad al nombre de dominio en disputa, puesto que se trata de un término comúnmente usado en la industria automotriz, que en algunas ocasiones acompaña a las marcas de automóviles. De hecho, por la razón anteriormente expuesta, este término podría aumentar la semejanza en grado de confusión que existe entre las marcas JAGUAR y LAND ROVER, y el nombre de dominio en disputa <jaguarlandroverlimited.com.mx>.

La adición del código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” así como la adición del código genérico “.com” (por sus siglas en inglés “gTLD”), al final del nombre de dominio en disputa del Titular, carecen de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa de las marcas de la Promovente, pues dichos ccTLD y gTLD no cumplen la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver también CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI No. D2000-0300); J.P. Morgan v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

Debido a que el nombre de dominio en disputa <jaguarlandrover.com.mx> es semejante en grado de confusión a las marcas JAGUAR y LAND ROVER de la Promovente, el primer elemento de la Política queda probado.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

El Titular no ha probado que se le conozca comúnmente como <jaguarlandrover.com.mx>. En cambio, la Promovente sí ha probado que su denominación social está constituida por las marcas JAGUAR y LAND ROVER, y ha probado ser la titular de derechos exclusivos relativos a dichas marcas.

La Promovente asevera que no ha autorizado al Titular a registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual, en adición a la existencia de los registros de marca de la Promovente, y a los efectos que los mismos producen erga omnes, lleva al Experto a deducir que el Titular conocía las marcas JAGUAR y LAND ROVER al momento de registrar el nombre de dominio en disputa (máxime que le agregó a dicho nombre de dominio el término “limited”), con lo cual sería difícil encontrar uso o preparativos de uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios por parte del Titular (ver Beyoncé Knowles v. Sonny Ahuja, Caso OMPI No. D2010-1431).

A lo anterior se suma el hecho de que el Titular no ofreció prueba alguna para explicar cuál fue su razón para registrar un nombre de dominio que incorpora en su totalidad a las marcas famosas JAGUAR y LAND ROVER de la Promovente (Ver Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong, Caso OMPI No. D2003-0408) siendo que, al no presentar contestación alguna, el Titular no ha demostrado que existan circunstancias que le permitan acreditar derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa (ver Volkswagen AG v. David’s Volkswagen Page, Caso OMPI No. D2004-0498).

El Titular no ha podido demostrar que hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, siendo que del análisis del presente caso y de las pruebas aportadas por la Promovente, tampoco se demuestra que el Titular haga uso legítimo alguno del nombre dominio en disputa (ver Jupiters Limited v. Aaron Hall, Caso OMPI No. D2000-0574; Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaVogue.com, Caso OMPI No. D2005-0615).

Lo que resulta extraño, es que en este procedimiento el Titular se haya comunicado varias veces con el Centro, pero que haya decidido no presentar un Escrito de Contestación, ni intentar desvirtuar las acusaciones de la Promovente, o presentar argumentos o pruebas que permitieran explicar por qué había registrado el nombre dominio en disputa, o defender su conducta.

Por tanto, el Titular ha perdido su oportunidad para refutar los argumentos de la Promovente (ver Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, Caso OMPI No. D2002-0131).

En casos semejantes, otros expertos han determinado que en ausencia de evidencia que demuestre lo contrario, la tenencia pasiva de un nombre de dominio no puede constituirse en sí misma como uso legítimo y leal o no comercial del mismo, lo cual aunado a que en este caso existe inactividad de casi tres años relativa al nombre de dominio en disputa, demuestra que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <jaguarlandrover.com.mx> (ver Euromarket Designs, Inc. v. Domain For Sale VMI, Caso OMPI No. D2000-1195; Netcentives, Inc. v. B.W. Brody Co.,Caso OMPI No. D2000-0672; Teachers Insurance and Annuity Association of America v. Wreaks Communications Group, Caso OMPI No. D2006-0483).

Por las razones expuestas, se ha cumplido con el segundo requisito de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:

i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Es importante mencionar que esta Política señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o en el uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio para cumplir con el tercer requisito.

No obstante lo anterior, este Experto considera (de manera concordante con expertos que le han precedido) que las circunstancias para encontrar un registro o uso de mala fe por parte de un Titular no se limitan de manera exclusiva a los supuestos previstos en el artículo 1.b) de la Política, siendo que existen circunstancias que permiten al Experto determinar si en un caso específico se acreditan, o no, conductas que puedan ser consideradas como uso o registro de mala fe, por ejemplo, en el caso de la tenencia pasiva de un nombre de dominio (ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003; Jupiters Limited v. Aaron Hall,Caso OMPI No. D2000-0574).

Este Experto advierte que en otras decisiones se ha estimado que las marcas JAGUAR y LAND ROVER son marcas famosas a nivel mundial, las cuales han encontrado reconocimiento en diversos países (ver Jaguar Land Rover Limited v. GKG.NET Domain Proxy Service Administrator / Grupo Sanchez Estrada, S.A. de C.V., Alejandra RuizCaso OMPI No. D2014-1631; Jaguar Land Rover Limited v. Phnom Penh Prestige, Tuy SomboCaso OMPI No. D2014-0977; Jaguar Land Rover Limited v. Dafydd Morgan / Packaging PlusCaso OMPI No. D2013-1727). El Experto está de acuerdo con estas estimaciones de fama.

El hecho de que el Titular no haya presentado Escrito de Contestación en este procedimiento (no obstante haber mandado distintas comunicaciones al Centro) implica que el Titular no ha podido desvirtuar las acusaciones de la Promovente, y que no se ha ofrecido prueba alguna en contra de tales acusaciones, con lo cual los hechos narrados por la Promovente y su pretensión de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa han quedado intactos (ver Société pour l’Oeuvre et la Mémoire d’Antoine de Saint Exupéry – Succession Saint Exupéry – D’Agay v. Perlegos Properties,Caso OMPI No. D2005-1085). Por tanto, la acusación de mala fe hecha por la Promovente subsiste.

En ese sentido, analizando las particularidades de este caso, tenemos:

a) Que las marcas de la Promovente son famosas y tienen reconocimiento por parte del público en Europa (donde el Titular ha declarado estar domiciliado) y en México, jurisdicción a la que se vincula el ccTLD “.mx”;

b) Que el Titular registró como nombre de dominio una denominación que incorpora en su totalidad a dos marcas famosas;

c) Que el nombre de dominio en disputa se ha encontrado inactivo desde su registro hasta la fecha;

d) Que el Titular no acreditó, ni ofreció pruebas o argumentos para demostrar que su registro del nombre de dominio en disputa se hizo de buena fe o para un uso legítimo.

Atendiendo a lo anterior, no existen en el expediente hechos o pruebas que permitan determinar uso alguno plausible o activo del nombre de dominio en disputa que no fuera ilegítimo o que no pudiera afectar los derechos de propiedad intelectual de la Promovente. Por lo mismo, el Experto considera que el registro y la subsecuente titularidad inactiva del nombre de dominio en disputa satisfacen los criterios para determinar que el registro del nombre de dominio en disputa y su tenencia pasiva se han hecho de mala fe (ver Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaVogue.com,Caso OMPI No. D2005-0615).

Por tanto, el tercer requisito de la Política ha sido probado.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa <jaguarlandroverlimited.com.mx> sea transferido a la Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 25 de mayo de 2015