Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Netgear, Inc. v. Telemática y Sistemas Avanz. S.A. de C.V.

Caso No. DMX2013-0018

1. Las Partes

El Promovente es Netgear, Inc. con domicilio en San José, California, Estados Unidos de América, representado por Olivares & Cia, México.

El Titular es Telemática y Sistemas Avanz. S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal, México, auto-representado.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <netgear.com.mx> y <netgear.mx>.

El Registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de julio de 2013, por correo electrónico, y el 1 de agosto de 2013, por correo urgente. El 25 de julio de 2013 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 26 de julio de 2013 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 9 de agosto de 2013, el Centro invitó al Promovente a subsanar ciertas deficiencias contenidas en la Solicitud. El Promovente envió al Centro una Solicitud enmendada por correo electrónico el 13 de agosto de 2013 y por correo urgente el 16 de agosto de 2013.

El Centro verificó que la Solicitud, modificada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de agosto de 2013. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 10 de septiembre de 2013. La Contestación fue presentada el 6 de septiembre de 2013. El 9 de septiembre de 2013 el Centro acusó recibo del escrito de contestación e informó a las partes que el Centro procedería con el nombramiento del Grupo de Expertos. El 14 de septiembre de 2013 el Promovente presentó un escrito suplementario no solicitado en respuesta al escrito de contestación del Titular.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 19 de septiembre de 2013, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 27 de septiembre de 2013, el Centro envió a las partes la Orden de Procedimiento No. 1, mediante la que este Experto invitó (i) al Promovente a presentar a más tardar el 2 de octubre de 2013 las manifestaciones que considerase convenientes respecto a los certificados de registro de la marca NETGEAR adjuntos como anexo 6 de la Solicitud, registros Nos. 2124219 y 238576 ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América y ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea, respectivamente, dado que en los mismos aparece como titular de dichos registros marcarios una entidad diversa al Promovente, y (ii) al Titular a presentar a más tardar el 7 de octubre de 2013 las manifestaciones que considerase convenientes respecto al escrito suplementario presentado por el Promovente el 14 de septiembre de 2013 y, en su caso, a las manifestaciones que el Promovente presentase en respuesta a esa Orden de Procedimiento. En dicha Orden de Procedimiento, este Experto estableció el 16 de octubre de 2013 como nueva fecha para remitir al Centro su decisión. El 4 de octubre de 2013 el Centro recibió la respuesta del Titular a dicha Orden de Procedimiento. El Centro no recibió respuesta alguna del Promovente a dicha Orden de Procedimiento.

Este Experto notó que el Centro involuntariamente omitió añadir uno de los correos electrónicos del Promovente en la referida comunicación del 27 de septiembre de 2013 de la Orden de Procedimiento No. 1. En razón de lo anterior, este Experto expidió el 1 de noviembre de 2013 la Orden de Procedimiento No. 2 mediante la que (i) reiteró la invitación hecha al Promovente en la Orden de Procedimiento No. 1, en su caso a más tardar el 6 de noviembre de 2013, y (ii) reiteró la invitación hecha al Titular a presentar a más tardar el 9 de noviembre de 2013 las manifestaciones que considerase convenientes respecto a las manifestaciones que el Promovente presentase en respuesta a esa Orden de Procedimiento. En esta Orden de Procedimiento, este Experto estableció el 14 de noviembre de 2013 como nueva fecha para remitir al Centro su decisión. El 6 de noviembre de 2013 el Centro recibió la respuesta del Promovente a dicha Orden de Procedimiento. El Centro no recibió respuesta alguna del Titular a dicha Orden de Procedimiento.

Cabe resaltar que en la comunicación por correo electrónico que el Centro recibió del Promovente el 6 de noviembre de 2013, el Promovente manifestó que el 2 de octubre de 2013 había enviado al Centro su respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1, sin que el Promovente se hubiese explayado respecto a la forma de su envío o acompañado prueba de su dicho. El mismo 6 de noviembre de 2013 el Centro acusó recibo de la comunicación del Promovente y le manifestó que en sus registros no constaba la recepción de ninguna comunicación por correo electrónico del Promovente de fecha 2 de octubre de 2013.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 10 de noviembre de 2013.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es titular de la marca nominativa NETGEAR, la cual fue registrada (i) en febrero de 2009 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el No. 1086422, clase 9; (ii) en septiembre de 1998 ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea bajo el No. 238576, clase 9; y (iii) en diciembre de 1997 ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América bajo el No. 2124219, clase 9.

El 1 de octubre de 2006, el Promovente y el Titular celebraron un contrato de distribución para la venta al mayoreo de productos del Promovente por parte del Titular en México (el “Contrato”).

Los nombres de dominio en disputa fueron creados: <netgear.com.mx> en agosto de 2004 y <netgear.mx> en julio de 2009.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue.

El Promovente es una empresa estadounidense que se constituyó y ha venido usando su denominación social desde el año 1996. Por lo menos desde el año 1996 el Promovente ha usado la marca NETGEAR y el nombre de dominio <netgear.com> respecto a una variedad de productos y servicios en relación con hardware y software de computadora y servicios de soporte relacionados, en particular: hardware de interconexión de redes de computadora, principalmente, ruteadores y puentes de computadora para interfase con software de computadora en redes de comunicación.

El Promovente es titular de diversos registros para la marca NETGEAR o sus variantes alrededor del mundo, en las clases internacionales 9 y 42. El Promovente es titular del nombre de dominio <netgear.com> creado desde noviembre de 1994. Los nombres de dominio en disputa son idénticos tanto a la denominación social como a las marcas registradas y nombre de dominio del Promovente.

El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre los nombres de dominio en disputa.

Conforme a la búsqueda por titular realizada el 11 de junio de 2013 en las bases de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Titular no posee ningún registro de marca para la denominación “netgear”. El Titular tampoco es conocido en el ámbito de las comercializadoras de productos de software y hardware como “netgear”.

En el año 2006 el Promovente celebró el Contrato con el Titular para la comercialización en México de productos, siendo dicha relación comercial la manera en que el Titular tuvo conocimiento de la marca NETGEAR. El Titular registró y usa los nombres de dominio en disputa contraviniendo las disposiciones del Contrato, no obstante que por la relación de negocios que tuvo (sic) con el Promovente estaba plenamente consciente de que esa era la denominación social y marca registrada del Promovente.

No obstante que es distribuidor del Promovente, el Titular no tiene intereses o derechos legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ya que ha incumplido las disposiciones contenidas en el Contrato, haciendo uso indebido de las marcas del Promovente.

El Titular no puede argumentar desconocimiento de la denominación social, marcas registradas y actividad comercial del Promovente, lo que a su vez demuestra que el Titular indebidamente registró y usa los nombres de dominio en disputa de mala fe, por lo que no hay forma alguna en que pueda argumentar que los registró para usarlos lealmente.

En el Contrato claramente se establecen los lineamientos para el uso de las marcas del Promovente, en específico, en el punto 9 del mismo y en el anexo relativo a la guía para el uso de las marcas. En el punto 9 del Contrato se establece que el distribuidor (i.e. el Titular) acepta que el único y exclusivo titular de la marca NETGEAR es el Promovente, y que el uso de dicha marca no otorga al distribuidor ningún derecho, título o interés sobre la misma.

Por otra parte, en el anexo relativo a la guía para el uso de las marcas, se establece claramente que el distribuidor (i.e. el Titular) no podrá usar una marca propiedad del Promovente en una forma que induzca al público a pensar que el Titular es una compañía relacionada con el Promovente. Dicha prohibición se ejemplifica mencionando que cualquier referencia a las marcas NETGEAR no podrá ser el elemento visual de mayor preponderancia en los materiales de mercadeo.

No obstante lo anterior, en los años 2004 y 2009 el Titular se apropió indebidamente de los nombres de dominio en disputa, impidiendo que el Promovente pudiera prestar sus servicios directamente a través de una página de Internet en México y asimismo privando al Promovente del derecho de registrar de forma preferente los nombres de dominio en disputa, reflejando su marca en un dominio bajo “.mx”.

El Promovente nunca ha estado de acuerdo, ni ha autorizado, que el Titular sea el titular de los nombres de dominio en disputa y ha tratado de resolver este asunto de manera pacífica en diversas ocasiones sin recibir una respuesta favorable, por lo que se vió obligada a interponer la Solicitud.

Valiéndose de los nombres de dominio en disputa, contraviniendo lo dispuesto en el Contrato, el Titular se ostenta como titular de la marca registrada NETGEAR, haciendo pensar a los consumidores mexicanos que es titular en México de la marca NETGEAR y/o que es el único distribuidor de los productos identificados con dicha marca, situación que es por completo falsa, por lo que es evidente la mala fe con la que el Titular se conduce.

En los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa, además del anuncio “sitio en mantenimiento”, lo que más destaca es la marca NETGEAR y el aviso comercial “CONNECT WITH INNOVATION” del Promovente (Anexo 11 de la Solicitud). En los mismos se incluye un número telefónico de contacto, así como una dirección de correo electrónico para la venta de productos del Promovente ([…]@netgear.mx), lo que demuestra claramente que los consumidores mexicanos se ven inducidos a error haciéndoles creer que el Titular es el titular en México de la marca NETGEAR.

El Titular registró, se apropió y usa de mala fe los nombres de dominio en disputa con la intención de afectar o perturbar las actividades comerciales del Promovente y con el objeto de atraer con ánimo de lucro a usuarios de Internet a sitios web creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dichos sitios en línea.

El Titular también afecta las actividades comerciales de los demás distribuidores autorizados del Promovente en México, por la percepción de los consumidores y usuarios mexicanos al creer que el Titular es titular de la marca NETGEAR o en su caso, al asociar que el Titular tiene una relación corporativa con el Promovente, lo cual es falso. Eso también perjudica al Promovente ya que el resto de sus distribuidores sin lugar a dudas se encuentra molesto por dicha circunstancia, sintiéndose marginados en la relación comercial que tienen con el Promovente.

En el pasado el Titular acordó transferir la titularidad de los nombres de dominio en disputa a nombre del Promovente y hasta la fecha no ha ocurrido dicha situación.

El Titular registró el nombre de dominio en disputa <netgear.com.mx> el 3 de agosto de 2004, fecha que resulta posterior a aquella en que el Promovente se constituyó y obtuvo los registros de la marca NETGEAR, por lo que no queda lugar a dudas que el Titular lo registró a sabiendas de la existencia de la denominación social, marcas registradas y actividad comercial del Promovente, pero sin consentimiento de éste, registrando y usando de mala fe los nombres de dominio en disputa, contraviniendo en todo momento las disposiciones contenidas en el Contrato con el objeto de perturbar la actividad comercial del Promovente y de su demás distribuidores autorizados en México.

La Política no es limitativa sino ejemplificativa, por lo que evidentemente el registrar nombres de dominio en contravención a disposiciones expresas del Contrato constituye un acto ilícito y en consecuencia de mala fe. El sólo hecho de haber celebrado el Contrato es suficiente para concluir que se trata de un registro y uso de mala fe tal y como se resolvió en Arthur Guiness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698, Daimler AG v. William Wood, Caso OMPI No. D2008-1712 y Nissan Mexicana, S.A. de C.V. v. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2009-0004.

Llama la atención que el Titular haya registrado los nombres de dominio en disputa, pero desde hace algunos meses el contenido de las páginas web asociadas a los mismos se encuentra bloqueado, argumentando que dichas páginas se encuentran en mantenimiento.

En su escrito suplementario el Promovente alega que los nombres de dominio en disputa no son materiales publicitarios o de marketing. La naturaleza de un nombre de dominio es completamente diversa a la de un material publicitario, pues se trata sólo de una dirección numérica que a través de una solución mnemotécnica permite ubicar recursos de Internet. Luego entonces resulta del todo improcedente que el Titular pretenda escudarse en lo dispuesto por uno de los incisos del Contrato, siendo que los nombres de dominio en disputa de ninguna forma se ajustan a la definición que en el Contrato se da respecto de materiales publicitarios.

Suponiendo sin conceder que efectivamente los nombres de dominio en disputa pudieran considerarse como materiales publicitarios o de marketing, el Titular estaba obligado a obtener el consentimiento del Promovente para registrarlos. En el Contrato se puede apreciar que el Titular únicamente está autorizado a realizar materiales publicitarios y de marketing, entre los que no se encuentran nombres de dominio, además de que claramente requiere la aprobación del Promovente para cualquier material publicitario, por lo que en uno u otro supuesto es evidente que el registro de los nombres de dominio en disputa fue de mala fe.

La afirmación del Titular relativa a que el Centro carece de competencia para la resolución de la controversia es improcedente, tomando en consideración que los actos que se someterían a la jurisdicción de los tribunales del Estado de California, Estados Unidos de América, son los actos mercantiles celebrados por las partes; sin embargo, los nombres de dominio en disputa no son materiales publicitarios sujetos al Contrato y por tanto, la disputa no tiene por qué resolverse ante una autoridad distinta al Centro. Aunado a lo anterior, al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, el Titular aceptó los términos del Registrador, que establece el procedimiento LDRP como el medio de solución de controversias relativas a nombres de dominio para “.mx”.

Resulta irrelevante si el Titular realizó esfuerzos para promocionar la marca NETGEAR en México, ya que tal era su obligación en términos del Contrato, siendo que el Titular sabía que bajo el Contrato el uso que hiciera de la marca NETGEAR operaría en beneficio del Promovente.

Suponiendo sin conceder que el Promovente quisiera apropiarse de los nombres de dominio en disputa para transferirlos a otro distribuidor, el Promovente está legítimamente facultado para ello, y si el Titular estimaba que ello violaba en su perjuicio el Contrato, podía acusar el incumplimiento del Contrato ante los tribunales competentes, pero de ninguna forma debió registrar, usar y retener de mala fe los nombres de dominio en disputa. Además, el Promovente no está obligado con el Titular a que éste sea su único distribuidor en México.

Al registrar los nombres de dominio en disputa a su nombre, el Titular lo único que hizo fue demostrar que se quería ostentar como legítimo titular de la marca del Promovente, valiéndose para tal efecto del registro y uso de los mismos, lo que confirma la mala fe en su registro y uso.

El Promovente solicita que le sean transferidos los nombres de dominio en disputa.

B. Titular

Las alegaciones del Titular se pueden resumir como sigue.

J. Salinas Hernández realizó el registro de los nombres de dominio en disputa en nombre de Telemática y Sistemas Avanzados, S.A. de C.V., empresa de la cual es representante legal.

El Centro es incompetente para resolver la Solicitud en virtud de que el Promovente confiesa al presentar la controversia que la existencia de los nombres de dominio en disputa se debe al Contrato, mediante el cual el Titular está facultado para realizar cualquier acto que sirva para promocionar la marca del Promovente, Contrato que tiene efectos mercantiles, que se encuentra vigente y cualquier controversia que se genere respecto del mismo se debe tramitar ante los tribunales del Estado de California, Estados Unidos de América, pues así se pactó.

Decidir el Centro sobre una situación accesoria al Contrato sería prejuzgar sobre una controversia que se genera sobre el cumplimiento o incumplimiento de las partes al Contrato, lo cual sería ilegal, siendo evidente que la creación y registro de los nombres de dominio en disputa obedeció al impulso de las marcas propiedad del Promovente, dado el acuerdo entre éste y el Titular, lo que motivó que el Titular con recursos propios registrase los nombres de dominio en disputa, sin pretender apropiarse de la marca, sin crear confusión en perjuicio del Promovente, pero sí con la intención de promocionar, dar a conocer y aumentar las ventas de los productos que fabrica el Promovente, por lo que el Centro es incompetente para resolver sobre la cesión o entrega de los nombres de dominio en disputa al Promovente, pues los mismos se crearon para que el Titular y el Promovente tuvieran más ganancias, no para perjudicar al Promovente.

Los nombres de dominio en disputa son idénticos o parecidos al nombre del Promovente, pero no crean confusión respecto a la marca del Promovente.

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados en cumplimiento estricto al Contrato, en específico la cláusula 9, apartado C., del mismo. El registro de los nombres de dominio en disputa no se llevó a cabo con la finalidad de crear confusión en las personas en perjuicio del Promovente, sino para cumplir el pacto que se tiene de impulsar la marca, haciendo todo la promoción necesaria para ese efecto, con la intención de ganar dinero con las ventas de los productos del Promovente, de tal forma que el Titular tiene interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa, pues se han hechos gastos considerables en la creación del sitio web, los contenidos de la página web, así como la publicidad y promoción de la marca del Promovente, sin que se tenga la intención de apropiarse de la marca ni hacer uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa.

El Promovente quiere hacer creer que el Titular de mala fe registró los nombres de dominio en disputa, de forma idéntica para crear confusión con los usuarios de Internet, lo cual es evidentemente falso, pues se llevó a cabo derivado del Contrato con el ánimo de introducir la marca en México y promocionarla, causando al Titular una serie de gastos e inversiones no sólo en Internet, sino en capacitación, preparación y elaboración de los contenidos que servirían para hacer crecer la marca, lo cual se hizo y hasta la fecha el Titular es distribuidor de los productos del Promovente. Es falso que desde 1996 los productos de la marca NETGEAR hayan sido conocidos en México, pues esta marca fue conocida en México gracias al trabajo del Titular, quien se ha encargado de hacer todo lo necesario para promover la marca.

La verdadera intención del Promovente es tener el control de los nombres de dominio en disputa, porque una vez hecha la labor de introducir la marca y hacer que las personas la conozcan, el Promovente pretende darles a otros distribuidores nuevos lo que el Titular ha logrado, aprovechando de mala fe todo lo invertido por el Titular para dar a conocer la marca, por lo que se debe declarar improcedente el reclamo hecho por el Promovente, pues es precisamente el Promovente quien se conduce con mala fe, al pretender que el Titular registró los nombres de dominio en disputa con el ánimo de causar confusión o para usarlos de mala fe.

El Titular considera inequitativo y hasta abusivo que el Promovente inicie el procedimiento [bajo la Política], siendo evidente que el registro de los nombres de dominio en disputa se hizo en cumplimiento del Contrato, lo que deberá tomarse en cuenta al momento de dictarse la resolución.

La hipótesis del Reglamento encaja perfectamente con lo pactado en el Contrato: antes de que el Titular haya recibido cualquier aviso de la controversia, existen pruebas de que ha utilizado los nombres de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización (marketing) en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

El Titular hace un uso legítimo y leal y comercial de los nombres de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca en cuestión, que si bien lo hace con ánimo de lucro es con la autorización del Promovente y en cumplimiento de un convenio previo que está vigente.

El Contrato le otorga al Titular el derecho y facultad de hacer todo lo necesario para promocionar la marca NETGEAR, por lo que no se pude establecer que solicitó el registro de mala fe. No es creíble que se haga uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa, cuando el propio Promovente cita reiteradamente el Contrato, sin referirse por supuesto a la cláusula 9 apartado C, de la cual se desprende que el Titular puede hacer todo el marketing necesario y no limita el registro de nombres de dominio.

En su escrito de respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1 arriba referida, el Titular, en esencia, repite los argumentos vertidos en su escrito de Contestación a la Solicitud. El Titular reitera que no es competencia del Centro la controversia interpuesta por el Promovente, ya que la creación de los nombres de dominio en disputa se llevó a cabo en cumplimiento a un acuerdo de voluntades que se debe dirimir ante los tribunales correspondientes de forma integral y no pretender el Promovente primero que los sitios de Internet no son material publicitario, pero luego alegando que sí lo son, pero que se debió contar con la autorización del Promovente, siendo evidente que se obtuvo ese consentimiento al celebrar el Contrato y sin actuar de mala fe.

El Titular alega que es falso que el registro de los nombres de dominio en disputa lo haya llevado a cabo sin consentimiento del titular de la marca, pues del propio Contrato se desprende esa circunstancia.

El Experto no debe resolver la controversia pues estaría invadiendo la esfera judicial, la que atendiendo al contenido integral del Contrato, que se encuentra vigente, deberá resolver lo que en Derecho proceda, siendo evidente que la creación de los nombres de dominio en disputa no tiene otra finalidad que la de dar a conocer la marca, por lo tanto sí tiene el carácter de publicidad. Es el Promovente quien tiene que ocurrir ante los tribunales correspondientes para que estos determinen si el Titular cometió algún exceso en haber creado los nombres de dominio en disputa con fines comerciales y publicitarios.

Parte de la estrategia de crecimiento de la marca lo fueron la creación de los sitios de Internet, que efectivamente sirven de medios publicitarios y que están regulados por un acuerdo de voluntades previo, por lo que no existe mala fe, ni se pretende usurpar la marca, ni dañar al Promovente.

El Titular solicita se rechace el recurso solicitado por el Promovente y que se declare que se trata de una controversia que deberá ser resuelta judicialmente.

6. Debate y conclusiones

A. Cuestiones preliminares

A.1. Identidad del Titular

El nombre del Titular reportado por el Registrador es Telemática y Sistemas Avanz. S.A. de C.V. En su Contestación, el Titular manifiesta que J. Salinas Hernández realizó el registro de los nombres de dominio en disputa en nombre de Telemática y Sistemas Avanzados, S.A. de C.V. El Contrato, anexo a la Solicitud, fue celebrado entre el Promovente y Telemática y Sistemas Avanzados, S.A. de C.V. De lo anterior, este Experto infiere que Telemática y Sistemas Avanz. S.A. de C.V. y Telemática y Sistemas Avanzados, S.A. de C.V. son una y la misma entidad.

A.2. Escrito suplementario no solicitado

Los procedimientos administrativos bajo la Política deben ser resueltos de forma expedita. La Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional sólo contemplan la presentación por las partes de una solicitud y un escrito de contestación. De acuerdo a los artículos 14 y 12.C. del Reglamento y a lo expuesto en diversas decisiones emitidas en base a la Política y a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés)¹, es facultativo para este Experto admitir la presentación de escritos suplementarios no solicitados, asegurándose que el procedimiento se realice con la debida prontitud².

El Promovente presentó un escrito suplementario no solicitado el 14 de septiembre de 2013. En el presente caso este Experto resolvió admitir el escrito suplementario del Promovente, habiendo expedido, como consecuencia de lo anterior, la Orden de Procedimiento No. 1 antes precisada, atento a lo marcado en el artículo 12.B. del Reglamento.

A.3. Incompetencia

El Titular primero alega que el Centro es incompetente para resolver la presente disputa en virtud de que el registro de los nombres de dominio en disputa deriva del Contrato y, dado que el Contrato contiene una sumisión expresa de las partes a la jurisdicción de los tribunales competentes en California, Estados Unidos de América, son esos tribunales los que deberían conocer de esta disputa. Sin embargo, líneas más adelante en el escrito de Contestación el Titular procede a responder a las alegaciones del Promovente y “solicita al grupo o en su caso al único experto que resolverá la controversia que rechace el recurso solicitado” por el Promovente y, más adelante en el escrito de Contestación, el Titular manifiesta que “opta por que la controversia sea resuelta por un único miembro”.

Este Experto desea puntualizar que el Centro, como tal, no es quien resuelve esta controversia, simple y llanamente no es su rol ya que, como se desprende de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, el Centro actúa solamente como una entidad administradora del procedimiento administrativo.

Este Experto considera que el Titular, al registrar los nombres de dominio en disputa, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, incluyendo la aplicación de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporados y contenidos por referencia como parte del Acuerdo de Registro). Por lo tanto, este Experto es competente para decidir esta disputa dentro del alcance de la Política (véase International Organization for Standardization (ISO) v. Gabriela Garza, Caso OMPI No. DMX2010-0013, Deutsche Telekom AG v. Oded Zucker, Caso OMPI No. D2004-0749 y Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc., Caso OMPI No. D2000-0017).

Ahora bien, este Experto desea destacar que la Política y el Reglamento tratan sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y uso abusivos de nombres de dominio y no para dirimir otro tipo de controversias que surjan en relación a una posible infracción de derechos de propiedad intelectual³.

A.4. General

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) cada nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con cada nombre de dominio en disputa; y (iii) cada nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe⁴.

B. Identidad o similitud en grado de confusión

El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca NETGEAR, la cual tiene registrada en México y otras jurisdicciones.

Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general pueden no tomarse en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que cada nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca NETGEAR del Promovente.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar su marca NETGEAR como nombre de dominio.

El Promovente asevera, y el Titular no lo refutó, que el Titular no posee registro alguno para la marca NETGEAR, y que el Titular no es conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa o como “netgear”. El Promovente alega que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar su marca en los nombres de dominio en disputa, y que a través de los nombres de dominio en disputa el Titular se ostenta como titular en México de la marca NETGEAR del Promovente.

Los alegatos de las partes se basan, en esencia, en el Contrato, el Promovente alegando que el Titular registró y usó los nombres de dominio en disputa en contravención a lo establecido en el Contrato y que, en consecuencia, el Titular carece de derechos o intereses legítimos y, por su parte, el Titular alegando que el registro y uso de los nombres de dominio lo hizo en su carácter de distribuidor del Promovente para promover la venta de sus productos en los términos autorizados en el Contrato y que por tanto tiene derechos e intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa.

La sección 9 del Contrato, relativa a marcas y nombres comerciales, se integra por tres partes: (i) la sección 9.A establece que al publicitar y promocionar los Productos el Titular conviene en usar los nombres comerciales, logos y marcas del Promovente (las “Marcas”, según se define ahí) solamente como se describe en el Manual del Distribuidor del Promovente; (ii) en la sección 9.B el Titular reconoce que el Promovente es el dueño de las Marcas y que el uso de las mismas por el Titular no le transmite a éste derecho, título o interés algunos sobre las Marcas; y (iii) la sección 9.C establece que el Titular podrá preparar materiales promocionales y de mercadeo, en el entendido que los mismos estarán sujetos a la revisión y aprobación del Promovente antes de su lanzamiento comercial o uso por el Titular.

Como anexo del Contrato aparece dicho Manual del Distribuidor, el cual contiene una sección de lineamientos de uso de las marcas del Promovente. Entre otras disposiciones, estos lineamientos establecen que: (i) el Titular puede hacer uso razonable (“fair use” en inglés en el original) de las marcas del Promovente para hacer manifestaciones de hecho verdaderas de los productos del Promovente; (ii) el Titular no podrá usar las marcas del Promovente como parte de su denominación, nombre comercial, nombre de productos o servicios; (iii) el Titular no puede usar las marcas del Promovente para inducir al público a pensar que el Titular está relacionado, patrocinado o avalado por el Promovente de una manera que no sea verdadera, significando, por ejemplo, que las marcas del Promovente no deben ser los elementos visuales más prominentes en sus materiales de mercadeo; y (iv) que en cualquier uso de las marcas del Promovente fuera de los Estados Unidos de América el Titular debe reconocer al Promovente como dueño de las marcas.

Dichos lineamientos también contienen una sección específica relativa al uso del logo “NETGEAR^®” y “NETGEAR^® Everybody’s connecting^®”. Al respecto, dichos lineamientos establecen que el mismo puede ser usado, entre otros, en comunicaciones publicitarias y de mercadeo, y como divisa o insignia en sitios web para promover los productos y servicios del Promovente por un distribuidor autorizado⁵. Esta sección de los lineamientos no establece si dicho uso requiere o no la aprobación previa del Promovente.

Este Experto hace notar que no encontró en el Contrato, incluidos dichos lineamientos, ninguna referencia expresa al registro de nombres de dominio que incorporen marcas del Promovente.

Ahora bien, el artículo 1.c de la Política establece que se demostrarán derechos y legítimos intereses sobre un nombre de dominio en disputa cuando se presente alguna de las circunstancias ahí mencionadas de forma meramente enunciativa y no limitativa, entre ellas: (i) que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia se ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o (ii) se hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca registrada en cuestión.

De las constancias que obran en el expediente se infiere que el Titular usaba los nombres de dominio en disputa para ofertar los productos del Promovente. Pudiera ser que el contenido de los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa en junio de 2013, que mostraban, en lo conducente, de su lado izquierdo “NETGEAR^®” seguida de “Connect with Innovation™”, de su lado derecho un número telefónico seguido de la dirección de correo electrónico “[…]@netgear.mx” y abajo al centro la leyenda “Sitio en Mantenimiento”, fuera consecuencia de alguna manera de algún cambio de contenido introducido por el Titular a raíz de las comunicaciones por correo electrónico que tuvieron las partes entre junio de 2012 y febrero de 2013⁶.

No existe alegato alguno del Promovente en el sentido de que tales sitios web se hubiesen usado para ofrecer o de otra forma promocionar bienes o servicios de terceros, o que el Titular haya acaparado nombres de dominio con las marcas del Promovente, como tampoco existen en el expediente elementos suficientes para considerar que el uso de los nombres de dominio en disputa se hace con la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar de alguna forma la marca NETGEAR del Promovente⁷.

El Promovente alega que el Titular se ostenta como y/o induce a creer que es, el titular en México de la marca NETGEAR del Promovente. De las impresiones de las páginas web asociadas a los nombres de dominio en disputa suministradas por el Promovente no se desprende dicha circunstancia. No escapa a este Experto que en la impresión de las páginas web asociadas a los nombres de dominio en disputa no aparece frase alguna en la que se reconozca al Promovente como titular de la marca NETGEAR, como tampoco aparece leyenda alguna que revele la naturaleza de la relación contractual entre el Promovente y el Titular. Sin embargo, este Experto no considera que dichas omisiones sean suficientes en este caso como para determinar que el Titular se ostenta como dueño de las marcas del Promovente o que induzcan al público a creer eso. Dadas las circunstancias antes descritas, en opinión de este Experto tales omisiones no establecen en este caso la falta de derechos o intereses legítimos por parte del Titular bajo el alcance de la Política⁸.

Llama la atención de este Experto que el nombre de dominio en disputa <netgear.com.mx> haya sido registrado en agosto de 2004, esto es, dos años antes de que las partes celebrasen el Contrato, circunstancia sobre la que ninguna de las partes se explayó.

Como se estableció líneas arriba, el Promovente también alegó que el “sólo hecho de haber celebrado un contrato de distribución con mi mandante, es suficiente para concluir que nos encontramos frente a un supuesto de registro y uso de mala fe, tal y como correctamente se resolvió en [...]”. Este Experto no considera que tal alegato sea sostenible tal cual, independientemente de que ninguno de los tres casos citados por el Promovente en apoyo de su dicho se refieren a una relación contractual de distribuidores autorizados.

En términos del alcance limitado de la Política, este Experto considera que el Promovente no logró acreditar que el Titular carezca de derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa. Ahora bien, no obstante lo antes dicho, y considerando en su conjunto todo lo anterior, este Experto considera que la controversia presentada por el Promovente no trata sobre el típico registro y uso abusivos de nombres de dominio; el hecho de que el Titular sea distribuidor autorizado del Promovente bajo el Contrato, los términos en los que éste se encuentra redactado y los alegatos de las partes llevan a este Experto a concluir que la presente controversia se ubica fuera del ámbito de la Política y que por ser eminentemente contractual requiere de un análisis e interpretación del Contrato bajo la ley aplicable cuya resolución corresponde a las autoridades competentes⁹.

Cabe reiterar que la Política y el Reglamento no abarcan todas las disputas relativas a nombres de dominio respecto a posibles infracciones a derechos de propiedad industrial. En todo caso, corresponderá a la autoridad competente, y no a este Experto (en aplicación de la Política), determinar si el Titular ha violado los términos del Contrato o actuado de forma ilegal bajo la legislación aplicable, independientemente del estándar aplicado bajo la Política¹⁰.

D. Registro o uso de mala fe

Dadas las particulares circunstancias del presente caso, y en atención a lo considerado en el apartado anterior, este Experto no considera necesario pronunciarse sobre el tercer elemento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.

Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 14 de noviembre de 2013.

¹ En vista de que la Política es una variante de la UDRP, este Experto considera conveniente referirse a algunas decisiones rendidas bajo procedimientos realizados conforme a la UDRP.

² En Metropolitan Life Insurance Company v. HLP General Partners Inc., Caso OMPI No. D2005-1323 se estableció: “panels... typically accept supplemental filings only to consider new evidence or provide a fair opportunity to respond to new arguments”. Véanse también Gallerina v. Mark Wilmhurst, Caso OMPI No. D2000-0730; Delikomat Betriebverpflegung Gesellschaft m.b.H v. Alexander Lehner, Caso OMPI No. D2001-1447 y Ashley Furniture Industries, Inc. v. Maria Thelma Valverde Cañez, Caso OMPI No. DMX2011-0025.

³ Diversos documentos establecen claramente que la Política versa sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio. Véase ICANN, Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy, Octubre 24, 1999, en www.icann.org/udrp/udrp-second-staff-report-24oct99.htm. En Hesco Bastion Limited v. Hercules Engineering Solutions Consortium (HESCO) Barriers FZE, Caso OMPI No. D2004-0940 se establece: “it is not the task of a Panel to solve all infringement cases. The administrative proceeding is restricted to clear willful infringements. Other IP right violations, if any, must be solved by the national courts”. En Family Watchdog LLC v. Lester Schweiss, Caso OMPI No. D2008-0183 se establece: “The Policy was adopted to deal with the problem of cybersquatting - that is, the registration of domain names consisting of, including, or confusingly similar to marks belonging to another for the purpose of profiting from the goodwill associated with the mark”.

⁴ En Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Heinz Windheim, Caso OMPI No. DMX2007-0018, este Experto manifestó: “corresponde a la parte promovente, y sólo a ella, presentar su caso y acreditar los extremos requeridos bajo el párrafo 1.a de la Política”. En Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited, Caso OMPI No. DWS2001-0003 se estableció: “Each of the three stated elements are made up of a number of facts, each of which has to be proven in order for the Complainant to succeed... Facts are proven through evidence... Mere “assertions” are nothing more than argument and must in each case be based on facts proved through evidence”.

⁵ En el original en inglés: “The NETGEAR logo can be used... in advertising and marketing communications, and as a badge in websites... to promote NETGEAR products and services by a NETGEAR-authorized distributor”.

⁶ El Promovente adjuntó a la Solicitud impresiones de las páginas web asociadas a los nombres de dominio en disputa de junio de 2013 y copias de algunos correos electrónicos entre las partes de junio y octubre de 2012 y febrero de 2013.

⁷ Véase la sección 2.3 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition”) disponible en “www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html”.

⁸ Véase Le Creuset SA v. Vineyards Direct Limited, Caso OMPI No. D2004-0551: “While the Panel believes that the Respondent could have gone further, by expressly stating that it was not connected with the Complainant, the Panel does not believe that there is any misrepresentation in this case sufficient to undermine a finding of bona fide use”.

⁹ En ANFOSA, S.A. de C.V. v. Santiago Pereda Martínez, Caso OMPI No. DMX2006-0012 se estableció: “La Política es un instrumento diseñado para casos de ciberocupación... este motivo unido a la sumariedad de este procedimiento, importan que la Política no sea adecuada para la solución de conflictos sobre nombres de dominio cuyo origen descanse en relaciones contractuales, de suyo complejas”. En Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware, Caso OMPI No. D2000-0187 se estableció: “If Complainant desires to obtain relief based upon some allegations that Respondent overstepped or overstated the bounds of its arrangement with Complainant, or that no such arrangement exists, that argument is better addressed to a court... On the record presented herein, this Panel must draw the conclusion that Respondent’s use of its domain name was in connection with the bona fide offering of goods and services of Complainant”. Véase también The Thread.com, LLC v. Jeffrey S. Poploff, Caso OMPI No. D2000-1470: “it is not a cybersquatting case at all. Rather, this appears to be a breach of contract and breach of fiduciary duty dispute... Respondent’s alleged bad faith, though, is not as a cybersquatter, but rather, through his alleged breach of contract and fiduciary duties... This decision should not be read as a vindication of Respondent’s conduct, or that Respondent has not acted in “bad faith” under a broader interpretation of that phrase”.

¹⁰ Véase Adaptive Molecular Technologies, Inc. v. Priscilla Woodward & Charles R. Thorton, d/b/a Machines & More, Caso OMPI No. D2000-0006: “While Respondent does not own MILITEC as a trademark, questions remain as to... whether Respondent’s use is a nominative fair use. Acquiescence and fair use are principles of trademark law, each requiring full analysis of the underlying facts. These are issues for the courts”. Véase también Leon Constantin Consulting Inc. and Constantin Associes v. Jean-Louis Vorburger, Caso OMPI No. D2003-0233: “The Panel is conscious of the fact that at the heart of the complaint is a commercial dispute between the parties which in part, at least, may have to be resolved by the litigation... The Panel has sympathy with the comments of the Respondent to the effect that the WIPO administrative procedure is intended primarily to deal with disputes involving cyber-squatting and that this is not a cyber-squatting case but rather a business dispute between partners. Therefore the case does not properly belong in this forum”.