Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

David Guerra Flores v. Javier Pérez Chavarría

Caso No. DMX2013-0001

1. Las Partes

El Promovente es David Guerra Flores, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México, representado por Avahlegal, México.

El Titular es Javier Pérez Chavarría, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México, representado por De Hoyos Koloffon & Asociados, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <pupilentes.com.mx>.

El Registrador del citado nombre de dominio es NIC México y el agente registrador es Espacios de México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de febrero de 2013. El 6 de febrero de 2013 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de febrero de 2013 envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en fecha 25 de febrero de 2013 el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 2 de marzo de 2013.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de marzo de 2013. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el término para contestar la Solicitud se fijó para el 4 de abril de 2013. El Escrito de Contestación fue presentado el 4 de abril de 2013.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 12 de abril de 2013, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

En observancia a lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento y habiendo previamente constatado que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, el Experto envió a los representantes de las partes por conducto del Centro, una notificación de cierre del procedimiento vía correo electrónico, el 19 de abril de 2013, pasando el expediente a estado de resolución con efectos de citación para el dictado de la presente Decisión.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente asegura haber creado durante el 2002, un modelo de negocio para la distribución en México a través de Internet, de lentes de contacto fabricados por terceros, bajo el nombre de dominio <pupilentes.com> y la marca PUPILENTES.COM.

Al no haber conseguido registrar el nombre de dominio en disputa antes que el Titular, el Promovente decidió registrar los siguientes nombres de dominio <01800pupilentes.com>, <mispupilentes.net>, <pupilente.com>, <pupilentes.net>, <pupilentesenlinea.com>, <pupilentesysoluciones.com>, <solopupilentes.net>, <todopupilentes.com>, todos los cuales se encuentran redirigidos a una tienda en línea que distribuye lentes de contacto en México bajo el sitio web "www.pupilentes.mx".

El Promovente es titular de los registros marcarios No. 1084100 para 01800 PUPILENTES (con fecha legal 19 de diciembre de 2008 y con fecha de concesión de 12 de febrero de 2009); No. 1162913 para MISPUPILENTES.MX (con fecha legal 17 de mayo de 2010 y con fecha de concesión 9 de junio de 2010); y No. 1249840 para PUPILENTES.COM (con fecha legal 3 de noviembre de 2010 y fecha de concesión 9 de noviembre de 2011), todos en la clase 35 internacional, para amparar los siguientes servicios: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. El último registro de marca consigna el 22 de agosto de 2002 como fecha de primer uso en el comercio.

Asimismo, el Promovente tiene registrados varios avisos comerciales en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que incluyen el término ”Pupilentes”. Al Promovente también le fue concedida la reserva de derechos al uso exclusivo por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) el 17 de enero de 2013, respecto de la denominación ”Pupilentes.com”, como título de difusión periódica vía red de cómputo.

El Titular se dedica a la misma actividad que el Promovente y manifiesta haber comenzado en 2001 a desarrollar un prototipo de portal de Internet para vender lentes de contacto a los consumidores mexicanos.

El Titular obtuvo el nombre de dominio en disputa el 19 de marzo de 2003. El Promovente no controvierte que el nombre de dominio en disputa haya estado vinculado desde su registro a una tienda en línea de pupilentes de una gran variedad de marcas para entrega a domicilio en territorio mexicano.

El IMPI concedió al Titular el registro de marca No. 806601 sobre “PUPILENTES.COM y Diseño” (con fecha de presentación 11 de junio de 2013 y fecha de concesión 11 de septiembre de 2003) en la clase 35 internacional para amparar los siguientes servicios: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. El último registro de marca señala el 22 de agosto de 2002 como fecha de primer uso en el comercio. Este registro marcario fue declarado administrativamente caduco por falta de uso el 13 de mayo de 2011, a instancia del Promovente. Esta información fue omitida por el Promovente en la Solicitud pero referida y probada por el propio Promovente en el procedimiento Caso OMPI No. D2013-0302 instaurado también en contra del Titular.

El Titular presentó la solicitud de registro de marca 1175425 respecto de la denominación PUPILENTES.COM en la clase 35 internacional para amparar servicios de comercialización de productos para terceros. Dicha solicitud le fue negada el 31 de mayo de 2012 al estimarse descriptiva de los productos a comercializar.

El Promovente presentó una demanda con base en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés) en contra de Carlos Javier Pérez Sánchez solicitando la transferencia del nombre de dominio <pupilentes.com>, el cual está vinculado al mismo portal que el nombre de dominio en disputa. Al momento de dictarse esta Decisión, el procedimiento Caso OMPI No. D2013-0302 se encuentra pendiente de resolución.

El Experto destaca que las partes no se conocían con anterioridad a la presentación de la Solicitud y que cada parte desarrolló su propio modelo de negocio de forma independiente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las afirmaciones de hecho y los argumentos de derecho del Promovente pueden resumirse de la siguiente manera:

i. A principios de agosto de 2002, el Promovente, junto con la señora Emma Yareni Gaitan Perto, contrataron a la empresa K&B I GRAN FORMATO con la finalidad de diseñar un portal de Internet para la distribución en línea de lentes de contacto de todos los fabricantes bajo la marca PUPILENTES.COM, así como la elaboración de diversos materiales publicitarios;

ii. La difusión de la marca a través del sitio web se vio truncada y el sitio web no pudo ser lanzado debido a que los nombres de dominio <pupilentes.com> y <pupilentes.com.mx> fueron adquiridos de mala fe por competidores en el 2003;

iii. El Promovente tiene un mejor derecho en relación al uso de la denominación PUPILENTES.COM ya que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial aplicable al código territorial .MX, el Promovente está legitimado para usar en exclusiva las marcas registradas que incluyen la denominación “Pupilentes” en el nombre de dominio en disputa;

iv. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca PUPILENTES.COM que el Promovente ha venido usando ininterrumpidamente desde 2002;

v. Es evidente a todas luces que el nombre de dominio en disputa crea confusión en el usuario de Internet, pues el Titular no varía ningún carácter o letra que haga distintivo su nombre de dominio respecto de las diversas marcas propiedad del Promovente, limitándose a adicionar simplemente el código territorial de nivel superior “.MX” correspondiente a México;

vi. El Titular no posee derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa ya que no cuenta con ningún registro marcario o de propiedad intelectual que ampare el uso de la denominación ”Pupilentes”;

vii. El Promovente tiene el derecho exclusivo de utilizar el nombre de dominio en disputa debido a que es titular del registro de la marca PUPILENTES.COM, mientras que el Titular carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa en virtud de que le fue negada su solicitud para obtener el registro de la marca PUPILENTES.COM;

viii. El nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe con el afán de impedir que el Promovente obtuviera dicho nombre de dominio;

ix. El nombre de dominio en disputa se ha usado de mala fe al vinculársele a un sitio web que es competencia directa del negocio desarrollado por el Promovente desde 2002;

x. El Titular ha copiado el modelo de negocio del Promovente, incluyendo el número 01800 para la venta de lentes de contacto por teléfono o la entrega a domicilio sin cargo a partir de un determinado monto de compra.

B. Titular

Las excepciones y defensas del Titular pueden resumirse de la siguiente manera:

i. De 2001 a 2002, el Titular, junto con su hijo Carlos Javier Pérez Sánchez, trabajó con el equipo del Centro de Investigación y Entrenamiento en Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, en el desarrollo de un sitio web para la comercialización de lentes de contacto. A lo largo de dicho proyecto desarrollaron diversos “dummies” y finalmente un prototipo operativo del sitio;

ii. A principios de 2003, el Titular contrató los servicios de Espacios de México, S.A. de C.V. para el desarrollo de una tienda virtual de lentes de contacto y para lo cual el Titular obtuvo el nombre de dominio <pupilentes.com.mx> el 19 de marzo de 2003;

iii. El Promovente comenzó a obtener nombres de dominio a partir del 2008 con el registro de <pupilente.com> y <pupilentes.net>, es decir más de cinco años después de que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular;

iv. El Titular ha operado de forma ininterrumpida su tienda en línea de lentes de contacto bajo el nombre de dominio en disputa, así como bajo el nombre de dominio <pupilentes.com>, también registrado por el Titular;

v. El Promovente no tiene un mejor derecho en relación al uso de la denominación PUPILENTES.COM de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial que no incluye el registro de nombres de dominio, y cuyo artículo 92 reconoce el uso previo y de buena fe de una misma marca por parte de un tercero en México;

vi. El Titular no mantuvo vigente su registro de marca previo sobre PUPILENTES.COM no por falta de uso sino porque no fue notificado del inicio del procedimiento administrativo de caducidad, por lo que no tuvo oportunidad de comparecer en él;

vii. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca PUPILENTES.COM y Diseño” que el Titular tenía registrada bajo el número 806601 en la clase 35 internacional, misma marca que el Titular ha utilizado de forma ininterrumpida desde 2003, aún y cuando dicho registro marcario no se encuentra ya vigente;

viii. El Titular ha usado el nombre de dominio en disputa ininterrumpidamente desde su registro en relación con una oferta de buena fe de productos, más de diez años antes de haber recibido el primer aviso de la controversia o conocer de la existencia del Promovente;

ix. De acuerdo con diversos precedentes bajo la Política o la UDRP, el Titular posee intereses legítimos derivados de la genericidad del término “Pupilentes” puesto que el nombre de dominio en disputa se utiliza en relación con una tienda en línea dedicada a la venta de pupilentes;

x. Debido a que el Promovente reside en un Estado diferente al Titular, así como a que al momento del registro del nombre de dominio en disputa el Promovente no había solicitado el registro de marca sobre PUPILENTES.COM ni había comenzado a utilizar su propio sitio web, el Titular no podía conocer de la existencia del Promovente, por lo que no puede decirse que el nombre de dominio fue registrado de mala fe;

xi. Es imposible que el Titular haya usado de mala fe el nombre de dominio en disputa que ha venido utilizando desde 2003 de forma ininterrumpida en relación con su tienda en línea de lentes de contacto;

xii. En virtud de que el Promovente sabía de las actividades legítimas del Titular, se solicita al Grupo de Expertos pronunciarse sobre la pretensión del Titular en el sentido de que la Solicitud fue presentada de mala fe y constituye un abuso del procedimiento;

xiii. A pesar de que ni la Política ni el Reglamento contienen una disposición específica o equivalente al párrafo 15(e) del Reglamento de la UDRP, la pretensión de secuestro a la inversa del Titular se fundamenta en el artículo 1 del Reglamento, disposición que señala que deberán aplicarse los principios y normas relacionadas con las controversias en materia de nombres de dominio.

6. Debate y conclusiones

A. Legitimación Pasiva

El Experto advierte que la Solicitud nombra a Javier Pérez Chavarría como Titular, mientras que el Escrito de Contestación fue presentado por Carlos Javier Pérez Sánchez en sustitución de Javier Pérez Chavarría.

De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento en relación con la cláusula 1.9 del Acuerdo de Registro, el carácter de Titular para efectos de la Política recae en el contacto registrante del nombre de dominio en disputa. En la especie, el contacto registrante que figura en WhoIs y por tanto el Titular para fines de este procedimiento es el señor Javier Pérez Chavarría, situación que fue verificada en su momento por el propio registrador.

No obstante ello, el Experto reconoce el interés jurídico y legitimación procesal del señor Carlos Javier Pérez Sánchez para contestar la Solicitud e intervenir en este procedimiento, atento a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

i. Carlos Pérez figura como demandado en el procedimiento Caso OMPI No. D2013-0302 que tiene por objeto el nombre de dominio <pupilentes.com>, el cual está vinculado al mismo portal que el nombre de dominio en disputa;

ii. La información de WhoIs sobre el nombre de dominio en disputa y sobre el nombre de dominio <pupilentes.com> muestra el mismo domicilio para los registrantes Javier Pérez Chavarría y Carlos Javier Pérez Sánchez, respectivamente;

iii. Los escritos de contestación presentados en este procedimiento y en el diverso procedimiento Caso OMPI No. D2013-0302 refieren que Carlos Javier Pérez Sánchez es hijo de Javier Pérez Chavarría y que ambas personas participaron en la creación del portal ligado al nombre de dominio en disputa;

iv. Carlos Javier Pérez Sánchez era titular del registro No. 806601 correspondiente a la marca “PUPILENTES.COM y Diseño”.

En suma, el Experto determina que Carlos Javier Pérez Sánchez es cotitular beneficiario del nombre de dominio en disputa y por tanto, para fines de este procedimiento, cualquier referencia al Titular se hace extensiva a aquél. Ver WI Consultores S.A.P.I. de C.V. c. Fabian Montes, Caso OMPI No. DMX2011-0033

(para efectos de esta decisión, la referencia al titular se extiende a Capitaliza Soluciones S.A.P.I. de C.V. como si se tratase de la misma persona que Fabian Montes).

B. General

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

i El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

ii El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y

iii El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

C. Identidad o similitud en grado de confusión

El Titular no controvierte que el nombre de dominio en disputa sea idéntico a la marca PUPILENTES.COM del Promovente, sino que únicamente se limita a alegar que aquél es idéntico a la marca “PUPILENTES.COM y Diseño” que el propio Titular tenía registrada al momento de adoptar el nombre de dominio en disputa.

Sin embargo, el hecho de que el Titular tuviera registrada la marca PUPILENTES.COM y Diseño” al momento de registrar el nombre de dominio en disputa es relevante a la luz de los otros factores de la Política pero no para el presente que descansa en la identidad o confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca del Promovente, no la del Titular. Ver Gustavo Adolfo Poletti c. Jude Sixto García Aguilar (también conocido como Jude García), Caso OMPI No. DMX2012-0002 (la circunstancia de que los nombres de dominio en disputa sean también idénticos a la marca cuyo registro solicita el titular en nada afecta o contrarresta su admisión respecto a la identidad de los signos en pugna.)

Ante la falta de objeción del Titular y de la exacta coincidencia entre los caracteres que conforman la marca PUPILENTES.COM y el nombre de dominio <pupilentes.com.mx>, excepto por el código territorial .MX, cuya presencia está dictada por razones de orden técnico, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca PUPILENTES.COM del Promovente.

En virtud de lo cual este Experto estima superado el umbral del artículo 1.a.i de la Política.

D. Derechos o intereses legítimos

El artículo 1.c. de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:

i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

El Promovente alega por un lado tener un mejor derecho en relación al uso de la denominación que conforma el nombre de dominio en disputa, y por otro que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en términos de la Política en virtud de que el registro de marca que solicitó respecto de la denominación “Pupilentes.com” le fue negado por la autoridad administrativa correspondiente.

Sin embargo, el planteamiento que hace el Promovente es inatendible ya que la condición a satisfacer bajo el presente apartado no es que el Promovente posea derechos superiores a los del Titular sino que este último no cuente con derecho o interés legítimo alguno en el nombre de dominio en disputa. Ver Borges, S.A., Tanio, S.A.U. c. James English, Caso OMPI No. D2007-0477 (el párrafo 4.a.ii de la UDRP requiere únicamente que el demandado acredite tener un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa, no necesariamente un mejor derecho).

Bajo este parámetro, es inconcuso que el Titular puede demostrar un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa aún cuando carezca de un derecho de propiedad intelectual, un derecho adquirido mediante contrato, o un derecho conferido por la ley. Ver Armor Games Inc. c. --- A / A, Caso OMPI No. D2009-1027 (mientras que la medida en que cada parte tenga derechos de marca en una denominación correlativa al nombre de dominio en disputa es con toda razón una cuestión reservada a los tribunales competentes, para los fines de la Política no puede decirse con base en los hechos aquí demostrados que el demandado no haya tenido derecho o interés legítimo alguno en el nombre de dominio al momento de registrarlo).

En el caso concreto, el Titular ha demostrado fehacientemente el uso continuo durante varios años del nombre de dominio en disputa en relación a la venta y distribución en México de lentes de contacto fabricados por terceros.

Sin lugar a dudas para este Experto, el uso que se ha dado al nombre de dominio en disputa debe reputarse de buena fe en el sentido del artículo 1.c.i de la Política arriba transcrito, en razón de que, primero, la distribución de lentes de contacto es una actividad perfectamente legítima, a diferencia de la piratería por ejemplo, y segundo, la tienda en línea del Titular comenzó a operar años antes de que se le diera el primer aviso de la controversia, y de que el Promovente adquiriera derechos de marca en la denominación “Pupilentes”.

A este respecto, la factura de fecha 22 de agosto de 2002 exhibida por el Promovente se estima del todo insuficiente para acreditar la fecha de primer uso de la marca PUPILENTES.COM en el mercado mexicano, ya que dicha factura documenta el cobro de un servicio por parte de un tercero, pero no la venta de lentes de contacto bajo la marca en cuestión.

Por otra parte, el Experto considera que el Titular posee un interés legítimo en el nombre de dominio derivado de la descriptividad misma de la marca del Promovente. En tal virtud, el Titular está legitimado para servirse del significado preestablecido del vocablo “pupilentes”¹ y vender precisamente pupilentes. Ver Pinnacle Intellectual Property c. World Wide Exports,Caso OMPI No. D2005-1211 (el experto concluye que <canadamedicineshop.com> es una elección descriptiva apta para el negocio del demandado consistente en la venta de productos farmacéuticos).

El hecho de que el Titular haya dejado de tener derechos exclusivos de marca sobre la denominación PUPILENTES.COM es irrelevante porque su interés legítimo no depende de la existencia o validez de una marca sino de la licitud de su actividad mercantil, y de la legitimidad que entraña el uso de un término descriptivo. Ver Salvador Herbella Martin c. Juan Pablo Nuño Sánchez, Caso OMPI No. DMX2011-0026(el titular tiene intereses legítimos en los nombres de dominio <laboro.com.mx> y <laboro.mx> producto del uso genérico que hace del término “laboro” para ofertar sus servicios de administración laboral).

Por consiguiente no se surte la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.

E. Registro o uso de mala fe

En vista de la conclusión que antecede y del carácter acumulativo de los tres elementos de la Política bajo el artículo 1.a, deviene intrascendente entrar al estudio de las alegaciones de las partes con relación al requisito de mala fe.

F. Secuestro a la inversa del nombre de dominio

El Titular solicita que el Experto se pronuncie sobre el abuso del procedimiento en que a su juicio incurrió el Promovente al presentar la Solicitud a sabiendas de que no podría acreditar el segundo y tercer requisito de la Política.

El Titular mismo reconoce la ausencia en el Reglamento de una disposición correlativa al párrafo 15.e) del Reglamento de la UDRP que regula la figura del secuestro a la inversa de nombres de dominio.

A pesar de ello, el Titular funda su pretensión reconvencionista en el artículo 1 del Reglamento que en su parte conducente dispone:

“I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Definiciones

En el presente Reglamento se entenderá por:

Política aplicable: Las Políticas Generales del Registry .MX, Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP), así como principios y normas relacionados con controversias en materia de nombres de dominio.”

En opinión del Experto, por “principios y normas relacionados con controversias de nombres de dominio” debe entenderse los criterios de interpretación establecidos con arreglo a la UDRP, mismos que son aplicables a procedimientos LDRP en todo aquello que no se contraponga con el texto y espíritu de la Política y el Reglamento.

De lo contrario se contravendría la intención manifiesta de los redactores del Reglamento de apartarse del Reglamento UDRP en varios supuestos, y en especial de negarse a incluir la figura del secuestro a la inversa dentro del propio Reglamento.

Sobre si dicha exclusión fue acertada o no, al igual que otras desviaciones del Reglamento con respecto al Reglamento UDRP, el Experto considera que este procedimiento no es el foro indicado para fijar un posicionamiento sobre el particular.

Por consiguiente se niega la solicitud de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 30 de abril de 2013

¹ Los terminos “pupilentes” y “lentes de contacto” son usados cotidianamente en México, donde ambas partes están domiciliadas, mientras que en España se usa “lentillas”.