Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

BBY Solutions, Inc. v. Armando Martínez Heredia

Caso No. DMX2012-0012

1. Las Partes

La Promovente es BBY Solutions, Inc., con domicilio en México, Distrito Federal, México, representada por Olivares & Cia, México.

El Titular es Armando Martínez Heredia, con domicilio en México, Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bestbuymarketing.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de octubre de 2012. El 11 de octubre de 2012 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de octubre de 2012, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de noviembre de 2012. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de noviembre de 2012. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 27 de noviembre de 2012.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de diciembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido contestados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente es titular en México de los siguientes registros de marca otorgados a su favor por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) así como en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América (“USPTO”):

Si bien conforme a la documentación aportada por la Promovente, todas las marcas mencionadas anteriormente se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos.

La Promovente es titular de los siguientes nombres de dominio: <bestbuy.com.mx>, <bestbuy.com>, <bestbuy.com.uk>, <bestbuy.info>, <bestbuy.biz>, <bestbuy.us>.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Titular el 5 de marzo de 2011

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Apunta la Promovente que se constituyó el 8 de septiembre de 2008 como una división de Best Buy Enterprise Services, Inc., que a su vez se constituyó en el año de 1966. Señala asímismo, que distingue los servicios de comercialización de productos electrónicos que presta con la marca BEST BUY, misma que es notoriamente conocida, derivado de la existencia de 1,150 tiendas a las que se aplica la marca, en Estados Unidos, Canadá, China, México y Turquía.

Apunta la Promovente que el nombre de dominio en disputa se compone íntegramente por la marca BEST BUY de la cual detenta derechos exclusivos de propiedad industrial. En adición a lo anterior, la Promovente señala que resulta intrascendente la adición del término “marketing”, ya que el mismo no es distintivo, al ser un término genérico. En este mismo sentido, anota que el dominio de primer nivel “.com” (“gTLD” por sus siglas en inglés) y del código de país ".mx" (“ccTLD” por sus siglas en inglés) es irrelevante como elemento de distinción del nombre de dominio en disputa <bestbuymarketing.com.mx>.

Señala la Promovente que las marcas y los nombres de dominio que detenta se registraron con anterioridad a la fecha en que fue registrado el nombre de dominio en disputa, por lo que resulta inobjetable que se actualiza el primero de los supuestos requeridos por el artículo 1.a)i) de la LDRP y el artículo 3.b)viii)1 del Reglamento.

Apunta la Promovente que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que no cuenta con registros para la marca BEST BUY.

La Promovente señala que dado el reconocimiento del que goza la marca BEST BUY en el mercado relevante, es claro que el Titular conocía de la existencia de la marca al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, y por tanto su adopción debe reputarse de mala fe. Adicionalmente, señala la Promovente que el hecho que el Titular haya pedido una compensación económica al momento de responder a la carta que le enviará la Promovente solicitándole la cancelación voluntaria del nombre de dominio en disputa, evidencia su mala fe.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

El Titular, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, se sometió expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió con el NIC-México, por lo que se ha sometido a sus disposiciones las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales de este procedimiento.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no presentó un escrito formal de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).

De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen:

“(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(ii) La Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

El nombre de dominio en disputa <bestbuymarketing.com.mx> registrado por el Titular es similar en grado de confusión a la marca registrada BEST BUY sobre la cual tiene derechos exclusivos la Promovente. En efecto, el nombre de dominio en disputa incluye la totalidad de la marca propiedad de la Promovente. Destacándose que la adición del término “marketing” resulta del todo insuficiente para distinguir el nombre de dominio en disputa de la marca BEST BUY ya que es un término genérico que resulta descriptivo de los servicios de publicidad que presuntamente promociona el Titular.

Adicionalmente, los términos “.com.mx” son un elemento técnico necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código de país y no constituyen una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.A.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) La Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro”.

No existen evidencias de que el Titular haya utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Lo anterior, se desprende de lo siguiente:

a) Aún y cuando este Experto no ha podido acceder al contenido del sitio Web correspondiente al nombre de dominio en disputa al no estar activo actualmente, de las pruebas ofrecidas por la Promovente, consistentes, por un lado, en el resultado de la búsqueda hecha en el buscador de Internet Google, respecto del nombre de dominio en disputa, y por otro lado, de diversas fotografías de anuncios espectaculares que contienen impresos los datos del nombre de dominio en disputa, se desprende que el nombre de dominio en disputa ha sido usado presuntamente para accesar a un sitio Web en donde se promocionan servicios publicitarios.

b) Si bien es cierto que el Titular no compareció al presente procedimiento, de la carta suscrita por el Titular con fecha 24 de julio de 2012 , que exhibe la Promovente en el presente procedimiento, se desprende que el Titular niega el haber usado personalmente la denominación “best buy”/ “best buy marketing” para distinguir los servicios que presta y que la promoción y comercialización de paneles de publicidad exterior es la actividad a que se dedica otra persona moral, que tiene una actividad no parecida a las marcas registradas por la promoverte. Consecuentemente, concluirle Experto concluye que la respuesta del Titular implica una confesión de que no ha hecho uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

c) De las evidencias aportadas por la Promovente, se desprende la presunción de que el Titular no cuenta con algún título legal que le conceda derechos respecto de la denominación “best buy marketing”. Derivado de lo anterior, resulta válido concluir que no se actualiza la excepción prevista en el inciso (i) del párrafo 1.c) de la Política.

No existen evidencias de que el Titular haya sido conocido corrientemente como “bestbuymarketing.com.mx”. Por el contrario, de la información contenida en la base de datos pública WhoIs correspondiente al nombre de dominio en disputa, se desprende que el Titular se administra bajo el nombre Armando Martínez Heredia. Adicionalmente, la carta suscrita por el Titular con fecha 24 de julio de 2012 que exhibe la Promovente en el presente procedimiento, fue firmada bajo dicho nombre. Por lo anterior, el Experto considera que existe la presunción de que es bajo el nombre de Armando Martínez Heredia como es conocida el Titular por parte de terceros. Consecuentemente, no se cumple la excepción prevista en el inciso (ii) del párrafo 1.c) de la Política.

No existen constancias de las que se desprendan que el Titular haga un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca. Destacándose que al no haber constancias del contenido del sitio Web correspondiente al nombre de dominio en disputa y al no haber comparecido el Titular en el procedimiento que se actúa, resulta válido concluir que no se actualiza la excepción prevista en el inciso (iii) del párrafo 1.c) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe

La Política, en su artículo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es La Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que La Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando La Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, es evidente para el Experto que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente. Por otra parte, este Experto considera que la marca BEST BUY titularidad de la Promovente es ampliamente reconocida en el mercado relevante de venta de artículos electrónicos, derivado no sólo de su profusa difusión, sino de la existencia de varios puntos de veta en México. Por lo anterior, es evidente que La Titular, en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, debía conocer la existencia de la marca BEST BUY. A este respecto, la Doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser en ciertas circunstancias constitutivo de mala fe.

Este Experto considera que la utilización de la marca BEST BUY de la Promovente sin contar con su autorización, así como la presunta utilización del nombre de dominio en disputa <bestbuymarketing.com.mx> para promover la propia actividad comercial del Titular, busca atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web, creando la posibilidad de confusión con la identidad de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web.

Por ello, el Experto entiende que la solicitud y uso posterior del nombre de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca en el sector relevante, de manera que el Experto concluye que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular.

Se destaca que considerando las circunstancias antes apuntadas, aunado a que el Titular haya solicitado una compensación económica por cancelar voluntariamente el nombre de dominio en disputa, tal y como consta en la carta suscrita por el Titular con fecha 24 de julio de 2012, este Experto tiene por probada la mala fe del Titular tanto en el registro como en la utilización del nombre de dominio en disputa, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro y el uso establecido por el párrafo 4.a)iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <bestbuymarketing.com.mx> sea transferido a la Promovente.

Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 21 de diciembre 2012