El Promovente es Williams-Sonoma, Inc. con domicilio en San Francisco, California, Estados Unidos de América (EUA), representada por Kilpatrick Townsend & Stockton LLP, EUA.

El Titular es Rafael Chavez con domicilio en San Diego, California, EUA, representado por Luis Hernandez Barroso, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <potterybarn.com.mx> y <potterybarnkids.com.mx>.

El agente registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de enero de 2012. El 13 de enero de 2012 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 14 de enero de 2012, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 19 de enero de 2012. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de febrero de 2012. El Escrito de Contestación fue presentado con fecha 8 de febrero de 2012.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 27 de febrero de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El Experto, de conformidad con el artículo 13. B. del Reglamento, no considera necesario que los documentos que fueron presentados en idioma distinto al español sean acompañados por su traducción al idioma del procedimiento de solución de controversias.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es Williams-Sonoma, Inc., una corporación de California, dedicada desde hace doce años a la comercialización de productos y mobiliario para la casa y la oficina por medio de sus tiendas minoristas, un catálogo para recibir órdenes por correo desde múltiples mercados internacionales y un sitio de Internet localizado en el nombre de dominio <potterybarnkids.com>. El Promovente es titular de diversas marcas registradas, algunas de las cuales se señalan a continuación:

Marca	Número de Registro	Fecha de Solicitud	Clase	País
THE POTTERY BARN	959383	12 de mayo de 1972	21	US
THE POTTERY BARN	976194	5 de enero de 1973	21	US
POTTERY BARN	2021077	12 de febrero de 1996	21	US
POTTERY BARN KIDS	2383910	16 de julio de 1998	35	US
POTTERY BARN KIDS	3397441	28 de marzo de 2008	25	US
POTTERY BARN BABY	2709241	12 de julio de 2002	35	US
POTTERY BARN BABY	3055841	12 de julio de 2002	35	US
POTTERY BARN	632971	14 de abril de 1997	42	MX
POTTERY BARN	646587	14 de abril de 1997	21	MX
POTTERY BARN	686832	14 de abril de 1997	20	MX

El Titular es una persona física, llamada Rafael Chávez. De acuerdo con la información de la base de datos WhoIs, el domicilio del Titular está en los EUA. Sin embargo, el Titular manifiesta en su Escrito de Contestación que su domicilio está en México y que es comerciante en México.

El Titular registró los nombres de dominio <potterybarn.com.mx> y <potterybarnkids.com.mx> el 29 de marzo de 2009.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente argumentó lo siguiente:

I. Los nombres de dominio en disputa son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos y de servicios registrada, sobre la que el Promovente tiene derechos

Que los nombres de dominio en disputa son idénticos a las marcas POTTERY BARN y POTTERY BARN KIDS del Promovente, siendo la única diferencia entre unos y otros el dominio de primer nivel correspondiente al código de país (ccTLD por sus siglas en inglés) “.com.mx”. Al respecto el Promovente cita Elenie Reese v. Eddie Morgan, Caso NAF No. FA0702000917029.

Que es bien sabido que el dominio de primer nivel no es un factor de análisis de acuerdo con la Política, ya que agregar un dominio de primer nivel o un término genérico a una marca no evita encontrar similitudes en grado de confusión, máxime si únicamente se trata de la extensión “.com.mx”.

Que las marcas del Promovente se encuentran comprendidas en su totalidad dentro de los nombres de dominio en disputa.

II. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa

Que el mero registro de un nombre de dominio no establece derechos o un interés legítimo sobre ese nombre de dominio. Que de acuerdo con la Política, el Titular tiene la obligación de probar que tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa (Dr. Ing h.c. F. Porsche AG v. Simon Postles,Caso OMPI No. D2001-1360).

Que el Titular no tiene derechos sobre la marca POTTERY BARN, ni tampoco derechos sobre ninguna marca, reserva de derechos o aviso comercial que contenga el término POTTERY BARN en México o en cualquier otro país.

Que el Titular no utiliza comercialmente el término POTTERY BARN en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Asimismo el Promovente no conoce evidencia alguna para establecer que el Titular es conocido comúnmente como negocio u otra forma comercial, por los nombres de dominio en disputa.

Que el Titular no tiene afiliación o relación con el Promovente, ni propósitos o razones legítimas para utilizar la marca POTTERY BARN en los nombres de dominio en disputa.

Que el Titular no está haciendo un uso razonable o no comercial de los nombres de dominio en disputa y no podrá acreditar que obtuvo los nombres de dominio en disputa de buena fe. El Titular no ofrece ningún producto o servicio a través de los nombres de dominio en disputa, sino más bien retiene pasivamente tales nombres de dominio, esperando obtener dinero del Promovente por la venta de los mismos o simplemente de manera tal que el Promovente no pueda hacer uso de los nombres de dominio en disputa, afectando seriamente sus intereses.

Que a pesar de que el Promovente se ha intentado comunicar con el Titular a la dirección de correo electrónico ”[…]@gmail.com”, que resulta ser una de las direcciones de correo electrónico por la que se notificó esta Solicitud al Titular, no se ha recibido respuesta alguna para efectuar una transferencia de los nombre de dominio en disputa de manera extrajudicial.

III. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

Que el propósito fundamental del registro de los nombres de dominio en disputa es retenerlos en perjuicio del Promovente que es propietario de la marca POTTERY BARN. El Titular usa una imitación de las marcas POTTERY BARN y POTTERY BARN KIDS, propiedad del Promovente, para crear confusión y atraer a usuarios de Internet a unos nombres de dominio que los referidos usuarios pueden asociar con el Promovente (y cita Identigene, Inc. v. Genetest Laboratories, Caso OMPI No. D2000-1100; Alltel Corporation v. Unasi, Inc., Caso NAF No. FA0508000532259; Sara's City Workout, Inc. v. LaPorte Holdings c/o Admin, Caso NAF No. FA0508000535102; Hillary Rodham Clinton v. Michele Dinoia a/k/a SZK.com, Caso NAF No. FA0502000414641; Luck's Music Library v. Stellar Artist Management., Caso NAF No. 000900095650).

El Promovente manifiesta que el Titular conoce lar marcas famosas POTTERY BARN y POTTERY BARN KIDS propiedad del Promovente (y cita Digi International Inc v. DDI Sys., Caso NAF No. FA0209000124506)

B. Titular

El Titular argumenta lo siguiente:

Que ha registrado los nombres de dominio en disputa de manera legal. Que los usará para anunciar servicios para permitir a clientes crear artículos de cerámica, instruyéndolos en los diferentes tipos de moldeado, junto con servicios de cafetería y comida rápida.

Que dichos servicios distan de los servicios amparados por los registros marcarios propiedad del Promovente. Que el Promovente tiene marcas registradas en clases 42, 20 y 21 en México mientras que el Titular ofrece servicios de las clases 41 y 43 en México, y que al no tratarse de los mismos servicios, las marcas registradas no tienen ningún efecto sobre el uso que el Titular da a las denominaciones POTTERY BARN y POTTERY BARN KIDS. .

Que por no contar el Promovente con una declaratoria de marca notoria en México respecto de sus marcas, el Promovente no tiene ningún derecho sobre dichas denominaciones en el mencionado país.

Que la similitud entre las denominaciones de las marcas propiedad del Promovente y aquellas de los nombres de dominio en disputa es irrelevante.

II. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa

Que desde 2009 registró los nombres de dominio en disputa con la intención de ofrecer los servicios de enseñanza de creación y modelación de artículos de cerámica.

Que no ha violado los derechos del Promovente derivados de los registros marcarios de que éste es titular, en tanto que ofrece servicios distintos a aquéllos amparados por los referidos registros de marca.

Que la denominación “pottery barn” describe en sentido figurado los servicios que presta el Titular. Que la palabra “barn” significa creación, fabricación, mientras que el vocablo “pottery” se refiere a artículos de cerámica.

Que el Promovente no tiene ninguna marca registrada para los servicios que presta el Titular, es decir, en las clases internacionales 41 y 43, que sea idéntico o similar en grado de confusión a la denominación POTTERY BARN.

Que los nombres de dominio en disputa se utilizan de manera legítima y leal, y que no tiene la intención de lucrar o comercializar con los nombres de dominio en disputa, sino utilizarlos para establecer un sitio web con la información de los servicios que presta.

Que la afirmación del Promovente de que se perturba su actividad comercial resulta insuficiente en tanto que no explica cómo se afecta su actividad comercial.

III. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

Los nombres de dominio en disputa no han sido adquiridos con el fin de venderlos, alquilarlos o ceder su registro al Promovente por un valor cierto que supere los costos de los mismos, ni con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente.

Sin embargo, el Titular argumenta que en cambio la finalidad del Promovente sí es la de perturbar la actividad comercial del Titular.

Que el Promovente ya tiene debidamente registrados sus nombres de dominio <potterybarnkids.com> y <potterybarn.com>, a través de los cuales comercializa con sus productos.

Que los servicios que presta el Titular y que anunciará a través de los nombres de dominio en disputa son distintos a aquéllos amparados por los registros de marca del Promovente, y que por lo tanto la actividad del Titular no perturba la actividad comercial del Promovente, en tanto que no pretende desviar tráfico de usuarios del sitio web del Promovente al que resuelve el nombre de dominio <potterybarn.com>.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 1.a de la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen:

“I. el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

II. el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

III. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos

Existe identidad entre los nombres de dominio en disputa <potterybarn.com.mx> y <potterybarnkids.com.mx> y las marcas POTTERY BARN y POTTERY BARN KIDS del Promovente, salvo por la adición del código de país (ccTLD) “.com.mx”, lo cual carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir dichos nombres de dominio de las marcas POTTERY BARN, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537, ver también CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834, Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI No. D2000-0300); J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035)¹.

Por lo tanto, los nombres de dominio en disputa <potterybarn.com.mx> y <potterybarnkids.com.mx> son idénticos a las marcas POTTERY BARN y POTTERY BARN KIDS del Promovente. El primer elemento del artículo 1.a).i de la Política se ha comprobado

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:

“I. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

II. el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

III. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro”.

El Titular argumenta que ha efectuado preparativos para la utilización de los nombres de dominio en disputa. Sin embargo, no presenta pruebas suficientes que acrediten que efectivamente hubo preparativos para usarlos El Titular ha reconocido que los nombres de dominio en disputa no están en uso.

El Titular no ha argumentado ser conocido comúnmente como <potterybarn.com.mx> ó <potterybarnkids.com.mx>.

El Titular admitió no haber hecho uso de los nombres de dominio en disputa.

En el momento de registro de los nombres de dominio en disputa, el Promovente tenía registros de marca tanto en EUA como en México, lugares donde el Titular ha declarado tener su domicilio, primero en el acuerdo de registro y después en su Escrito de Contestación. Los registros de marca del Promovente tuvieron la publicidad registral suficiente para surtirle efectos al Titular. Ello aunado a que las marcas POTTERY BARN y POTTERY BARN KIDS han sido ampliamente difundidas y son conocidas por el público consumidor de EUA y de México. Es lógico que la población fronteriza conozca las marcas difundidas en EUA, y por tanto es de suponerse que el Titular, que ha manifestado tener domicilio en ambos países, haya tenido exposición a las marcas del Promovente, primero en EUA y después como consecuencia de la difusión de dichas marcas en México.

Las marcas POTTERY BARN y POTTERY BARN KIDS se asocian con los productos del Promovente. Dichas marcas tienen presencia en los mercados de México y EUA desde hace algunas décadas. En ausencia de evidencia que demuestre la adopción de los nombres de dominio en disputa que incorporan totalmente estas marcas ampliamente conocidas por alguna razón de buena fe, aunado al hecho de que en la fecha de registro de dichos nombres de dominio existían diversos registros de marcas en México y EUA oponibles a terceros, este Experto está inclinado a pensar que no fue por coincidencia.

La diferencia que alega el Titular acerca de que el Promovente tiene marcas registradas en clases 42, 20 y 21 en México mientras que él ofrece servicios de las clases 41 y 43 en México es irrelevante. Aún más cuando el Titular no presentó evidencia alguna que pruebe que tenga registros de marca en México.

Debido a que no se han encontrado derechos o intereses legítimos del Titular sobre los nombres de dominio en disputa, el segundo punto de la Política se ha comprobado.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o el uso de mala fe de un nombre de dominio:

“I. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

II. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

III. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

IV. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.

Cabe mencionar que la Política señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso de los nombres de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso de los nombres de dominio en disputa para cumplir con el tercer requisito.

Tomando en cuenta que los nombres de dominio en disputa se registraron cuando en México y EUA existían distintos registros de marca para POTTERY BARN y POTTERY BARN KIDS, con lo cual el Titular debía estar debidamente notificado de la existencia de derechos exclusivos sobre dichas marcas a favor del Promovente, aunado al hecho de que dichas marcas han sido difundidas y promocionadas en México y EUA, este Experto ha encontrado que el registro de los nombres de dominio en disputa fue realizado a sabiendas de la existencia de las marcas del Promovente y de mala fe. Este hecho es suficiente para comprobar el tercer punto de la Política.

Sin embargo, las particularidades del caso ameritan un análisis de tenencia pasiva (ver mutatis mutandis Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003). La tenencia pasiva de un nombre de dominio puede ser suficiente para determinar la existencia de mala fe. (Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402).

El Experto encontró en el Expediente los siguientes hechos y argumentos relacionados con los factores Telstra:

I. La marca POTTERY BARN es distintiva para identificar los servicios de comercialización de muebles y otros productos. Dicha marca ha sido extensivamente publicitada en EUA y divulgada en México y EUA.

II. El Titular no ha presentado pruebas contundentes que acrediten derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.

III. El Titular debía estar consciente de la existencia y utilización del nombre de dominio propiedad del Promovente <potterybarn.com>, así como de la existencia de los registros para la marca POTTERY BARN en distintos países, como EUA y México, cuyas fechas de presentación y/o registro eran anteriores a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa.

III. El Titular no ha sido comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa <potterybarn.com.mx> y <potterybarnkids.com.mx>.

IV. El registro de los nombres de dominio en disputa genera una confusión sobre la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de los nombres de dominio en disputa, en relación con el Promovente y sus marcas.

V. Consecuentemente, es imposible pensar en un uso de los nombres de dominio en disputa, por parte del Titular, que sea legítimo.

Por lo tanto, el Promovente ha cumplido con el tercer requisito de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <potterybarn.com.mx> y <potterybarnkids.com.mx> sean transferidos al Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 15 de marzo de 2012

¹ Debido a que la Política se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (por sus siglas en inglés “UDRP”), en el presente caso, se tendrá en cuenta jurisprudencia y doctrina producida por diversos panelistas bajo la UDRP.