CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Amada Company Limited v. Elisa Salas Villa

Caso No. DMX2010-0015

1. Las Partes

El Promovente es Amada Company Limited, con domicilio en Kanagawa, Japón, representada por Bryan, González Vargas & González Baz, México.

El Titular es Elisa Salas Villa, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <amada.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de diciembre de 2010. El 20 de diciembre de 2010 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de diciembre de 2010, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnicos y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 29 de diciembre de 2010. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 18 de enero de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 19 de enero de 2011.

El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 26 de enero de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

1) El Promovente Amada Company Limited es una empresa japonesa constituida conforme a las Leyes de Japón desde el año 1948, con actividades en el sector de fabricación de equipo y maquinaria industrial para cortar, perforar y moldear metal, así como en el desarrollo de sistemas y equipo automatizado para monitorear y controlar el proceso de manufactura de metal.

2) El Promovente manifiesta comercializar diversos productos relacionados con máquinas y herramientas para trabajar metal; programas de computadora para monitorear y controlar el proceso de manufactura de metal, entre otros, comercializando tales productos bajo la protección de los siguientes registros de marca en México:

De un análisis de los registros de marca que el Promovente acompañó en copia certificada a su solicitud, así como de la búsqueda que realizó el Experto en la base de datos pública del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través del Servicio de consulta externa sobre información de marcas – MARCANET, en la página de Internet “www.impi.gob.mx”, se desprende que Amada Company Limited es titular de los registros de marca señalados en el cuadro anterior. Asimismo, el Promovente manifiesta que cuenta con registros de marca vigentes en distintos países como Estados Unidos de América, Canadá, Francia, Reino Unido y Japón.

3) El Promovente hace referencia al caso en materia de nombres de dominio Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2010-0007. Resuelto con fecha de 26 de julio de 2010, mismo en que el experto resolvió ordenar que el nombre de dominio en disputa fuera transferido al Promovente en el referido caso, al considerar que el socio mayoritario del titular en el citado caso, había obrado de mala fe al registrar un nombre de dominio que se apropiaba de la marca registrada de su patrón, sin el conocimiento ni el consentimiento de este último.

4) Asimismo, el Promovente manifiesta ser titular del siguiente registro de nombre de dominio:

- <amada.com>

Por otro lado, el Promovente manifiesta que derivado de la decisión del grupo de expertos en el caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V.,supra, el Promovente es titular del siguiente registro de nombre de dominio:

- <amada.com.mx>

De conformidad con el análisis de la búsqueda que realizó el Experto en la base de datos pública localizada en la página de Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del citado caso, se desprende que el nombre de dominio referido por el Promovente, fue transferido según la decisión Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V.,supra a favor del Promovente.

5) El Promovente manifiesta que se percató que con fecha 5 de julio de 2010, es decir poco más de un mes y medio después de presentada la Solicitud para Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra, y por lo tanto estando en estudio para la decisión del mismo caso, el ahora Titular del presente caso había registrado el nombre de dominio <amada.mx>, según el Promovente sin derecho y sin su consentimiento.

6) El Promovente manifiesta que existe relación directa entre el titular del caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra y el Titular del presente caso. Para tal efecto el Promovente respalda su dicho.

7) El Titular aparece en escritura constitutiva como dueño del 10% de las acciones del capital social de la empresa Amada Alternative Service, S.A. de C.V., misma persona jurídico-colectiva promovida en el caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra.

8) De acuerdo a la búsqueda realizada discrecionalmente por el Experto en el sitio de Internet dentro del dominio <amada.mx>, se advierte que dicho sitio, se encuentra inactivo al no desplegarse contenido alguno al dirigirse al citado nombre de dominio.

9) A pesar de haber sido debidamente notificado de la presente solicitud de transferencia de nombre de dominio en disputa, el Titular no contestó la Solicitud.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente en su Solicitud alega lo siguiente:

i) Para ofertar sus productos en el mercado mundial y proporcionar información sobre la compañía y sus filiales extranjeras, el Promovente mantiene desde 1997 su portal de Internet bajo <amada.com>.

ii) En México, el Promovente comercializa sus productos desde 1979 y actualmente cuenta con más de 800 máquinas operando en el país, además de emplear a once ingenieros encargados de proveer entrenamiento y servicio en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana y Mexicali. En enero de 2008, el Promovente constituyó Amada de México S. de R.L. de C.V., con domicilio social en Monterrey, Nuevo León.

iii) El 2 de junio de 2010, el Promovente presentó una Solicitud ante el Centro en contra de Amada Alternative Service, S.A. de C.V. respecto del nombre de dominio <amada.com.mx>, procedimiento al que correspondió el número de expediente DMX2010-0007.

iv) Con fecha 26 de julio de 2010, se dictó la decisión en el caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V.,supra, mediante la cual el experto único ordenó la transferencia del nombre de dominio <amada.com.mx> al considerar que el socio mayoritario del titular y a la sazón empleado del Promovente, había obrado de mala fe al registrar un nombre de dominio que se apropiaba de la marca registrada de su patrón, sin el conocimiento ni el consentimiento de este último.

v) Al ingresar a la base de datos WhoIs para verificar el cambio de contacto registrante efectuado por NIC México en cumplimiento a lo ordenado por el Experto en el caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra en comento, el Promovente se percató de que con fecha 5 de julio de 2010, es decir poco más de un mes y medio después presentada la Solicitud en el procedimiento administrativo en cita y mientras el mismo se encontraba en curso, el Titular señalado en la presente solicitud había registrado el nombre de dominio <amada.mx> sin derecho y sin consentimiento del Promovente.

vi) El Titular en este procedimiento está íntimamente relacionado con el titular en el caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra. Dicha relación estriba en que el Titular identificado en la presente Solicitud es accionista, socio fundador y apoderado general de Amada Alternative Service, S.A. de C.V., la cual fue condenada en el procedimiento de referencia por registrar de forma abusiva un nombre de dominio que incorporaba la marca registrada AMADA del Promovente.

vii) El Titular referido en la Solicitud que nos ocupa proporcionó el mismo número telefónico al registrar el nombre de dominio en disputa que el Titular del caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra.

viii) Entre los datos de contacto que suministró el Titular figura una dirección electrónica con terminación “altservice.com.mx” que se corresponde con la dirección del portal al cual estuvo redirigido el nombre de dominio <amada.com.mx> objeto del caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra;

ix) Dentro del sitio Web “www.altservice.com.mx” que coincide con la dirección de correo electrónico del Titular se sigue utilizando la marca AMADA sin autorización del Promovente.

x) La conducta del Titular configura un caso típico de ciberocupación y por tanto es procedente la acción de transferencia que intenta el Promovente al amparo de la Política.

B. Titular

El Titular no dio contestación a los planteamientos que el Promovente formuló en su Solicitud. En virtud de su rebeldía, el Titular carece de apersonamiento en el presente procedimiento, con las consecuencias que lo anterior implica.

El Titular se sometió expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió con el registrador NIC-México, por lo que se ha sometido a sus reglas, las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales del presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas Aplicables

El artículo19 del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Solicitud sobre la base de los siguientes elementos:

- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con las normas y principios de derecho que el Experto considere aplicables.

6.2 Efectos de la ausencia de contestación de la Solicitud

Los argumentos y declaraciones específicos del Promovente contra el Titular, obligan a éste a contestar esos argumentos y declaraciones también de una manera específica. De acuerdo con el artículo 5.b).i) del Reglamento, en el escrito de contestación se deberá “responder específicamente a las declaraciones y alegaciones que figuran en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio e incluir todas las razones por las que el Titular del nombre de dominio debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio objeto de la controversia (…).”

Asimismo, de acuerdo con el artículo 5.e) del Reglamento, “si el Titular no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.”

Además, el artículo 16.a) del Reglamento prevé que “en caso de que un Titular, sin que existan circunstancias excepcionales, no presente su escrito de contestación de conformidad con el presente Reglamento, el grupo de expertos adoptará una resolución con respecto a la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.” Por su parte, el artículo 16.c) del mismo Reglamento prevé que en el mismo supuesto de incumplimiento, el grupo de expertos “éste último sacará las conclusiones que considere apropiadas.”

De acuerdo con lo anterior, la ausencia de contestación de la Solicitud por parte del Titular, podría indicar que las afirmaciones del Promovente representan una base suficiente para que el Experto emita una decisión a su favor. Sin embargo, tal situación se encuentra supeditada a que el Promovente compruebe que existen los tres elementos señalados en el artículo 1.a) de la Política.

6.3 Análisis de los supuestos contenidos en el artículo 1.a) de la Política

Estos son:

A. El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

B. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

C. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

6.3.1 Identidad o semejanza hasta el punto de causar confusión

De conformidad con lo establecido en el inciso 2) de los antecedentes de hecho de la presente resolución, el Promovente acreditó ser titular de dos registros de marca en México, bajo el prefijo AMADA, por lo que el Experto considera que el Promovente cuenta con un derecho que le legitima en su pretendido interés sobre el nombre de dominio en disputa. Por otra parte, el Experto no pudo analizar una postura del Titular, debido a su falta de contestación de la Solicitud.

Por otro lado, no pasa desapercibido el hecho de que el Promovente ha demostrado ser titular de registros de nombres de dominio, según consta en el caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra en la cual se ordenó la transferencia del nombre de dominio <amada.com.mx>, que al igual que las marcas del Promovente, se construyen del prefijo AMADA.

De un simple análisis gramatical y fonético entre los signos distintivos del Promovente con relación al nombre de dominio <amada.mx>, es evidente que el nombre de dominio referido es semejante en grado de confusión a las marcas del Promovente. Así las cosas, no cabe la menor duda de que el nombre de domino en disputa es a todas luces semejante en grado de confusión a las marcas del Promovente.

En virtud de lo anterior, el Experto considera que el Promovente cuenta con derechos sobre las marcas citadas en el capítulo de antecedentes, y que el nombre de dominio <amada.mx> es semejante en grado de confusión a las marcas citadas por el Promovente. En tal virtud, se satisface la primera hipótesis del artículo 1.a) de la Política.

6.3.2 Derechos o intereses legítimos

En este rubro, el Experto ha vuelto a considerar los argumentos del Promovente conforme a la Política, ahora por lo que toca al aspecto del derecho o interés legítimo del Titular respecto del nombre de dominio en disputa <amada.mx>. En particular, se han valorado los argumentos que esgrime el Promovente y las pruebas que ofrece en apoyo a su negación sobre cualquier derecho o interés legítimo que pudiera favorecer al Titular. Por otro lado, el Experto se apegará a las reglas de la Política para cuestiones de rebeldía o preclusión de derechos, toda vez que el Titular no ha formulado alegato u ofrecido pruebas, como consecuencia de la falta de contestación.

En el presente procedimiento, no se ha producido defensa alguna sobre la cual, el Titular pueda sustentar algún derecho (marca, aviso comercial, etc.) o interés legítimo (nombre comercial, uso no comercial, etc.), respecto de la tenencia o uso del nombre de dominio en disputa, que permita al Experto emitir un juicio respecto de tales causas de legitimación para el registro o uso del nombre de dominio en disputa. Por esto, nada puede inferirse a favor del Titular sobre tal circunstancia, de conformidad con la Política.

Por su parte, el Promovente ha esgrimido que no hay derecho o interés legítimo alguno del Titular para haber registrado y usar el nombre de dominio en disputa, debido a las siguientes circunstancias de hecho:

a) El Promovente afirma que el Titular no posee ningún derecho o interés legitimo para utilizar la denominación “Amada” como nombre de dominio. El Promovente esgrime que el Titular registró el nombre de dominio en disputa sin derecho y sin consentimiento del Promovente;

b) El Promovente cuenta con registros de marca de la denominación AMADA, en el que el registro más antiguo data del año de 1979 siendo el mismo registro renovado al encontrarse vigente hasta el año 2014;

c) El Promovente arguye en su Solicitud que “el Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio”.

d) El Titular no ha realizado preparativos tendientes al uso, ni ha usado el nombre de dominio en disputa de manera leal u honesta, comercial o no comercial, o relacionado con ofertas de buena fe de productos o servicios propios, lo anterior debido a que según lo corroboró el Experto actualmente no se encuentra en uso el nombre de dominio en disputa al no desplegarse contenido alguno al dirigirse al nombre de dominio <amada.mx>;

En atención a la falta de contestación del Titular, es evidente que no ha desvirtuado ninguna de las alegaciones realizadas por el Promovente, y en consecuencia, el Experto considera que no existe razón que le conduzca a concluir que lo argumentado por el Promovente sea falso.

En vista de lo anterior, el Experto considera que el Promovente satisface el segundo de los supuestos del artículo 1.a) de la Política.

6.3.3 Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Política en su artículo 1.b), establece diversos supuestos respecto de los cuales la Política considera que constituyen prueba suficiente para determinar el uso o registro de mala fe de un nombre de dominio:

- circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio: i) al Promovente, quien es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen, o titular de derechos de un titulo reservado, o ii) a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o

- el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

- el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

- el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del Promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.

A la luz de lo anterior, el Experto profundizó en el análisis sobre el segundo aspecto de la Política, vinculado a la mala fe con la que el Titular se condujo al registrar el nombre de dominio en disputa, con el fin de impedir que el Promovente refleje su marca en un nombre de dominio. En el caso concreto, el Experto considera que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, en virtud de que lo hizo sin tener un derecho o interés legítimo.

Por otro lado, el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, situación que el Promovente hace evidente por medio de elementos fehacientes que indican que el Titular tenía conocimiento de la marca AMADA del Promovente y conocimiento del caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra por tener relación directa con el Promovido en dicho procedimiento, ya que ha quedado demostrado que el Titular es socio, y dueño del 10% de las acciones del capital social de la empresa Amada Alternative Service, S.A. de C.V., misma persona jurídico-colectiva promovida en el caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra, tal como consta en la escritura constitutiva de la citada empresa con número 6,448 de fecha 27 de julio de 2009.

Asimismo, el Titular obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa mientras se encontraba en elaboración la decisión del caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra. Debido a que el mismo inicio mediante Solicitud presentada ante el Centro el 2 de junio de 2010 y resuelto el 26 de julio de 2010. Siendo la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, según el Promovente el día 5 de julio de 2010. De tal forma que es evidente la mala fe del Titular.

Es innegable que el Titular es uno de los dos socios fundadores y accionistas de la parte promovida en el caso Amada Company Limited v. Amada Alternative Service, S.A. de C.V., supra,de tal manera que se comparte la afirmación del Promovente de considerar que el registro abusivo de un segundo nombre de dominio por el mismo Titular en contra del mismo Promovente en relación con la misma marca luego de la decisión de un experto condenando al titular, actualiza la mala fe. Tal y como ocurrió en los casos: Shurtape Technologies LLC v. Alberto José Molina Gugino, Caso OMPI No. DMX2007-0007 (en donde el experto condenó al titular por haber registrado <shurtapedemexico.com.mx> luego de que otro experto había ya fallado en contra del mismo titular junto con una persona moral por el registro de <shurtape.com.mx> en Shurtape Technologies, LLC v. Alberto Molina, Gugino y Accesa Comunicaciones, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2006-0005.

Ante tal evidencia, resulta irrefutable para este Experto afirmar que el Titular registró de mala fe el nombre de dominio <amada.mx>.

En conclusión, el Experto considera procedentes los argumentos del Promovente tendientes a acreditar la mala fe. Por otra parte, el Experto considera que al incurrir en rebeldía, el Titular no manifiesta mayor interés en defender sus derechos y en particular, defender sus acciones de buena fe al registrar y usar los nombres de dominio en disputa.

Por consiguiente, el Experto concluye que también concurre en el presente supuesto el tercer requisito exigido por el artículo 1.a) de la Política en correlación con el artículo 1.b).ii).

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.g) de la Política, así como los artículos 19 y 20 de su Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <amada.mx> sea transferido al Promovente.

Luis C. Schmidt
Experto Único
Fecha: 4 de febrero de 2011