Universidad Autónoma de Nuevo León v. Richard Dib Redondo
Caso No. DMX2010-0006
1. Las Partes
El Promovente es Universidad Autónoma de Nuevo León con domicilio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.
El Titular es Richard Dib Redondo con domicilio en Ponce, Puerto Rico, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de la Solicitud es <uanl.com.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center México, S.C. (“NIC-México”).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de mayo de 2010. El 27 de mayo de 2010 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El mismo 27 de mayo de 2010, en respuesta al correo electrónico del Promovente mediante el cual había enviado la Solicitud al Centro con copia al Titular, vía correo electrónico dirigido al Promovente con copia al Centro y al Registrador, el Titular manifestó “No hay problema. Pueden transferirle el nombre ahora mismo”. En respuesta a un comunicado del Centro en el sentido de que se podría suspender el procedimiento a efecto de que las partes buscasen un arreglo, el 1 de junio de 2010, vía correo electrónico, el Promovente manifestó su deseo de continuar con el procedimiento. El mismo día 1 de junio de 2010, en respuesta a dicho correo electrónico del Promovente, vía correo electrónico el Titular manifestó: “...Me parece una pérdida de tiempo, dinero, y esfuerzo. Tal ves hay alguien que cobra por hora y desea prolongar este asunto? Me parece que, de primera instancia, involucrar a WIPO y al registrador, sin antes hacer un esfuerzo legítimo de contactar al registrante, cuya información de contacto obviamente estaba disponible, es absurdo, y le hace perder el tiempo a muchas personas que pueden estar laborando en cosas más importantes. Yo acabo de eliminar el nombre. Está ahora disponible para ser registrado por cualquiera. Les aconsejo que lo registren antes que otra persona lo haga...”. En virtud de esta comunicación del Titular, en esa misma fecha el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud para que confirmara el status del nombre de dominio en cuestión y para que confirmara que seguiría bloqueado durante todo el procedimiento. El mismo día, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el nombre de dominio en cuestión estaba activo y que se mantendría bloqueado durante el presente procedimiento. En esa misma fecha el Titular manifestó vía correo electrónico su desacuerdo con que se hubiese re-registrado el nombre de dominio en cuestión luego que el Titular hubiese eliminado su registro.
El 3 de junio de 2010, vía correo electrónico dirigido al Centro con copia para el Promovente y el Registrador, el Titular manifestó “...Espero que quede claro lo siguiente: 1. La Universidad Autónoma de Nuevo León ha iniciado un caso de arbitraje con WIPO para obtener el nombre <uanl.com.mx> 2. A raiz de esto, yo he ofrecido transferir el nombre inmediatamente... 4. Yo eliminé el nombre de mi cuenta tal como me lo permite el registrador ya que el nombre no había sido suspendido, y no debe de ser suspendido ni bloqueado hasta que haya una determinación, según deben de indicar las reglas del registrador... 6. En ningún momento con anterioridad a este arbitraje la Universidad de Nuevo León se ha acercado a este servidor con sus reclamos. Si lo hubiese hecho yo probablemente hubiese transferido el nombre. Insisto que es académico y una pérdida de tiempo este arbitraje ya que yo estoy de acuerdo en que se transfiera el nombre inmediatamente...”. En esa misma fecha el Centro dió respuesta a dicha comunicación del Titular transcribiendo el artículo 1.D del Reglamento.
De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular el 4 de junio de 2010. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de junio de 2010. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 25 de junio de 2010.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 6 de julio 2010, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Posteriormente, entre los días 9 y 16 de julio de 2010, hubo cierto intercambio de correos electrónicos entre el Centro y quien manifestó ser representante legal del Titular.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se tienen por acreditados en este procedimiento:
4.1 El Promovente es una institución mexicana de educación superior, organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León.
4.2 El Promovente es titular de la marca nominativa UANL la cual tiene registrada en México bajo 15 registros marcarios, entre otros: (a) registro N° 1028742 en clase 9, (b) registro N° 1028744 en clase 16, (c) registro N° 1028749 en clase 38, (d) registro N° 1028751 en clase 41, (e) registro N° 1028752 en clase 42. Los 15 registros marcarios tienen fecha de solicitud y registro en 2008, y fecha declarada de inicio de uso en 1971.
4.3 El Promovente es titular del nombre de dominio <www.uanl.mx> registrado en enero de 1990.
4.4 El nombre de dominio objeto de la Solicitud fue creado el 9 de abril de 2003.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:
A.1 Los orígenes del Promovente, como Universidad formalmente organizada, se remontan a 1933, en tanto que en 1971 se le otorga autonomía y se le da su nombre actual.
A.2 El Promovente es la tercera universidad más grande de México y la institución pública de educación superior más importante y con mayor oferta académica del noreste de México, que cuenta con una estructura académica de 26 facultades, 25 preparatorias y 3 escuelas, lo que se traduce en 129,000 estudiantes adscritos a ella.
A.3 El Promovente viene haciendo uso de la marca UANL desde 1971 y es titular del nombre de dominio <www.uanl.mx> registrado desde enero de 1990 el cual ha venido usando desde entonces.
A.4 La denominación UANL es una denominación con un grado alto de notoriedad dentro y fuera de nuestro país, ya que en el ámbito educativo e inclusive deportivo, su reconocimiento ha llegado a asentarse entre todo el sector universitario desde 1933, año en el que dio inicio de manera formal la Universidad de Nuevo León.
A.5 En el ámbito deportivo su reconocimiento ha llegado a asentarse entre todo el sector desde 1960, año en el que se adoptó de manera oficial el nombre “Tigres UANL”, siendo un equipo de fútbol de la primera división de México, notoriamente conocido dada su amplia difusión y gran prestigio, inclusive en el extranjero.
A.6 El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca UANL sobre la que el Promovente tiene derechos, toda vez que la misma se compone del acrónimo UANL que deriva del nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mientras que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca UANL, existiendo así identidad de elementos.
A.7 El Titular registró el nombre de dominio en cuestión el 9 de abril de 2003. Sin embargo, no existen preparativos serios, inclusive vagos, del uso leal del nombre de dominio. En determinados casos, la falta de uso de un nombre de dominio puede constituir una utilización de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide. Dicha doctrina es conocida como el principio de uso pasivo (cita J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías,
Caso OMPI No. D2000-0239).
A.8 El Titular ha usado el nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo alguno, pues no hay evidencias reales de que haya usado este nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni de que haya hecho preparativos serios de dicho uso.
A.9 El Titular no es conocido por el signo distintivo UANL, ni en el tráfico económico ni en la Internet; únicamente intenta atraer al público en general haciendo creer que es un sitio relacionado y/u oficial del Promovente. El Promovente llevó a cabo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una búsqueda de antecedentes fonética para probar que el Titular no es conocido público a través del signo distintivo UANL. En los resultados correspondientes aparece la denominación UANL a favor del Promovente.
A.10 La finalidad del Titular fue desviar al público consumidor de manera errónea con el objetivo de relacionarlo con las marcas del Promovente, perjudicando así sus intereses.
A.11 El Titular ha redireccionado el nombre de dominio en disputa al sitio “http://www.lawebmex.com/LaWebMex/Bienvenidos.html”, obteniendo un enriquecimiento ilícito, ya que se aprecia la práctica del pay per click, lo que no puede constituir un uso de buena fe, acreditándose de tal manera el propósito de venderlo al Promovente o a sus competidores. Además, existen los siguientes nombres de dominios del Titular en donde se muestra la misma práctica desleal: <huevoscartoon.com.mx>, <uia.com.mx> y <mundonik.com.mx>.
A.12 El Titular no cuenta con autorización, licencia de uso de marca o franquicia a favor de él respecto a la marca UANL que haga suponer en consecuencia, que existe una relación o asociación contractual y/o comercial entre aquélla y éste, por lo que el uso del nombre de dominio se hace de forma ilegítima por el Titular.
A.13 El Titular llevó a cabo el registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa al tratarse de marcas notorias en México y en el extranjero, ya que la denominación UANL es una denominación con un grado alto de notoriedad dentro y fuera de México. En diversas resoluciones del Centro, se ha establecido que prueba la mala fe el registro de una marca notoriamente conocida.
A.14 La notoriedad y presencia de la denominación UANL en la red a nivel nacional e internacional queda acreditada por los diversos resultados de las búsquedas efectuadas a través de los buscadores Google, Yahoo, Altavista y Lycos, donde la mayoría de las referencias obtenidas de éstos se relacionan con el Promovente.
A.15 Dado el prestigio y reconocimiento de que goza la marca UANL tanto nacional como internacionalmente, el Titular conocía o debía conocer la marca UANL al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.
A.16 El Titular registró el nombre de dominio de manera dolosa, indebida e ilícita, con el único propósito de obtener un beneficio económico personalísimo. El mero redireccionamiento de una página sin contenidos a un sitio Web verdaderamente operativo, ha sido reiteradamente considerado como una falta de uso, y en consecuencia, como un uso de mala fe.
A.17 El nombre de dominio no fue escogido por el Titular al azar sino que fue escogido deliberadamente por la asociación que tiene la denominación UANL con el Promovente, dado que resultaría imposible que el Titular haya pensado en el acrónimo UANL si no es con la finalidad de relaciónalo con la marca notoria del Promovente.
A.18 El Promovente cita MySpace, Inc v. Richard Dib Redondo [rdibsplix],
Caso OMPI No. DMX2007-0014, el cual fue presentado y resuelto en contra del Titular.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular no presentó una contestación formal que cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 5.B del Reglamento. Sin embargo, en mensajes vía correo electrónico dirigidos al Promovente y al Centro, el Titular manifestó su acuerdo en transferir el nombre de dominio en disputa al Promovente.
6. Debate y conclusiones
Este Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, incluyendo la aplicación de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporados y contenidos por referencia como parte del Acuerdo de Registro). Las Políticas de Nombres de Dominio de NIC-México señalan que por el simple hecho de solicitar el registro de un nombre de dominio, se entiende que el titular conoce y acepta el compromiso expreso de acatar y regirse por, y someterse a la Política y el Reglamento “sin reservas de ninguna especie” (Cfr. párrafos II.B.ii. y II.B.xiv).
Cabe además reiterar que el artículo 1.E de la Política es claro al señalar que “El titular no podrá transferir la titularidad del nombre de dominio durante un procedimiento de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) pendiente, iniciado de conformidad con esta política; NIC México se reserva el derecho de cancelar cualquier transferencia de titularidad de un nombre de dominio que infrinja lo establecido en el presente apartado”. Este Experto considera que el Registrador actuó con apego a dicha disposición al reestablecer el registro del nombre de dominio en disputa a nombre del Titular.
De conformidad con el Reglamento, este Experto está facultado para llevar el procedimiento de la forma que estime apropiada, asegurándose que el procedimiento se efectúe con la debida prontitud, y resolviendo la Solicitud de conformidad con la Política, el Reglamento y las normas y principios de derecho que considere aplicables (Cfr. artículos 12 y 19 del Reglamento). Por su parte, el artículo 1.H de la Política dispone: “El titular de un nombre de dominio en .MX y el promovente aceptan acatar las resoluciones de cualquier grupo de expertos expresamente señalado por NIC-México como proveedor de servicios en resolución de controversias de nombre de dominio en .MX así como la ejecución que de la resolución dictada por este grupo haga NIC-México”.
Ahora bien, normalmente para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tendría que acreditar todos y cada uno de los extremos requeridos bajo el artículo 1.A de la Política1. Sin embargo, en este caso primero hay que considerar el hecho de que en diversas comunicaciones el Titular manifestó su disposición de transferir el nombre de dominio en cuestión al Promovente. El 27 de mayo de 2010, mismo día en que recibió la copia de la Solicitud enviada por el Promovente al Centro, el Titular contestó al Promovente expresando su acuerdo en que el nombre de dominio en cuestión le fuese transferido, lo que reiteró el 3 de junio de 2010 al manifestar su acuerdo en que el nombre de dominio fuese transferido de inmediato.
Situaciones sumamente similares ya han sido tratadas por diversos expertos en varios casos2. Numerosas decisiones han concurrido en considerar que el experto está facultado para ordenar la transferencia del nombre de dominio en cuestión cuando el titular haya consentido en dicha transmisión y sin necesidad de analizar si se cumplen los extremos requeridos bajo el artículo 1.A de la Política. Dicho análisis, en su caso, será a discreción del experto tomando en consideración las circunstancias de cada caso3.
La pretensión del Promovente es que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. El Titular expresó su acuerdo con dicha transferencia, esto es, se sometió a la pretensión planteada, abandonando en consecuencia toda oposición o defensa.
En este caso en particular, este Experto consideró que no era necesario analizar si el Promovente en efecto acreditaba o no todos y cada uno de los extremos requeridos bajo el artículo 1.A de la Política, dado que el Titular expresó en varias ocasiones su deseo de satisfacer la pretensión del Promovente, i.e. que le fuese transferido el nombre de dominio en cuestión.
De cualquier manera, y sin prejuzgar sobre la conducta del Titular, el presente caso será registrado y quedará como referencia futura, al igual que el caso citado por el Promovente en la Solicitud (MySpace, Inc v. Richard Dib Redondo [rdibsplix],
Caso OMPI No. DMX2007-0014).
7. Decisión
Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <uanl.com.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra Experto Único
Fecha: 20 de julio de 2010
1 Resulta sobradamente explorado que de acuerdo a la Política y al Reglamento la carga de la prueba recae en el promovente, y que la falta de contestación formal a la solicitud no se traduce per se en una resolución favorable para el promovente. Hay numerosos casos en que, no obstante la falta de respuesta del titular, la solicitud del promovente es desechada.
2 Véase, por ejemplo: Williams-Sonoma, Inc., v. EZ-Port,
Caso OMPI No. D2000-0207, en que el Grupo de Expertos estableció: “Because Respondent has consented to the relief requested by Complainant, it is not necessary to review the facts supporting the claim... the better course is to enter an order granting the relief requested by the Complainant so that the transfer may occur without further delay”; véase también Deutsche Bank AG v. Carle Seigler,
Caso OMPI No. D2000-0984, The Cartoon Network LP, LLLP v. Mike Morgan,
Caso OMPI No. D2005-1132, KBC Group N.V. and KBC Bank N.V. v. Bank Dir, Bankgroup,
Caso OMPI No. D2008-0446.
