Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Best Buy Enterprise Services, Inc. v. MPSNet Dominios

Caso No. DMX2009-0007

1. Las Partes

La Promovente es Best Buy Enterprise Services, Inc., con domicilio en Minnesota, Estados Unidos de América, debidamente representada.

El Titular es MPSNet Dominios, con domicilio en México, Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <geeksquad.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de abril de 2009. El 6 de abril de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de abril de 2009 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 17 de abril de 2009. El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada si cumplían los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 23 de abril de 2009. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 13 de mayo de 2009. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 15 de mayo de 2009.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 26 de mayo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Experto, ante lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos, adjuntos a la misma, y que ninguno de ellos fueron cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

a. La Promovente es una empresa, constituida de acuerdo con las leyes de Norteamérica, en 1966 y dedicada a la venta de productos electrónicos, con presencia en los Estados Unidos de América, Canadá, República Popular de China, México y Turquía. Bajo la marca GEEKSQUAD ofrece servicios destinados a solucionar problemas tecnológicos, incluyendo servicios de instalación, diagnóstico y reparación de computadoras, juegos electrónicos, instalación de equipos de audio, GPS en automóviles, entre otros.

b. Es titular de la marca GEEKSQUAD, registrada en México y en los Estados Unidos de América.

En México, bajo los siguientes números:

- 870333 GEEKSQUAD y diseño en la clase internacional 9, que protege computadoras y productos electrónicos relacionados, a saber, computadoras personales, computadoras de escritorio, computadoras portátiles (laptop), agendas electrónicas personales, asistentes de información personal y sistemas de audio para computadoras, periféricos de computadora y sus accesorios, productos electrónicos para el consumidor, a saber equipo de audio, video y de imagen digital, periféricos de audio y video y sus accesorios, solicitada el 3 de enero de 2005 y otorgada el 25 de febrero de 2005.

La clase 9 internacional protege: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; maquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; extintores.

- 871764 GEEK SQUAD y diseño en la clase 37 internacional, que protege instalación de computadoras y servicios de reparación de las mismas.

- 1052519 GEEK QUAD en clase 9 internacional, que protege computadoras y productos electrónicos relacionados, a saber: computadoras personales, computadoras de escritorio, computadoras portátiles (laptop), agendas electrónicas personales, asistentes de información personal y sistemas de audio para computadoras, periféricos de computadora y sus accesorios, productos electrónicos para el consumidor, a saber, equipo de audio, video y de imagen digital, periféricos de audio y video y sus accesorios, solicitada el 3 de enero de 2005 y otorgada el 9 de marzo de 2005, solicitada el 10 de julio de 2008 y otorgada el 31 de julio de 2008.

- 1052520 GEEK SQUAD en la clase 37 que protege instalación de computadoras y servicios de reparación de las mismas, servicios de instalación y reparación de teatro en casa (home theater) y electrónicos para automóviles, solicitada el 10 de julio de 2008 y otorgada el 31 de julio de 2008.

La clase 37 internacional protege: construcción de bienes inmuebles; reparación; servicios de instalación.

Así también, es titular en los Estados Unidos de América de los siguientes registros de marca:

- 1943643 GEEK SQUAD y diseño en clase internacional 37, que protege instalación y reparación de computadoras, solicitada el 30 de junio de 1994 y otorgada el 26 de diciembre de 1995.

- 2023380 GEEK SQUAD y diseño en clase internacional 25, que protege ropa, principalmente camisetas, solicitada el 7 de septiembre de 1995 y otorgada el 17 de diciembre de 1996.

- 2744658 GEEK SQUAD en clase 42 internacional que protege instalación y reparación de computadoras, solicitada el 29 de abril de 2002 y otorgada el 29 de julio de 2003.

- 2834408 GEEK SQUAD 24 HOUR COMPUTER SUPPORT TASK FORCE, en clase 37 internacional, que protege servicios de instalación y reparación de computadoras, solicitada el 27 de noviembre de 2002 y otorgada el 20 de abril de 2004.

- 3065904 GEEK SQUAD y diseño, en clase 9 internacional, que protege computadoras, periféricos y accesorios, a saber, cables y conectores, reguladores de corriente, transformadores de corriente universal y unidades de disco, solicitada el 17 de marzo de 2005 y otorgada el 7 de marzo de 2006.

- 3462060 GEEK SQUAD y diseño, en clase 37 internacional, que protege instalación y reparación de home theater y electrónicos para autos, solicitada el 30 de noviembre de 2007 y otorgada el 8 de julio de 2008.

- 3457884 GEEK SQUAD en clase 37 internacional, que protege instalación y reparación de home theater y electrónicos para autos, solicitada el 30 de noviembre de 2007 y otorgada el 1 de julio de 2008.

c. Es titular de los nombres dominio: <geeksquad.com>, desde el 18 de agosto de 1995; <geeksquad.net>, desde el 1ºde agosto de 2002; <geeksquad.tv>, desde el 13 de mayo de 2008 y <geeksquad.cc>, desde el 24 de mayo de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente sostiene que:

a. Es una empresa líder a nivel mundial, en el ramo de la venta de productos electrónicos, con más de 1,150 tiendas y presencia en los Estados Unidos de América, Canadá, China, México y Turquía.

b. Que por las actividades que realiza, y los múltiples registros de marca con los que cuenta, la marca registrada GEEKSQUAD goza de gran prestigio y se ha dado a conocer en diversos países del mundo, incluyendo México.

c. Que hasta el 11 de mayo de 2006, la página vinculada con el nombre de dominio <geeksquad.com.mx> es redireccionada a la página de Internet “www.imstores.com/cadeexpress” y posteriormente a la página “www.cadeshop.com.mx”, en la que se ofrecen productos electrónicos similares a los ofrecidos por la Promovente a través de la marca GEEKSQUAD. Esto, señala que sucede al tratar de ingresar a la página “www.geeksquad.com.mx”.

d. A su juicio, considera que MPSNet Dominios ha registrado y usa de mala fe el dominio <geeksquad.com.mx> con la intención de impedir a su mandante, refleje en el nombre dominio, sus marcas registradas, aprovechándose con ello del buen nombre y fama de la marca GEEKSQUAD en la prestación de servicios y en la venta de productos coincidentes con los de ella.

e. Que el nombre dominio <geeksquad.com.mx> es idéntico a la marca de su propiedad GEEKSQUAD.

f. Que el Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio <geeksquad.com.mx>, además de que de la búsqueda por titular realizada el 27 de agosto de 2008, en las bases de datos, ni el Titular, ni el contacto técnico administrativo son titulares de ningún registro de marca, aviso comercial, reserva de derechos para dicha denominación, ni es conocido en el ámbito de las televisoras de educación y cultura ni en Internet.

g. Que con fecha 8 de diciembre de 2008, envió una carta dirigida al Sr. Braverman en su calidad de contacto administrativo, técnico y de pago del Titular, solicitando la cancelación voluntaria del registro de nombre dominio, la cual nunca fue contestada.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

C. Personalidad del Promovente

Analizado el poder conferido por Best Buy Enterprise Services, Inc., que otorga a quien actúa como su representante en el presente procedimiento, permite decidir al Experto que el poder se encuentra debidamente otorgado por la empresa Promovente, sin que esto sea un requerimiento solicitado por la Política o el Reglamento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con lo previsto en los artículos 14, 15 y 19 del Reglamento, el Experto debe emitir la decisión sobre la base de:

- Únicamente aquello que consta en el expediente, aunque de manera excepcional, el Grupo de Expertos, haciendo uso de sus facultades exclusivas, podrá determinar que se realice una vista con la participación de las partes.

- Lo previsto en la Política y el Reglamento.

- De acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el Experto considere aplicables.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Alega el Promovente que el nombre dominio <geeksquad.com.mx>, registrado por el Titular es idéntico a la marca registrada sobre la cual alega tener derechos.

De un análisis comparativo, entre la marca del Promovente GEEKSQUAD y el nombre dominio en disputa, resulta clara la identidad entre las denominaciones en cuestión, por tratarse de una denominación idéntica, y por ende, existe una identidad fonética, visual e ideológica. Cabe señalar que los registros de marca otorgados en México, propiedad del Promovente están compuestos por la denominación “geeksquad” y el diseño consistente en un círculo dentro del que la palabra “geek” se encuentra sobre la palabra “squad”, la primera sobre un fondo blanco y la segunda sobre un fondo negro; sin embargo, tomando en cuenta las presentes circunstancias, esto no afecta la identidad entre el nombre dominio en conflicto y las marcas del Promovente.

B. Derechos o intereses legítimos

En lo que se refiere a la legitimidad respecto del nombre de dominio en disputa, que pudiere corresponderle al Titular, el Experto observa que:

El Titular no dio contestación a la Solicitud, por lo que con apoyo en la Política y el Reglamento, se deben tener por aceptados los hechos razonables documentados narrados en la Solicitud.

En este sentido el Promovente ha presentado un caso prima facie, el cual a falta de contestación del Titular no ha sido controvertido.

Respecto a los derechos o intereses legítimos del Promovente, sobre el reclamo del nombre de dominio en disputa, el Experto observa que:

1. El Promovente es titular de diversos registros de la marca GEEKSQUAD o GEEKSQUAD y diseño, en México y los Estados Unidos, pero resultan aplicables al caso los registros 871764 GEEKSQUAD y diseño, solicitado el 3 de enero de 2005 y expedido el 9 de marzo de 2005 que distingue instalación de computadoras y servicios de reparación en las mismas, en la clase 37 internacional; así como el registro 870333 GEEKSQUAD y diseño, solicitado el 3 de enero de 2005 y otorgado el 5 de febrero del mismo año, y que distingue computadoras y productos electrónicos relacionados, a saber, computadoras personales, computadoras de escritorio, computadoras portátiles (lap tops), agendas electrónicas personales, asistentes de información personal y sistemas de audio para computadoras; periféricos de computadora y sus accesorios; productos electrónicos para el consumidor, a saber: equipos de audio, video y de imagen digital, periféricos de audio y video y sus accesorios, en la clase 9 internacional.

2. De las constancias del expediente se aprecia que ambos se encuentran en vigor y surtiendo sus efectos legales, y su fecha de presentación 3 de enero de 2005, incluso la de otorgamiento de ambos registros son anteriores a la fecha de creación del nombre dominio en disputa <geeksquad.com.mx>, que es 11 de mayo de 2006.

3. Asimismo, de lo manifestado por el Promovente, el nombre de dominio en disputa <geeksquad.com.mx> se registró con el fin de atraer usuarios al vínculo “www.imstores.com/cadeexpress,” y a la página “cadeshop.com.mx”, en la que se ofrecen: accesorios, almacenamiento (dispositivos y medios), audio/video, capacitación, computadoras, etc., los cuales resultan ser similares a los servicios protegidos por los registros 871764 GEEKSQUAD y diseño; y 870333 GEEKSQUAD y diseño.

4. De lo anterior se acredita, que el Promovente registró con anterioridad la marca en cuestión, y no fue sino después de más de un año, en que el Titular solicitó el registro del nombre dominio en disputa, y las actividades o servicios que ofrece a través del nombre de dominio <cadeshop.com> son similares a los servicios protegidos por la marca del Promovente, lo que puede inducir a error o confusión al público consumidor, haciéndole creer que existe una relación o asociación entre ambos, pero fundamentalmente le impide al Promovente acceder al nombre de dominio consistente en su marca.

5. No pasa desapercibido para este Experto, que la fecha de expiración del nombre dominio en disputa <geeksquad.com.mx> es del 10 de mayo de 2009 y al tratar de accesar a las páginas “www.imstore.com/cadeexpress”, y “www.cadeshop.com.mx”, como lo señala el Promovente, no aparece vinculación o asociación con el nombre dominio en disputa, y al tratar de accesarlo, aparece la siguiente leyenda:

“Web Server's Default Page

This page is generated by Parallels Plesk Panel, the leading hosting automation software. You see this page because there is no Web site at this address.

You can do the following:

Create domains and set up Web hosting using Parallels Plesk Panel.

For more information please contact Administrator.”

De lo anterior, se concluye que el Titular carece de intereses legítimos o derechos respecto al nombre dominio en disputa en los términos de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De las constancias del expediente, se desprende que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe, puesto que lo hizo un año y medio después del otorgamiento de las marcas GEEKSQUAD y diseño, por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, sin perjuicio de la difusión y conocimiento de las actividades del Promovente con este signo en diversos países, y de los cuales el Promovente muy seguramente tenía conocimiento, como se puede comprobar por el contenido de las páginas web a las que redirecciona el nombre de dominio en disputa.

Sin ser necesario el análisis, el Experto considera que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que como se estudió anteriormente el Titular carecía de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Aun más, el Experto hace notar que el término “geeksquad” carece de algún significado común en el idioma español, por lo que cabría pensar que el Titular lo registró y usó como nombre de dominio, con el Promovente y su marca en mente.

A su vez cabe destacar que el Titular no contestó a la comunicación del Titular de fecha 8 de diciembre de 2008, ni subsecuentemente a la Notificación de la Solicitud del presente procedimiento.

Por lo tanto, el Experto considera que se ha cumplido con el tercero de los elementos de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto, ordena que el nombre de dominio, <geeksquad.com.mx> sea transferido al Promovente.

Martin Michaus Romero
Experto Único

Fecha: 4 de junio de 2009