Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Onthru INC. v. Sergio Cuesta

Caso No. DMX2008-0009

1. Las Partes

La Promovente es Onthru, INC., México, D.F., México representada por Goodrich, Riquelme y Asociados, México.

El Titular es Sergio Cuesta, Buenos Aires, Argentina.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <onthru.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es Nic México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de octubre de 2008. El 13 de octubre de 2008 el Centro envió a Nic México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 13 de octubre de 2008 Nic México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación. El 29 de octubre de 2008 el Centro notificó al Promovente deficiencias en la Solicitud. El 3 de Noviembre de 2008, el Promovente presentó al Centro un escrito corrigiendo las deficiencias en la Solicitud. El Centro verificó que la Solicitud, junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 5 de noviembre de 2008. De conformidad con el artículo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de noviembre de 2008. El 2 de diciembre de 2008 el Centro notificó la falta de personación y ausencia de Contestación del Titular.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de diciembre de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La parte Promovente ha presentado evidencia que demuestra que es titular de las siguientes marcas registradas:

Las marcas mexicanas reclamaron prioridad de las marcas estadounidenses, razón por la cual se tiene como fecha de presentación de las mismas el 12 de julio de 2007.

El nombre de dominio <onthru.com.mx> fue registrado el 13 de julio de 2007.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

I. Identidad o semejanza en grado de confusión

El nombre o nombres de dominio son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos.

La parte Promovente argumenta:

- Que el registro de marca 1019859 ONTHRU protege servicios de la clase 42, a saber: “procuración de motores de búsqueda para la obtención de datos en la red de redes (recuperación de datos de computadoras); servicios de recuperación de datos de computadoras, principalmente extracción y recuperación de información en la red de redes; creación y mantenimiento de páginas web personalizadas para terceros conteniendo información de usuario definido, principalmente, indexes (listados) de enlaces a otras páginas.”

- Que el registro de la marca 1019479 ONTHRU protege servicios de la clase 35, a saber: “diseminación de material publicitario para terceros a través de redes de comunicaciones electrónicas; promoción (de ventas) de productos y servicios para terceros mediante la reparación y colocación de anuncios publicitarios; promoción electrónica (de ventas) de productos y servicios para terceros mediante la red de redes”.

- Que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión respecto de las marcas registradas 1019479 ONTHRU y 1019859 ONTHRU, sobre las que la Promovente tiene derechos, además que unas y otro se aplican a servicios similares.

- Que es claro que el nombre de dominio en disputa reproduce el elemento “onthru”, por lo que no hay duda que existe semejanza en grado de confusión entre las marcas registradas de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, ya que es idéntico dicho elemento.

- Que del análisis comparativo de las marcas registradas 1019479 ONTHRU y 1019859 ONTHRU con el nombre de dominio en disputa, resulta incuestionable la identidad o semejanza en grado de confusión entre las marcas registradas y el nombre de dominio en disputa,

- Que el sistema de nombres de dominio no permite el uso de espacios en dichos nombres.

- Que el sufijo “.com.mx” necesariamente forma parte de todos los nombres de dominios de código de país (ccTLD) .MX.

- Que el sistema de registro de nombres de dominio no permite el uso de letras mayúsculas.

- Que por lo tanto, los elementos y situaciones citados no pueden ser valorados como características que diferencian al nombre de dominio de las marcas registradas (y citar Informaciones Canarias, S.A. v. José Ángel Ramos Sánchez,Caso OMPI No. D2001-0780).

- Que por lo tanto, es evidente que las marcas ONTHRU registradas a nombre de ONTHRU, Inc. son idénticas al nombre de dominio <onthru.com.mx>, toda vez que están incluidas en su totalidad dentro del mismo (y cita Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).

II. Derechos o intereses legítimos

El titular no tiene derecho o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio.

La parte Promovente argumenta:

- Que el Titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que no cuenta con ningún registro de marca para dicha denominación.

- Que resulta imposible que el Titular del nombre de dominio en disputa pudiera haber registrado la marca ONTHRU en México, porque las marcas registradas del Promovente se lo hubieran impedido.

- Que el Titular del nombre de dominio en disputa no ha utilizado ni ha efectuado preparativos para la utilización del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de servicios relacionados con procuración de motores de búsqueda para la obtención de datos de la red de redes (recuperación de datos de computadoras); servicios de recuperación de datos de computadoras, principalmente extracción y recuperación de información en la red de redes; creación y mantenimiento de páginas web personalizadas para terceros conteniendo información de usuario definido, principalmente indexes (listados) de enlaces a otras páginas web; o servicios de diseminación de material publicitario para terceros a través de redes de comunicaciones electrónicas; promoción (de ventas) de productos y servicios mediante la reparación y colocación de anuncios publicitarios; promoción electrónica (de ventas) de productos y servicios para terceros mediante la red de redes.

- Que el Titular del nombre de dominio en disputa no ha sido conocido corrientemente por el nombre “onthru”.

- Que el Titular del nombre de dominio carece de contenido propio y ha estacionado dicho nombre de dominio en un sitio web de parking conocido como “www.sedo.com”.

- Que la naturaleza del sitio web de parking “www.sedo.com” proporciona contenido al usuario de los nombres de dominio y a la vez se encarga de negociar la venta de los nombres de dominio.

- Que el servicio de “parking” o estacionamiento de nombres de dominio ofrecido por “www.sedo.com” es gratuito y consiste en: a) mostrar a través del nombre de dominio, publicidad orientada al “público potencial” del mismo; b) pagar dinero al titular del nombre de dominio sobre la publicidad mostrada en su página y c) el parking permite ganar dinero con el tráfico de sus nombres de dominio inmediatamente y sin ningún esfuerzo.

- Que el servicio de parking es gratuito, razón por la que el Titular del nombre de dominio en disputa no ha realizado inversión alguna con relación al nombre de dominio <onthru.com.mx> fuera de los gastos de registro.

- Que el nombre de dominio es ofrecido en venta a través de un hipervínculo con el sitio de “www.sedo.com”, mismo que al ser ingresado para comprar los nombres de dominio, ofrece estadísticas sobre el grado de popularidad de los nombres de dominio.

- Que de la visita al sitio “www.sedo.com” se desprende que el nombre de dominio <onthru.com.mx> carece de contenido, por lo que es difícil pensar que el Titular del nombre de dominio pudiera contar con un interés legítimo sobre las marcas registradas ONTHRU, propiedad de la Promovente.

- Que los contenidos proporcionados por “www.sedo.com” para el tráfico del nombre de dominio en disputa incluye hipervínculos a páginas de diversas empresas que ofrecen servicios similares que son competidoras de la Promovente.

- Que el Titular del nombre de dominio no hace uso legítimo ni leal del nombre de

dominio en disputa, sino que lo ofrece en venta.

- Que como resultado del contrato del Titular del nombre de dominio en disputa con “www.sedo.com”, el tráfico desviado por el nombre de dominio en disputa accede a una serie de anuncios, siendo que el Titular del nombre de dominio percibe remuneraciones económicas por la publicidad que “www.sedo.com” exhibe en sus páginas.

- Que de conformidad con lo anterior, el Titular del nombre de dominio en disputa no sólo está lucrando con el registro de las marcas de la Promovente en el nombre de dominio, sino que está desprestigiándolas, toda vez que los servicios del Titular se dirigen al público en general y ciertos contenidos publicitarios incluidos en dichas páginas son del tipo pornográfico y no apto para menores.

- Que el Titular del nombre de dominio en disputa tampoco hace uso legítimo o no comercial del nombre de dominio en disputa, resultando obvia la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre y prestigio de los servicios de las marcas ONTHRU.

- Que el Titular del nombre de dominio no tiene autorización por parte de Onthru, INC. para comercializar servicios identificados con dicha marca, ni es distribuidor autorizado; que no existe ningún vínculo legítimo con el Promovente.

- Que el titular del nombre de dominio en disputa carece de derechos o interés legítimo alguno respecto al nombre de dominio <onthru.com.mx>.

III. El nombre o los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe

La parte Promovente argumenta:

- Que la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx, señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, así que es suficiente probar aisladamente la fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio para cumplir con el tercer requisito.

- Que el nombre de dominio en disputa fue registrado fundamentalmente con el fin de comercializarlo por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio.

- Que en las propias páginas accedidas a través de dichos nombres de dominio, éstos son ofrecidos en venta.

- Que el sistema de parking “www.sedo.com” contratado por la titular del nombre de dominio, se encarga de “evaluar” y “vender” los nombres de dominio, a un valor añadido a la cantidad de tráfico que pueden atraer por la inclusión de marcas conocidas como lo son ONTHRU.

- Que el contenido proporcionado por “www.sedo.com” para el nombre de dominio <onthru.com.mx>, incluye hipervínculos que llevan al usuario a páginas operadas por competidores directos de la Promovente. (ver Lilly ICOS, LLC v. East COSAT Webs, Sean Lowery,Caso OMPI No. D2004-1101.)

- Que también son aplicables los criterios seguidos en los siguientes casos: Alliance & Leicester Plc v. Henao Berenice, Caso OMPI No. D2005-0736, Societé Air France v. Richard J., Caso OMPI No. D2005-0821, Societé Des Bains de Mer et du Cercle dess Etrangers á Monaco v. BestCreative, Caso OMPI No. D2004-0454 y Christopher Lloyd p/k/a Lloyd Banks v. Mike Morgan, Caso OMPI No. D2004-0339.

- Que es difícil suponer mera coincidencia el hecho que el Titular hubiera registrado un nombre de dominio que incluye íntegramente las marcas registradas de la Promovente y que son conocidas mundialmente.

- Que el nombre de dominio fue registrado con la finalidad de impedir que el Titular de las marcas registradas pudiera reflejarlas en un nombre de dominio ccTLD.MX correspondiente.

- Que al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Titular intenta de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio de parking “www.sedo.com”, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del titular o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del titular o en su sitio en línea.

- Que los parámetros de valuación de nombres de dominio que utiliza “www.sedo.com” se basan, entre otros, en la cantidad de tráfico que atrae cada nombre de dominio y en este caso, el tráfico es atraído por las marcas ONTHRU.

- Que el acto de registrar un nombre de dominio para después lucrar con él cuando su valor depende del prestigio de una marca propiedad de un tercero no puede más que ser considerado como un acto de registro y uso de mala fe de los nombres de dominio.

- Que el Titular de los nombres de dominio también percibe ganancias por la publicidad que “www.sedo.com” exhibe en las páginas de los nombres de dominio en disputa, estableciéndose que el tráfico en dichas páginas se deriva de la asociación del público con los servicios del Promovente.

- Que la Promovente es titular de derechos de marca a partir del 12 de julio de 2007, tal y como se desprende de los títulos de registro de marca, en los que consta la fecha de prioridad reclamada derivado de marcas originarias de los Estados Unidos de América, derechos que fue reclamado en tiempo y forma, por lo que fue reconocido por la autoridad correspondiente.

- Que las acciones del Titular del nombre de dominio se traducen en mala fe en términos del artículo 1 b y iv de la Política LDRP, ya que inevitablemente, el Titular del nombre de dominio de forma ilegítima atrae la atención de usuarios de Internet a su página Web al ofrecer servicios idénticos o similares a los amparados por las marcas propiedad del Promovente.

B. Titular

El Titular no presentó ningún escrito de contestación formal ante el Centro, salvo una comunicación por correo electrónico en la que decía “El demandante, tiene todos sus dominios en Parking, al igual que el mio: onthru.com, onthru.cn, onthru.net, onthru.es, onthru.com.ar, onthru.de, onthru.fr Y no posee pagina alguna!”.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 1 (a) de la Política, la Promovente deberá probar que:

(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

En el procedimiento administrativo, la Promovente deberá comprobar cada uno de estos tres elementos están presentes.

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos de la Promovente. (verEncyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009; Hewlett-Packard Company v. Full System, Caso NAF No. FA 0094637; David G. Cook v. This Domain is For Sale, Caso NAF No. FA0094957 y Gorstew Jamaica and Unique Vacations, Inc. v. Travel Concierge, Caso NAF No. FA0094925).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Existe identidad entre el nombre de dominio <onthru.com.mx> y la marca ONTHRU de la Promovente, pues tanto el primero como la segunda están compuestos de los mismos elementos, es decir, el marca ONTHRU, salvo por la adición en el primero del código de país (por sus siglas en inglés ccTLD) “com.mx” al final de la marca de la Promovente, mismo que carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca ONTHRU, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver Informaciones Canarias, S.A. v. José Ángel Ramos Sánchez,Caso OMPI No. D2001-0780; ver también, mutatis mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver también, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkv. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

El primer requisito de la Política se ha cumplido.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con la artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

El Titular no ha presentado evidencia de la cual se desprenda la utilización del nombre de dominio controvertido, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Tampoco existen pruebas en este expediente que permitan demostrar que el Titular haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, ni que el Titular haga un uso legítimo y leal o no comercial de dicho nombre de dominio.

Las pruebas ofrecidas por la Promovente establecen que el Titular ha colocado el nombre de dominio controvertido <onthru.com.mx> en el sitio de “www.sedo.com”, para destinarlo a una condición de parking o estacionamiento, en donde los dominios normalmente son sometidos a prácticas encaminadas a derivarles tráfico con fines comerciales. Según los argumentos de la Promovente, que no han sido refutados por el Titular, los contenidos que “www.sedo.com” proporciona para intentar atraer tráfico al nombre de dominio controvertido incluyen hipervínculos a páginas Web de empresas que ofrecen servicios que compiten con la Promovente. Esta conducta no puede considerarse legítima, y mucho menos leal. Dicha conducta encuadra dentro del inciso 1.c) iii) de la Política.

El segundo punto de la Política ha sido cumplido.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Cabe mencionar que esta Política, de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx, señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio para cumplir con el tercer requisito.

La Promovente ha probado, sin que esas probanzas hayan sido negadas por el Titular, que la práctica de estacionar el dominio en disputa <onthru.com.mx> en el sitio “www.sedo.com” configura la conducta de atraer, con ánimo de lucro, usuarios a dicho sitio, con objeto de generarle tráfico a dicho sitio. El sitio sedo.com proporciona hipervínculos asociados al nombre de dominio en disputa, los cuales de acuerdo con alegatos de la Promovente y no controvertidos por el Titular se relacionan con servicios ofrecidos por competidores de la Promovente. Según argumentos de la Promovente que tampoco fueron negados por el Titular, “www.sedo.com” también relaciona al nombre de dominio en disputa con contenidos publicitarios, y realiza actividades cuyo objetivo es generarle tráfico a dicha publicidad.

Esta práctica genera la posibilidad de que exista confusión con la marca ONTHRU de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del nombre de dominio en disputa, del Titular, o del sitio de estacionamiento “www.sedo.com”, el cual a su vez, según afirmaciones de la Promovente, asocia a dicho dominio con competidores de la Promovente. El riesgo es que los usuarios de Internet puedan creer que al entrar en contacto con el nombre de dominio <onthru.com.mx>, están poniéndose en contacto con la Promovente, y que los contenidos derivados del estacionamiento en “www.sedo.com” provienen o están relacionados con la Promovente (ver Lilly ICOS, LLC v. East COSAT Webs, Sean Lowery,Caso OMPI No. D2004-1101; Lyonnaise de Banque v. Richard J., Caso OMPI No. D2006-0142; Alliance & Leicester Plc v. Henao Berenice, Caso OMPI No. D2005-0736, Societé Air France v. Richard J., Caso OMPI No. D2005-0821, Societé Des Bains de Mer et du Cercle dess Etrangers á Monaco v. BestCreative, Caso OMPI No. D2004-0454 y Christopher Lloyd p/k/a Lloyd Banks v. Mike Morgan, Caso OMPI No. D2004-0339).

La práctica denominada “parking” o estacionamiento ha sido ya abordada por otros expertos, los cuales la han encuadrado como una práctica de atracción y desviación de tráfico para uso comercial, en términos del inciso 1.b) iv) de la Política (ver PNY Technologies Inc. v. Caribbean Online International Ltd. Caso OMPI No. D2008-0544; Wagamama Limited v. Transure Enterprise Ltd., Caso OMPI No. D2008-1200).

El tercer punto de la Política ha sido probado.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 1(g)(ii) de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <onthru.com.mx> sea transferido a la parte Promovente.

Kiyoshi I. Tsuru
Experto Único

Fecha: 30 de Diciembre de 2008