El Promovente es Lycos, Inc., con domicilio en Massachusetts, Estados Unidos de América, representada por Melbourne IT CBS Ltd., Londres, Inglaterra.
El Titular es Jung Hyun Shin Lee, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <tripod.com.mx>.
El Registrador del nombre de dominio antes señalado es NIC-México.
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de octubre de 2007. El 22 de octubre de 2007 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 23 de octubre de 2007 NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que el Titular figura en la base de datos WHOIS como registrante del nombre de dominio en controversia en tanto contacto administrativo y técnico del mismo, proporcionando al efecto sus datos de localización completos. En consecuencia y atendiendo a una prevención del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la misma con fecha 7 de noviembre de 2007. El Centro revisó que la Demanda junto con la subsanación de referencia cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la ”Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando comienzo al procedimiento el 8 de noviembre de 2007.
Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de noviembre de 2007. El Titular no produjo contestación alguna a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía del Titular el 29 de noviembre de 2007.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 4 de diciembre de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una compañía que opera un conglomerado de Portales de Internet que proveen contenido de banda ancha en materia de entretenimiento a usuarios en 25 países de América, Asia, Europa y el Pacífico, recibiendo un promedio de 33 millones de visitantes al mes.
Para identificar los servicios de hospedaje y creación de sitios Web que presta su subsidiaria Tripod, Inc., el Promovente tiene registrada la marca TRIPOD en los Estados Unidos de América desde 1997 y en los países que integran la Unión Europea a partir del 2000, con respecto a la clase 42 internacional.
El Promovente ofertó desde 1999 hasta 2007 los servicios antes mencionados entre el público mexicano a través de un Portal adscrito al nombre de dominio en conflicto, pero debido a un error administrativo de su parte dicho nombre de dominio no fue renovado y al ser liberado por el Registrador, el Titular lo registro el 16 de septiembre de 2007 para ponerlo a la venta inmediatamente después en el Portal de SEDO por un precio que fluctúa entre $100,000 y $150,000 dólares americanos.
Durante los tres meses que el Titular ha disfrutado de la tenencia del nombre de dominio en pugna, el sitio Web vinculado a este último ha mostrado en forma prominente la marca TRIPOD del Promovente, así como hipervínculos de contenido erótico y de servicios idénticos a los prestados por el Promovente.
Al considerar que el uso del nombre de dominio en litigio afecta de manera progresiva la reputación de su marca registrada TRIPOD y le impide volver a reflejar esta última en un nombre de dominio .MX, el Promovente presentó sin mayor dilación la Solicitud que dio origen al presente procedimiento.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) El hecho de que la marca TRIPOD esté registrada en la clase de servicios en línea hace aún mas doloso el registro del nombre de dominio en conflicto al impedirse al Promovente hacer uso de su marca en la clase para la que se encuentra precisamente registrada;
(ii) La penetración que alcanzó en Latinoamérica el Portal de Internet vinculado al nombre de dominio en contienda mientras estuvo bajo el control del Promovente hace que sea de vital importancia que el Titular recupere el nombre de dominio <tripod.com.mx> en México;
(iii) En conclusión a lo anteriormente expuesto queda demostrada no sólo la igualdad entre la marca registrada y el nombre de dominio en conflicto, sino la importancia y el alcance de los servicios ofrecidos por el Promovente a través del nombre de dominio <tripod.com.mx>;
(iv) Al poner en venta el nombre de dominio en cuestión y obtener ingresos cuando un visitante hace clic en los hipervínculos contenidos en el Portal respectivo, el Titular está haciendo un uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en litigio con la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empañar el buen nombre del Promovente con ánimo de lucro;
(v) Los hipervínculos ofrecidos por el Titular pueden provocar confusión entre los usuarios al mencionar términos como “alojamiento”, buscador”, etc., mismos que están relacionados con el negocio principal del Titular, así como a los servicios ofertados mediante el Portal cuando este último era administrado por el Promovente;
(vi) El Portal vinculado al nombre de dominio en pugna tiene la apariencia de una página de contenido erótico, lo que daña la imagen del Promovente y de su marca registrada TRIPOD;
(vii) Ninguno de los motores de búsqueda más conocidos como Google, Yahoo o MSN arroja resultado alguno que asocie al Titular con el término Tripod, por lo que puede afirmarse que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en controversia;
(viii) Asimismo, de la investigación que realizó el Promovente no se desprende que el Titular haya registrado la marca TRIPOD ni constituido persona moral alguna bajo idéntica denominación social;
(ix) En conclusión y teniendo en cuenta que el Promovente no ha licenciado el uso de sus marcas registradas TRIPOD al Titular, puede concluirse que este último no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio <tripod.com.mx>;
(x) Diversas circunstancias acreditan la mala fe por parte del Titular en el registro y uso del nombre de dominio en litigio, entre ellas su puesta en venta por un precio de 100,000 dólares americanos, la falta de desarrollo de un negocio asociado al nombre de dominio en conflicto, el ofrecimiento de servicios idénticos a los ofrecidos en el comercio por el Promovente, la obtención de recursos económicos por el acceso a hipervínculos, el daño a la reputación del Promovente causado por la asociación de su marca TRIPOD con un sitio Web de contenido erótico, así como la imposibilidad de que el Promovente refleje su marca TRIPOD en un nombre de dominio idéntico dirigido al público mexicano;
(xi) Es evidente que el Titular sabía de la existencia de la marca TRIPOD del Promovente pues incluso muestra la denominación y el logotipo de aquélla en el Portal asociado al nombre de dominio en controversia;
(xii) El registro del nombre de dominio disputado no solo lesiona derechos exclusivos de marca sino que impide el uso de la misma al Promovente, en contravención al acuerdo de registro de NIC-México;
(xiii) El Titular fue condenado en Samsung Electronics Co., Ltd v. Jung Hyun Shin Lee,
Caso OMPI No. DMX2006-004, al haber registrado el nombre de dominio <samsungmobile.com.mx> de mala fe y sin detentar derechos o intereses legítimos sobre el mismo;
(xiv) Actualmente el Titular figura como registrante de al menos 15 nombres de dominio en México que infringen derechos exclusivos de marca en perjuicio de terceros, como es el caso <facebook.com.mx>, <christinaaguilera.com.mx>, <cinvestav.com.mx>, <bebo.com.mx> y <changosmangos.com.mx>, entre otros.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Preliminar
Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política de la ICANN conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM,
Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la Demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se produzca confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen comercial de los bienes y servicios ofertados bajo la marca del Promovente como consecuencia del uso que se haga de un nombre de dominio en el Portal respectivo, sino dilucidar si el nombre de dominio en pugna por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.
En el caso particular deviene trascendente asentar que, en tratándose de marcas que sirvan de base a una Solicitud, la Política sólo exige que las mismas se encuentren registradas, pero no necesariamente en México. Ver NAF NAF c. Bernardo Garduño Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V.,
Caso OMPI No. DMX2007-0009 (aceptando que el Promovente fundara la Solicitud no solo en registros marcarios mexicanos sino en un registro anterior de su propio país, en la especie Francia, así como en un registro internacional). Este resultado es congruente con la práctica registral de NIC-México que no exige al registrante de un nombre de dominio .MX tener su domicilio o establecimiento en México.
Ahora bien, de una comparación puramente objetiva entre el nombre de dominio <tripod.com.mx> y la marca registrada TRIPOD, se advierte a la primera impresión que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma única y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente trae aparejada la identidad gráfica y fonética entre los signos en pugna.
La conclusión que antecede se mantiene inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del código de país “.mx”, ya que como lo han reiterado un sinnúmero de Expertos, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio al tenor de la Política.
En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc.,
Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc.,
Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del Demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche,
Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian,
Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente setiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma no haber licenciado el uso de sus marcas registradas TRIPOD al Titular, así como que este último no cuenta con registros marcarios propios sobre el signo TRIPOD ni es conocido por el nombre de dominio en conflicto. Asimismo alega el Promovente que el Titular está utilizando el nombre de dominio <tripod.com.mx> de manera ilegítima y desleal, con la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empañar el buen nombre del Promovente.
Las afirmaciones antes referidas y no controvertidas se juzgan idóneas para inferir que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse,
Caso OMPI No.D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution N° AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al Experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).
La anterior conclusión se ve robustecida por el hecho de que la aplicación que da el Titular al nombre de dominio en contienda no puede considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso legítimo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal respectivo se usa sin autorización la marca TRIPOD en relación con servicios idénticos a los que presta el Promovente, así como con respecto a hipervínculos de contenido sexual, lo cual dista mucho de los fines con que está asociada dicha marca en el comercio.
En consecuencia se tiene por verificado el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Promovente acredita que el nombre de dominio en cuestión ha estado a la venta en el Portal de SEDO desde su registro hasta la fecha, por un precio que oscila entre 100,000 y 150,000 dólares americanos.
La verificación de este hecho en el caso concreto configura por sí solo un supuesto típico de mala fe por parte del Titular en el registro y uso del nombre de dominio en controversia, atento a lo dispuesto por el artículo 1.b.i de la Política. Ver Best Western Internacional Inc. v. Chafi Jacobo Borge / Network Administration,
Caso OMPI No. DMX2007-0003 (fundando el Experto su determinación de mala fe en el artículo 1.b.i de la Política, al quedar demostrado y no haberse controvertido que el Titular solicitó US$150,000.00 por la transferencia del nombre de dominio <bestwestern.com.mx> al Promovente).
Por otra parte, en la medida que dentro del Portal vinculado al nombre de dominio <tripod.com.mx> se propicia la confusión de sus visitantes en torno al uso no autorizado que ahí se hace de la marca TRIPOD en relación con servicios idénticos a los que presta el Promovente al amparo de esta última, este Experto estima que la conducta del Titular se traduce también en mala fe a la luz de la hipótesis descrita en el artículo 1.b.iv. de la Política. Ver FIGARO´S Italian Pizza, Inc. v. Sierra Informática S.A. de C.V. y/o Sandro Arsendi Antili y/o Jorge Figueroa García,
Caso OMPI No. DMX2005-0001 (determinando mala fe al encontrarse que el Titular utilizó el nombre de dominio de un modo engañoso para los usuarios de Internet, haciéndoles creer que existía una cierta vinculación del dominio <figaros.com.mx> con el Promovente, en virtud de que se empleaba la marca “FIGARO'S PIZZA” propiedad de este último en el sitio Web).
Ninguna de las anteriores conclusiones se ve afectada por el hecho de que el nombre de dominio en conflicto haya sido liberado por el Registrador como consecuencia del error de no renovarlo a tiempo atribuible al Promovente, pues los derechos exclusivos de este último con respecto a su marca TRIPOD seguían surtiendo plenos efectos, lo que impedía de jure al Titular registrar de manera oportunista el nombre de dominio en pugna. Ver LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation,
Caso OMPI No. D2005-0084 (encontrando que el demandado actuó de mala fe por haber adquirido de forma dudosa el nombre de dominio <lcia.org>, mismo que el demandante había venido utilizando de manera continua, con el único fin de ponerlo a la venta en SEDO por un monto de 10,000 libras esterlinas).
Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su articulo 1.a.iii.
7. Decisión
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <tripod.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar Experto Únic
Fecha: 18 de diciembre de 2007
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