sullair.com.mx

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sullair Corporation v. Ricardo Ramírez Hernández

Caso Nº DMX2007-0001

1. Las Partes

La Promovente es Sullair Corporation, representada por Goodrich, Riquelme y Asociados, A.C., México.

El Titular es Ricardo Ramírez Hernández, con domicilio en Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <sullair.com.mx>

El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de enero de 2007. El 1 de febrero de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta informándole que el Titular del nombre de dominio en controversia recaía en la persona del Titular en tanto contacto técnico y administrativo registrado. Atendiendo a una prevención del Centro en el sentido de que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 13 de febrero de 2007. El Centro verificó que la Solicitud modificada cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los Artículos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de febrero de 2007. De conformidad con el Artículo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de marzo de 2007. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 13 de marzo de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de marzo de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artículo 8 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense reconocida internacionalmente en el segmento de compresoras de aire, así como en el de maquinaria y sistemas para uso industrial general y de aplicación especial en el ramo de la construcción.

Para identificar sus productos en el mercado doméstico, el Promovente registró en México desde 1972 y mantiene vigente hasta el día de hoy, la marca SULLAIR en la clase 23 para amparar específicamente compresoras y barrenas, y en general toda clase de cuchillería o aparatos, herramientas y sus partes, accesorios y aditamentos para tractores, máquinas y trituradoras.

Con el objeto de anunciar sus productos y ofrecer información corporativa, el Promovente mantiene desde 1997 un portal de Internet bajo el nombre de dominio <sullair.com>

Por su parte, el Titular registró el nombre de dominio en litigio el 12 de julio de 2005. Actualmente el portal vinculado al nombre de dominio en cuestión se agota en una página de inicio con la imagen de unos engranes como trasfondo, en la que única y exclusivamente se menciona una distribución exclusiva en México, aunque no se dice respecto de qué tipo de productos o servicios, por parte de Mayorista en Diseño Industrial, S.A. de C.V., indicándose al efecto los datos de contacto de este último.

Al percatarse del uso del nombre de dominio en controversia y sin que existan registros de que se haya producido contacto previo entre las partes, el Promovente inició el procedimiento administrativo que nos ocupa, en contra del Titular.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) Del análisis comparativo de la marca registrada SULLAIR por un lado y el nombre de dominio <sullair.com.mx> por el otro, es claro que en vista de la identidad del elemento “sullair”, existe semejanza en grado de confusión entre ambos signos;

(ii) El Promovente no tiene derecho o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que no cuenta con marcas registradas que tengan por objeto la denominación “Sullair” para proteger productos relacionados con la maquinaria;

(iii) Resulta imposible que el Titular pudiera haber registrado la marca SULLAIR en México debido a que la marca registrada del Promovente se lo hubiera impedido;

(iv) El Titular no ha utilizado ni ha efectuado preparativos para la utilización del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios relacionados con la maquinaria;

(v) El Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre “sullair”, tan es así que en el sitio web se ostenta con la denominación social Mayorista en Diseño Industrial, S.A. de C.V.;

(vi) El Titular tampoco hace uso legitimo o no comercial del nombre de dominio, resultando obvia la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre y prestigio de las marcas del Promovente;

(vii) El Titular no cuenta con la autorización del Promovente para comercializar productos bajo la marca SULLAIR, ni es su distribuidor autorizado, como el Titular lo pretende hacer creer al incluir unos engranes, que son alusivos a máquinas o a la industria en general, en el sitio de Internet relacionado al nombre de dominio en controversia y ostentar la leyenda “Distribuidor en México”;

(viii) La existencia del registro de la marca del Promovente y el uso ininterrumpido de esta última desde 1972 permite concluir que la adopción de la denominación “SULLAIR” como parte del nombre de dominio en litigio se hizo con el fin de inducir al publico consumidor a error o confusión;

(ix) Es difícil suponer mera coincidencia en la incorporación de la marca registrada del Promovente, que es conocida mundialmente en la industria de la maquinaria en general y de compresoras y barrenas en particular;

(x) El Titular pretende atraer de manera ilegitima la atención de los usuarios de Internet al llevarlos a su pagina web, en donde realiza actos de competencia desleal al ostentarse como distribuidor en México de productos de la marca SULLAIR, sin gozar de un vínculo, asociación o relación con el Promovente que legitime el uso de la marca SULLAIR, creando claramente la posibilidad de que exista confusión con la marca registrada del Promovente;

(xi) En vista de la presencia y promoción de la marca registrada del Promovente en el mercado con mas de treinta años de antelación al registro del nombre de dominio en disputa, es innegable que el Titular efectivamente tuvo conocimiento de la existencia de la marca del Promovente y por tanto resulta inconcebible que haya registrado el nombre de dominio en controversia para otro propósito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de las marcas del Promovente, habiendo propiciado la confusión de los usuarios de Internet respecto del origen, patrocinio, afiliación o aprobación del sitio o los servicios del Titular con aquellos del Promovente, actualizándose al efecto el supuesto previsto en el artículo 1(b)(iv) de la Política;

(xii) Asimismo, las acciones del Titular se traducen en mala fe en términos del artículo 1(b)(iii) de la Política, en tanto que el nombre de dominio en controversia se registró con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente;

(xiii) Se puede concluir que la conducta del Titular tiene como objetivo impedir que el Promovente refleje su marca en un nombre de dominio.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, oponiendo las excepciones y defensas que a su derecho pudiese haber convenido.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Si bien múltiples Grupos Administrativos de Expertos han reiterado que la falta de contestación a una Demanda fundada en la Política UDRP no se traduce automáticamente en una Decisión en favor del Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Demandante, siempre y cuando el Panel Administrativo las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI N° D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda); y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no es determinar si existe la posibilidad de que se produzca confusión entre los usuarios de Internet en la forma que están expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (esto es, confusión en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política .MX.

Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio <sullair.com.mx> se compone única y exclusivamente de la marca registrada SULLAIR del Promovente, lo que conlleva a al suscrito Panelista a determinar la identidad gramatical, fonética y conceptual comercial entre los signos en pugna.

La conclusión que antecede se mantiene incólume ante la presencia de sufijos (correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del codigo de pais “.mx”) ya que como lo han reiterado un sinnúmero de Panelistas, al obedecer la existencia de aquéllos a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, tales componentes no constituyen elementos relevantes jurídicamente para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio. Asimismo, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, la inigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión según la Política. Ver Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N° D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N° D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI N° DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N° DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente setiene por surtida la hipótesis prevista en el artículo 1)A)i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La posición del Promovente con relación a este elemento puede resumirse en que el Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en controversia toda vez que a este último le hubiese sido legalmente imposible registrar en México la marca del Promovente para proteger productos o servicios análogos a los amparados por la marca SULLAIR, además de que al Titular no le ha sido otorgada licencia, facultad o autorización alguna para usar la marca del Promovente como nombre de dominio.

En virtud de lo anterior, se tiene por demostrado prima facie el segundo requisito de la Política, revirtiéndose con ello la carga de la prueba al Titular para acreditar alguna de las defensas contenidas en el artículo 1.c de la Política. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI N° D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI Nº D2000-1467.

En estas circunstancias, el Experto estima procedente considerar la falta de contestación a la Solicitud como indicio suficiente para presumir que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI Nº D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o interés legítimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo que estimase en su favor).

En suma, tomando en cuenta la fuerte capacidad distintiva de que goza la marca del Promovente, el uso que se ha hecho del nombre de dominio en el portal de Internet adscrito y los argumentos planteados por el Titular, al Experto no le resulta evidente, argumentable o demostrable que el Titular sea conocido con la denominación <sullair.com.mx>; que haya usado el nombre de dominio correspondiente en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios; ni que haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro.

En consecuencia se determina que el Promovente ha demostrado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Debido a que SULLAIR es una palabra inventada que no tiene otro significado o función mas que como marca del Promovente (Caso OMPI D2005-0250, a propósito de la originalidad de la marca JAFRA), así como al hecho de que este último ha utilizado su marca ininterrumpidamente por casi 35 años en México para identificar los productos que ofrece en el país a través de sus distribuidores autorizados, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca SULLAIR al momento de registrar un dominio orientado en principio al consumidor mexicano como lo es el “.com.mx”, máxime si como bien hace notar el Promovente, en el portal al que está vinculado el nombre de dominio en litigio figura la imagen de varios engranes, aparentemente alusivos a los productos identificados bajo la marca del Promovente. Ver Société des Produits Nestlé, S.A. v. Heinz Windheim, Caso OMPI N° DMX2006-0007 (donde el Panelista determinó mala fe apoyado en la circunstancia de que en el sitio de Internet del Titular aparecía la imagen de una taza de café, en referencia a uno de los productos identificados bajo el signo distintivo NESCAFÉ, que no admite otro significado mas que como marca del Promovente). A mayor abundamiento, vista la imposibilidad para atribuirse a la marca del Promovente otra connotación, es evidente que no puede haber un uso del nombre de dominio de buena fe por parte del Titular en el caso concreto (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI N° D2000-0003).

Por otro lado, llama la atención que en el propio portal no se identifiquen los productos supuestamente ofertados sobre los que se publicita una distribución en México. Lo anterior no puede ser interpretado de otra forma que como un uso artificial del nombre de dominio para tratar de aparentar un fin legítimo del mismo por parte del Titular. A esto se suma la falta de explicación alguna en el portal de Internet que justifique la elección del nombre de dominio.

En consecuencia se presume del conjunto y concatenación lógica de los indicios acreditados o inferidos en el presente caso, que el Titular ha venido utilizando el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer a su portal con ánimo de lucro usuarios de Internet que buscaban dirigirse a la única fuente a la que puede atribuirse haber dado contenido a la expresión “sullair”, actualizándose por tanto la causal demostrativa de mala fe tipificada en el articulo 1.b.iv de la Politica.

En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el articulo 1.a.iii de la Politica.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.(g)(ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <sullair.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 4 de abril de 2007