Los Promoventes en el presente procedimiento administrativo son Minibar, A.G., una empresa de nacionalidad Suiza, con domicilio social en Ruessenstrasse 5ª 6340, Baar, Suiza y Minibar Systems México, S.A. de C.V., una empresa de nacionalidad mexicana, con domicilio social en Acceso B, No. 412, Fraccionamiento Industrial Jurica, 76120, Santiago de Querétaro, Querétaro, México (para los efectos del procedimiento que nos ocupa se hará referencia a las dos empresas como el “Promovente”); representada en este acto por el Sr. Nicolás Samuel Scharer Fas, con domicilio social Acceso B, No. 412, Fraccionamiento Industrial Jurica, 76120, Santiago de Querétaro, Querétaro, México.

El Titular es Alberto Echazarreta Reyes, con domicilio en Acceso B, No. 412, Fraccionamiento Industrial Jurica, 76120, Santiago de Querétaro, Querétaro, México. Sin embargo, de acuerdo a los datos proporcionados por el Promovente, Alberto Echazarreta Reyes, puede ser localizado en Super Manzana 31, Manzana 1, Retorno 1, Lote 32, Departamento A, C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México. (“El Titular).”

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de esta demanda es <minibar.com.mx> (“El Nombre de Dominio”).

La entidad registradora del Nombre de Dominio es Network Information Center – México, (NIC-México), con domicilio en Dpto. Telecomunicaciones y Redes, ITESM, Campus Monterrey, Av. Eugenio Garza Sada No. 2501 Sur, Monterrey, Nuevo León, México. (“El Registrador”).

3. Iter procedimental

El 10 de marzo del 2004, el Promovente presentó una demanda ante el Centro de Mediación y Arbitraje (“El Centro”), de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”), de conformidad a la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (“la Política”) y el Reglamento de la Política de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (“el Reglamento”).

En esa fecha, el Centro acusó recibo de la demanda presentada, enviando copia de dicho acuse al Titular. El Centro asignó el número de caso DMX2004-0002 al procedimiento referido y dió aviso del mismo al Registrador.

El 10 de marzo de 2004, el Registrador informó al Centro que efectivamente, el Nombre de Dominio, se encontraba registrado con el Registrador, a nombre del Titular. A petición del Centro, proporcionó todos los datos del Titular; reconoció la aplicabilidad de la Política en el presente procedimiento administrativo; confirmó que el registro de nombre de dominio en disputa se encontraría bloqueado durante el procedimiento administrativo; e indicó que el idioma del acuerdo de registro era el Español.

El Centro examinó la demanda por cuanto a los requisitos formales a que se refiere la Política y el Reglamento. El 12 de marzo de 2004, el Centro requirió al Promovente presentar una nueva la demanda adecuada al Reglamento.

El 19 de marzo de 2004, se presentó la demanda ante el Centro de conformidad a la Política y al Reglamento.

El 29 de marzo de 2004, el Centro notificó la demanda al Titular, dando inicio al procedimiento administrativo y fijando como plazo de contestación el 19 de abril de 2004.

El 21 de abril de 2004, el Promovente solicitó al Centro suspender el procedimiento por un plazo de 20 días, ya que con fecha 16 de abril de 2004, el Titular notificó al Promovente su intención de transmitir gratuitamente el Nombre de Dominio a Minibar Systems México, S.A. de C.V.

El día 26 de abril de 2004, el Centro confirmó a las partes la suspensión del procedimiento administrativo hasta el día 17 de mayo de 2004, aclarando que pasado dicho plazo, el procedimiento se consideraría automáticamente terminado, salvo que el Promovente solicitara al Centro, la reanudación del procedimiento mediante escrito con copia al Titular para su conformidad. En tal caso, los plazos se calcularían empleando como referencia la fecha en que se reanudara el procedimiento.

El 13 de mayo de 2004, el Promovente respondió al comunicado del Titular de fecha 16 de abril de 2004, manifestando inconformidad sobre la oferta de transmisión gratutita. Asimismo, informó al Titular que estaría dispuesto a terminar el procedimiento, siempre y cuando recibiera la cantidad de $50,000.00 USD (cincuenta mil Dólares Americanos). En opinión del Promovente, dicha cantidad equivale a una compensación parcial de los daños y gastos que el Titular ha ocasionado por el registro del Nombre de Dominio.

El 14 de mayo de 2004, el Promovente informó al Centro su interés de continuar con el procedimiento administrativo. En esa misma fecha, el Centro confirmó la recepción de la solicitud del Promovente y fijó un término al 18 de mayo de 2004, para la contestación a la demanda, conforme a los requisitos del artículo 5 del Reglamento.

El 24 de mayo de 2004, el Centro informó a las partes que el Titular no respondió la demanda. Asimismo, de conformidad con el Reglamento, el Centro hizo del conocimiento de las partes que nombraría al Grupo Administrativo de Expertos, el cual estaría compuesto de un solo miembro, a solicitud del Promovente. Informó también que el Grupo Administrativo de Expertos tendría absoluta discreción en admitir una eventual contestación a la demanda presentada fuera de plazo.

El 27 de mayo de 2003, el Centro notifica a las partes el nombramiento del Grupo Administrativo de Expertos, designando a Luis C. Schmidt como panelista único.

El 28 de mayo de 2004, el Titular respondió así la carta del día 13 de mayo de 2004:

“Estimados señores: con relación al asunto de referencia no tengo nada que comentar y les reitero mi intención como ya se los hice saber en mi escrito del pasado 16 de abril del año en curso, de transferir el nombre de dominio <minibar.com.mx> a nombre de la empresa que se me indique para lo cual les requiero: Organización (NIC-ID), Contacto de pago (NIC-ID), Contacto técnico (NIC-ID), DNS Primario, DNS Secundario. En el momento en que cuente con la información antes señalada por escrito, inmediatamente procederé a realizar la cesión del nombre de dominio ya mencionado. Lo anterior debido a que la parte demandante no nos ha proporcionado la información necesaria para realizar dicho trámite, pues la única comunicación que recibí fue escrita y que anexo a este mensaje junto con el documento que en mismo se indica.”

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente manifiesta ser titular de los registros de marca enunciados a continuación, lo cual pretende demostrar con fotocopias de los siguientes documentos oficiales:

(1) Registro No.817545, de la marca MINIBAR SYSTEMS y diseño, en clase 11 (México).

(2) Registro No.328731, de la marca MINIBAR UNIFRIDGE-SYSTEM y diseño, en (3) clase 11 (México).

(3) Registro No.420263, de la marca MINIBAR y diseño, en clases 9, 11, 16, 20, 35, 37, 39 (Suiza).

(4) Registro No.300172, de la marca UNIFRIDGE MINIBAR y diseño, en clases 11 y 16 (Suiza).

(5) Registro No.328250, de la marca MINIBAR UNIFRIDGE SYSTEM y diseño, en clases 11, 16, 20 y 21 (Suiza).

(6) Registro No.386507, de la marca MINIBAR FRIGOSUISSE y diseño, en clases 11 y 21 (Suiza)

(7) Registro No.654259, de la marca MINIBAR y diseño, en clases 9, 11, 16, 20, 35, 37 y 39 (Oficina Internacional de la OMPI).

El titular registró el Nombre de Dominio el 6 de junio del 2000, quedando él mismo como contacto administrativo, técnico y de pago. El Nombre de Dominio envía al usuario a un sitio inactivo.

De acuerdo con las afirmaciones del Promovente, el Titular es empleado de la empresa Grupo Servibar, S.A. de C.V. e hijo del Sr. Alberto Echazarreta Alpizar, quien de acuerdo a los documentos adjuntos a la demanda, es presidente del consejo de administración de Grupo Servibar, S.A. de C.V.

El 17 de septiembre de 1997, Minibar, A.G. y Minibar North America Inc., celebraron con Absofrío, S.A. de C. V., así como sus accionistas: Servibar S.A. de C.V., representada por el Sr. Alberto Echazarreta Alpizar, y con Alberto Echazarreta Alpizar, José Luis Aguilar Ovando, Jorge Ramírez Arroyo, María Esperanza Saito Tocuyama y Dolores Reyes Marcin, un contrato al que se tituló STOCK PURCHASE AGREEMENT (contrato de compra de inventario o el “Contrato”). El objeto del contrato fue la adquisición del 100% de las acciones de Absofrío, S.A. de C.V. y con ello sus activos.

En virtud del Contrato, las empresas Minibar, A.G. y Minibar North America Inc., pasaron a ser dueños de la empresa Absofrío, S.A. de C.V. y de sus activos. Por su parte, la empresa Grupo Servibar, S.A. de C.V. y los señores Alberto Echazarreta Alpizar, José Luis Aguilar Ovando, Jorge Ramírez Arroyo, María Esperanza Saito Tocuyama y Dolores Reyes Marcin, se desprendieron de cualquier derecho sobre la empresa Absofrío, S.A. de C.V.

El 4 de diciembre de 2001, la empresa Absofrío, S.A. de C.V., solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), el registro de la marca MINIBAR SYSTEMS y Diseño, en clase 11 internacional, señalando como fecha de primer uso el 19 de mayo de 1998.

El 27 de noviembre de 2002, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), otorgó a Absofrío, S.A. de C.V., el registro de la marca MINIBAR SYSTEMS y diseño, en clase 11 internacional, bajo el número de registro 770633.

El 29 de agosto de 2003, la empresa Absofrío, S.A. de C.V., cambió su denominación social por la de Minibar Systems México, S.A. de C.V.

El Promovente afirma que en la actualidad sostiene diversos litigios en contra de Grupo Servibar, S.A. de C.V. (“Grupo Servibar”), derivados de la vigencia y otros aspectos mercantiles del Contrato, sin que haya adjuntado pruebas de su dicho y sin que, en todo caso, tales litigios guarden relación con la presente litis, salvo que las partes son competidores en el mercado de productos de refrigeración.

Conforme a la investigación que el Panel efectuó discrecionalmente en la base de datos WHOIS de Network Information Center–México, el Titular registró el Nombre de Dominio <minibar.com.mx> el día 6 de junio de 2000. Previamente, el 30 de junio de 1995, el Titular había obtenido el registro del nombre de dominio <servibar.com.mx>. De la consulta, puede apreciarse que el Nombre de Dominio conduce a una página inactiva.

Gupo Servibar ha empleado el nombre de dominio <servibar.com> para anunciar sus productos y servicios. En el sitio referido no se menciona la palabra MINIBAR. Tampoco se hace referencia a cualquier relación legal o comercial con el Promovente.

De las investigaciones que el Panel ha efectuado en la base de datos, se desprende la siguiente información de los registros de marca del Promovente:

(a) El 9 de julio de 1987, IMPI confirió el registro número 328731, de la marca MINIBAR UNIFRIDGE-SYSTEM y diseño, el cual se encuentra surtiendo efectos. Dicho registro se encuentra dentro del período de renovación, el cual vence el 19 de septiembre del 2004.

(b) El 16 de enero del 2004, IMPI confirió el registro número 817545, de la marca MINIBAR SYSTEMS y diseño, el cual se encuentra surtiendo efectos hasta el 4 de diciembre del 2011. De la consulta en la base de datos de IMPI, se desprende que el Promovente contestó un oficio de antecedentes, además de que existe un trámite de inscripción de contrato de cesión y otro de licencia de uso de marca

(d) El 16 de diciembre de 1993, IMPI confirió el registro número 449357, de la marca ELECTROLUX MINIBAR, el cual ha caducado, aparentemente. Este registro pertenece a un tercero diverso al Titular.

De las investigaciones del Panel en la base de datos de OMPI/Sistema de Madrid, se desprende la siguiente información relativa a los registros de marca del Promovente:

(e) El 13 de febrero de 1984, OMPI confirió el registro internacional 483783, de la marca MINIBAR UNIFRIDGE-SYSTEM y diseño, el cual se encuentra surtiendo efectos hasta el 13 de febrero del 2004. El titular es Minibar AG y entre otros comprende los productos de clase 11 internacional de la clasificación de Niza. El registro base es CH, 26.07.1995, 420 263. Se designaron los siguientes países: AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, TN, UA, UZ, y YU. La solicitud se rechazó en ES.

(f) El 4 de enero de 1996, OMPI confirió el registro internacional 654259, de la marca MINIBAR y diseño, el cual se encuentra surtiendo efectos hasta el 4 de enero del 2016. El titular es Minibar AG y entre otros comprende los productos de clase 11 internacional de la clasificación de Niza. El registro base es CH, 12.12.1983, 328 250. Se designaron los siguientes países: AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, PT, y SK.

(g) El 19 de diciembre de 1990, OMPI confirió el registro internacional 565279, de la marca MINIBAR ELECTROSUISSE y diseño, el cual se encuentra surtiendo efectos hasta el 19 de diciembre del 2010. El titular es Minibar AG y entre otros comprende los productos de clase 11 internacional de la clasificación de Niza. El registro base es CH, 26.07.1995, 420 263. Se designaron los siguientes países: AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, MC, PT, y RU.

De las investigaciones del Panel en la base de datos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, resalta la solicitud No. 002993459, a nombre de EMS Electronic Minibar Systems, en relación a la marca EMS Electronic Minibar Systems y a la que se ha opuesto Thyssen Krupp Stahl Bauelemente GmbH.

De las investigaciones que el Panel efectuó sobre el denominación Minibar, en la base de datos WHOIS de Network Information Center–México, se puede apreciar que la empresa Absofrío, S.A. de C.V., ha registrado el nombre de dominio <minibarmex.com.mx>, con fecha 1 de septiembre del 2003, siendo el contacto administrativo el Sr. Arnold Serge, el técnico AT&T Web Hosting y de pago Payment Domain Alestra.

De las investigaciones del Panel en la base de datos WHOIS de Network Information Center, se observa que el Promovente, la empresa Absofrío, S.A. de C.V. o cualquier otra relacionada, no han registrado nombre de dominio alguno de código de actividad. De hecho, los registros a los que la base da acceso <minbar.com>, <minibar.net>, <minibar.org>, minibar.biz>, y <minibar.info>, pertenecen a entes distintos al Promovente.

De la información que proporciona el Promovente y aquélla que el Panel investigó, se puede apreciar que la empresa Minibar AG, ha registrado el nombre de dominio <minibar.ch>, con fecha 18 de diciembre del 2003, siendo el contacto técnico AT&T Web Hosting Creanet Internet Service AG. El referido dominio dirige el tráfico a una página, en la que en primer plano se observa la marca MINIBAR SYSTEMS y diseño. La página proporciona información al visitante sobre la empresa Minibar AG, además de su estructura, organización y productos. Para el Panel destacan dos cosas: a) que la referida empresa ha instalado una planta de producción en México, por lo que este país le resulta de mucha relevancia, y b) que entre sus productos de línea se encuentran “minibars,” “safes” y “profit enhancement tools” (ver página, bajo “corporate information/history”). Otro aspecto interesante es que distribuyen sus productos en todo el mundo, bajo la marca MINIBAR SYSTEMS y diseño.

En octubre de 2003, el Promovente dio nuevo enfoque comercial a su actividad y por ende, consideró oportuno realizar una página de Internet para comercializar sus productos y mantener información de su mercado, y darse a conocer bajo su nuevo nombre comercial como parte del grupo MINIBAR. Que con sorpresa se encontró que el dominio <minibar.com.mx> se encuentra bajo el uso de la empresa competidora.

5. Pretensiones de las Partes

5.1 El Promovente

El Promovente afirma que:

• Tiene el derecho al uso exclusivo de la marca MINIBAR, la cual es notoriamente conocida a nivel global.

• Es titular de otros registros de marca en México y el extranjero que contienen la palabra MINIBAR.

• El Titular ha registrado el Nombre de Dominio, el cual es idéntico a la marca MINIBAR.

• El Titular no posee derechos o intereses sobre el Nombre de Dominio, ya que no tiene registro alguno de la marca MINIBAR.

• El Titular nunca obtuvo autorización del Promovente que le permitiera emplear la marca MINIBAR en el Nombre de Dominio.

• No se conoce al Titular por el Nombre de Dominio.

• El Titular no hace un uso legítimo y comercial del Nombre de Dominio.

• El Titular no ha desarrollado bajo el Nombre de Domino, una página de Internet con la intención de presentar una oferta de buena fe de productos o servicios que contengan la marca “MINIBAR.”

• El Titular o Grupo Servibar, S.A de C.V. (Grupo Servibar), empresa para la cual colabora y con la que se le relaciona, no han vendido producto alguno con la marca MINIBAR.

• El Titular o Grupo Servibar, no comparten marcas con el Promovente y menos comparte la marca MINIBAR.

• El Titular o Grupo Servibar, no se encuentran vinculadas con el Promovente.

• Grupo Servibar comercializa sus productos bajo las marcas SERVIBAR y SERVITRON, lo cual se puede apreciar en la página ubicada en la dirección “www.servibar.com.mx.”

• Grupo Servibar es su principal competidor.

• Ha sostenido una serie de conflictos económicos y legales, que actualizan su rivalidad comercial.

• El Titular registró el Nombre de Dominio, a sabiendas del registro de la marca MINIBAR, a nombre de empresa diversa y a sabiendas que su registro del Nombre de Dominio puede menoscabar la imagen del Promovente y de sus filiales.

• El Titular registró el Nombre de Dominio con el fin de impedir que el Promovente, como titular del derecho de la marca MINIBAR, pueda reflejarla en un nombre de dominio de su propiedad.

• El Titular registró el Nombre de Dominio con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente.

• Al usar el Nombre de Dominio, el Titular ha intentado atraer usuarios de Internet a su sitio Web, con ánimo de lucro, provocando confusión con la marca del Promovente.

• Al momento de iniciar el presente procedimiento administrativo, no existe otro procedimiento jurídico, pendiente o terminado, relativo al Nombre de Dominio.

• En virtud de lo anteriormente expuesto, solicita al Grupo Administrativo de Expertos transfiera el Nombre de Dominio <minibar.com.mx> en su favor.

5.2 El Titular

El Titular no contestó la demanda, y en virtud de su rebeldía, carece de apersonamiento en el presente procedimiento, con las consecuencias de derecho que lo anterior implica. Su única intervención en el procedimiento deriva de su manifestación, libre y voluntaria, de transferir el Nombre de Dominio de forma gratuita.

El Titular se sometió expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió con el Registrador, por lo que se ha sometido a sus disposiciones, las cuales rigen los aspectos sustantivos y formales de este procedimiento.

6. Debate y Conclusiones

6.1 Reglas Aplicables

El apartado 19 del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

6.2 Efectos de la Ausencia de Contestación de la Demanda

Los argumentos y declaraciones específicos del Promovente contra el Titular, obligan a éste a contestar esos argumentos y declaraciones también específicamente. De acuerdo con el apartado 5b)(i) del Reglamento en el escrito de contestación se deberá “responder específicamente a las declaraciones y alegaciones que figuran en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio e incluir todas las razones por las que el titular del nombre de dominio debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio objeto de la controversia (…).”

Asimismo, de acuerdo con el apartado 5e) del Reglamento, “si el titular no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.”

Además, el apartado 16a) del Reglamento prevé que “en caso de que un titular, sin que existan circunstancias excepcionales, no presente su escrito de contestación de conformidad con el presente Reglamento, el grupo de expertos adoptará una resolución con respecto a la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.” Por su parte, el apartado 16c) del mismo Reglamento prevé que en el mismo supuesto de incumplimiento, el grupo de expertos “este último sacará las conclusiones que considere apropiadas.”

De acuerdo con lo anterior, la ausencia de contestación de la demanda por parte del Titular, podría indicar que las afirmaciones del Promovente representan una base suficiente para que el Panel emita una decisión a su favor. Sin embargo, tal situación se encuentra supeditada a que el Promovente compruebe que existen los tres elementos señalados en el apartado 1a) de la Política.

6.3 Análisis de los Supuestos Contenidos en el Apartado 1 a) de la Política.

Estos son:

A. El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

B. El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

C. El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.

6.3.1 Nombre de Dominio Idéntico o Semejante en grado de Confusión a Marca sobre la que Recae un Derecho.

El Panel ha considerado el alegato de el Promovente de la identidad entre la marca MINIBAR, sobre la que manifiesta contar con derechos y el Nombre de Dominio. De la misma forma, el Panel ha revisado la evidencia que ofrece el Promovente, en base a sus argumentos. Por otra parte, el Panel no pudo efectuar el análisis de cualquier argumentación proveniente del Titular, debido a su carácter de rebelde, motivada por la falta de contestación de la demanda.

En principio, el Panel se cuestiona si el Promovente cuenta con un derecho que le legitime en su pretendido interés sobre el Nombre de Dominio. Y es que, según manifiesta el Promovente, le corresponde la pertenencia de la marca MINIBAR. El Promovente no demuestra derecho alguno sobre la supuesta marca, lo cual, a juicio del Panel, resultaría imposible conforme el derecho nacional mexicano y probablemente de otros sistemas. La denominación Minibar, lejos ser una marca, se emplea comúnmente para referirse a un refrigerador con ciertas características. El Panel ha inferido lo anterior de la consulta efectuada en medios, especialmente la página <google.com>, la cual arroja referencias al nombre, en muchos casos vinculado con una especie de refrigerador. El Panel ha localizado además, dos marcas registradas, incluyendo el vocablo Minibar –ELECTROLUX MINIBAR y EMS ELECTRONIC MINIBAR SYSTEMS-, ajenas al Promovente y en las que se designa a Minibar como un género que acompaña un elemento distintivo. Por otra parte, puede apreciarse que el Promovente ha empleado la acepción Minibar para designar un género de productos que fabrica y distribuye (consúltese <minibar.ch>, bajo “corporate information/history). El Panel no encontró el concepto en el diccionario de la Real Academia Española, lo cual no necesariamente resulta conclusivo del carácter descriptivo o genérico del término. En virtud de lo anterior, el Panel considera incierto lo que sostiene el Promovente, en cuanto a que: i) tiene el derecho exclusivo de la “marca” MINIBAR; ii) es titular de “otros” registros, en México y el extranjero, que contienen la “marca” MINIBAR; o iii) el Titular registró el nombre de Dominio, siendo “idéntico” a la “marca” MINIBAR. Absolutamente todos los registros del Promovente –o por lo menos los que ha exhibido-, en México y el extranjero, corresponden a una marca mixta, que comprende la denominación Minibar y otros elementos, en concreto las palabras “Unifridge System” o “Systems,” así como un diseño.

El Panel estima que el Promovente ha demostrado derechos sobre marcas tales como MINIBAR SYSTEMS y diseño o MINIBAR UNIFRIDGE SYSTEMS y diseño. Por lo tanto, es sobre éstas que deberá efectuar el análisis de confusión a que se refiere la Política. Al respecto, podría resurgir el cuestionamiento sobre el valor distintivo de las marcas citadas, sobre todo por cuanto a que resultan de la combinación de denominaciones que no poseen fuerza distintiva en lo individual. Sin embargo, el Panel no efectuará un análisis, toda vez que éste corresponde a la autoridad nacional competente. Al respecto, cabe señalar que los Paneles han disentido en relación a este punto. Para algunos el Panel tiene esta potestad, por ejemplo Pet Warehouse v. Pets.Com, Inc. WIPO Case No. D2000-0105 o Bet and Win Interactive Entertainment AG v. Jonas Lindstedt, WIPO Case D2003-0695. Para otros Paneles, lo anterior no sería posible o necesario, por lo que exigen la prueba del derecho de marca, pero sin efectuar una valoración sustantiva: Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. v. Hammerstone, WIPO Case No. D2003-0903 (El Panel nota que el Promovente es propietario de un registro de la marca CULTERED STONE y que de éste se genera la presunción que la marca es válida, no genérica); Yell Limited v. Weborcus Software Systems Pvt. Ltd., WIPO Case No. D2004-0008 (El Promovente ha obtenido registros de marca para YELLOW PAGES, por sí y en combinación con otros elementos y por lo tanto es distintiva para los efectos del UDRP). Scholastic,Inc. v. Alejandro Hurtado Gómez, Caso DMX2001-0005 (“SCOLASTIC y ESCOLÁSTICA ofrecen similitud, derivada de su común origen latino, pero al resultar esa evocación de algún modo descriptiva del ámbito respectivo de actividad, no puede ser considerada por sí misma relevante”); Rollerblade, Inc. v. CBNO and Ray Redican Jr.,WIPO Case No. D2000-0427 (El Panel no debe determinar si la marca se ha transformado en genérica. En vez, se debe enfocar al nombre de dominio en sí mismo <rollerblading.com>, el cual es similar mas no idéntico a la marca del Promovente); Shopping.com v. Internet Action Consulting, WIPO Case No. D2000-0439 (la pregunta sobre si el Promovente tiene derechos de propiedad sobre la marca deberá reservarse a la oficina de marcas o los tribunales); o Actino Sports Videos v. Jeff Reynolds, WIPO Case D2001-1239 (el párrafo 4a(i) de la Política -de UDRP, equivalente al 1a(i) de la de LDRP- sólo requiere que el Promovente tenga derechos de marca en el dominio en disputa, sin importar si es fuerte o débil –en cuanto a distintividad-).

El Panel se inclina por este segundo grupo de casos, por lo que no se ocupará de cualquier pronunciamiento sobre los derechos de la Promovente en relación a las marcas MINIBAR SYSTEMS y diseño o MINIBAR UNIFRIDGE SYSTEMS y diseño. Los registros mexicanos y extranjeros que la Promovente ha ofrecido resultan una prueba de la validez de los derechos del Promovente –anteriores a cualquiera que el Titular pudiera reclamar- para los efectos de este LDRP, siempre y cuando las autoridades nacionales competentes no digan otra cosa.

Una vez dilucidado el tema de los derechos, resultará procedente abordar el punto de confusión entre las marcas y el Nombre de Dominio. Al respecto, no cabe la menor duda de la evidente semejanza que se desprende entre los símbolos, en los que la denominación Minibar es común y dominante. Por lo tanto, el dominio de segundo nivel, esto es, la denominación Minibar, es a todas luces coincidente con la parte relevante de las marcas del Promovente. Por lo que respecta al sufijo “.com,” en el primer nivel del Nombre de Dominio, no produce diferencia alguna, sobre la que pudiera determinarse improbabilidad de confusión.

En virtud de lo anterior, el Panel considera que el Promovente cuenta con derechos sobre las marcas MINIBAR SYSTEMS y diseño o MINIBAR UNIFRIDGE SYSTEMS y diseño y que el Nombre de Dominio resulta semejante en grado de confusión respecto de las mismas. En tal virtud, se satisface la primera hipótesis del artículo 1a) de la Política.

6.3.2 Derechos o Intereses Legítimos Respecto del Nombre de Dominio.

El Panel ha vuelto a considerar los argumentos del Promovente conforme a la Política, ahora por lo que toca al aspecto del derecho o interés legítimo de la Titular respecto del Nombre de Dominio. En particular, se han valorado los argumentos que esgrime el Promovente y las pruebas que ofrece en apoyo a su negación sobre cualquier derecho o interés legítimo que pudiera favorecer al Titular. Por otro lado, el Panel se apegará a las reglas de la Política para cuestiones de rebeldía o preclusión de derechos, toda vez que el Titular no ha formulado alegato u ofrecido pruebas, como consecuencia a la falta de respuesta.

En el presente procedimiento, no se ha producido defensa alguna sobre el cual, el Titular pueda sustentar algún derecho respecto del Nombre de Dominio y que permita al Panel emitir un juicio sobre su punto de vista. Nada puede inferirse en su favor sobre tal circunstancia, de conformidad con la Política. El Promovente ha esgrimido que no hay derecho o interés alguno que el Titular pueda invocar, siendo que tuvo una oportunidad que decidió no agotar. En concreto, el Promovente sostiene que el Titular i) no posee registro alguno sobre la marca MINIBAR (y aún sobre las marcas sobre las que el Promovente sí demostró tener derechos); ii) nunca obtuvo autorización al uso de las marcas del Promovente; iii) no se le conoce por el Nombre de Dominio; iv) no ha realizado un uso legítimo y comercial (sic) del mismo; v) no ha desarrollado página de Internet bajo el Nombre de Dominio en la que ofrezca sus productos; no ha vendido los productos con la marca MINIBAR –o las marcas objeto de esta litis-; vi) no comparte marcas con el Promovente, ni hay vinculación entre las partes o con el empleador del Titular y que éste, más bien ha comparecido al comercio con su propia marca SERVIBAR, haciendo publicidad en su propia página <servibar.com>; y vii) la rivalidad competitiva entre las partes es muy grande, lo cual incluye litigios y conflictos.

Para el Panel no existe razón que le conduzca a concluir que lo anterior es falso o irreal. El Promovente y el Titular o su empleador, compiten en el mercado y que, si bien existió una relación de inicio entre ambos grupos, ésta quedó disuelta en virtud de la terminación de un contrato. El grupo económico al que pertenece el Titular fue propietaria de la empresa antecesora al Promovente. Sin embargo, se desprendió de dicha propiedad y de los activos correspondientes. Por su parte, la Promovente adoptó diversos cambios corporativos y comenzó el proceso de registro de las marcas, las cuales a su vez, corresponden a las que Minibar AG obtuvo en Suiza. En tal virtud, el Titular no guarda relación con el Promovente o sus las marcas, razón por la cual no puede alegar un derecho. Por otra parte, el Titular no desarrolló o adoptó las marcas del Promovente de forma independiente, lo cual incluso resultaría una imposibilidad, dado que las debió conocer antes del registro del Nombre de Dominio.

A mayor abundamiento, el Titular ha mantenido el Nombre de Dominio en desuso, toda vez que no se deduce la existencia de una página activa, que el Titular venga operando o que en general haya auspiciado, a la que se tenga acceso mediante el Nombre de Dominio. Lo anterior constituye una razón fundamental de falta de derecho o interés legítimo, discutida por muchos Paneles, comenzando por Telstra Corporation Ltd v. Nuclear Marshmellows, WIPO Case D2000-0003. En Kyobo Life Insurance Co., Ltd. v. Max, WIPO Case, D2003-0008, el Panel sostuvo justamente que no podrá determinarse interés legítimo cuando el nombre de dominio no se usa para un propósito que le de bases de legitimidad. En el presente caso, se produce un vacío o ausencia de derechos o intereses legítimos, por ésta y las demás consideraciones expuestas.

En vista de lo anterior, el Panel considera que el Promovente satisface del segundo de los supuestos de la Política.

6.3.3 Registro o Uso de mala Fe

El Panel también ha profundizado sobre el tercer aspecto de la Política, vinculado a la mala fe con la que el Titular pudo conducirse al registrar el Nombre de Dominio, o al haber dado comienzo a su uso en caso de haber obtenido un registro de buena fe. En el presente caso, vale precisar una serie de aspectos, de hecho o derecho, antes de analizar las hipótesis referidas en los artículos 1(a)(iii) y 1(b) de la Política.

Los argumentos de mala fe del Promovente, se basan en diferentes situaciones, que buscan apoyo en algunas de las hipótesis del artículo 1(b) de la Política. Así, el Promovente invoca la teoría del conocimiento de los derechos de marca; la del registro del Nombre de Dominio como impedimento de mala fe; la de la perturbación de la actividad comercial del Promovente; y la del intento de atraer usuarios de Internet con ánimo de lucro. Por su parte, el Titular incurrió en rebeldía, de ahí la preclusión de sus derechos de defensa. Naturalmente, dicha circunstancia significa el que el Panel desconozca nuevamente sus puntos de vista.

Constituye una presunción de certidumbre, el hecho que el Titular conociera o debiera conocer al Promovente, antes de la fecha en que aquél obtuviera el registro del Nombre de Dominio. Se ha hecho ya mención sobre la relación de negocios entre Pomovente y Titular o su empleador, los cuales siendo socios, primero, y luego competencia, se conocen desde hace mucho tiempo, ciertamente desde antes que el Titular haya tramitado el registro de Nombre de Dominio. El Titular debió conocer las marcas del Promovente, lo cual debió influir en la decisión de aquél sobre el Nombre de Dominio. Por muchas razones podría resultar atractivo obtener un registro de dominio, inspirado en las marcas del Promovente, eliminando partes de las mismas, para quedarse con la denominación Minibar. El registro de dominios habría de conferir, como lo hizo, el registro del Nombre de Dominio, sin importar cualquier antecedente de relación o competencia entre las partes o sin importar los posibles cuestionamientos sobre la protección del signo como una marca de producto.

Por otra parte, merece especial atención el aspecto de la “posesión pasiva,” derivada de la inacción del Titular respecto del uso del Nombre de Dominio, mediante una página de Internet en la que se realice una actividad. En este caso no se estudia la legitimidad del uso; la discusión se centra en el uso, en sí mismo considerado o en su ausencia. Diversos Paneles han sostenido éste, como un factor de registro y uso de mala fe.

Ahora bien, de conformidad con las disposiciones y estándares aplicables al presente procedimiento, habría algunos que el Panel no puede pasar por alto, debido a que el Promovente los ha invocado: El artículo 1(a)(iii) enfoca la mala fe como un factor en los procedimientos de resolución de disputa relativas al registro de nombres de dominio. El requisito es que, a fin de transferir un registro de dominio a alguien que cuente con derechos de marca, dicho dominio deberá registrarse o usarse de mala fe. El artículo 1(b) de la Política se refiere a ciertos factores que si se actualizan, serán determinantes para deducir que el nombre de dominio fue registrado de mala fe.

No obstante lo anterior, el párrafo 1(b), establece supuestos de forma enunciativa, sobre cuando un nombre de dominio se ha registrado o usado de mala fe. La Política permite otras circunstancias también de uso o registro de mala fe, y que dicho precepto no las contempla. De hecho, el Centro ha elaborado una base sistematizada, que compila las resoluciones de los casos ventilados ante los paneles y que el Centro ha administrado. En muchos casos, las resoluciones se han referido a formas de mala fe localizadas fuera de las categorías del artículo 1(b) y que se han venido invocando en otras decisiones posteriores.

El párrafo 1(b)(i) se refiere a la adquisición del nombre de dominio para venta. El párrafo 1(b)(ii) se concentra en la adquisición para el propósito de bloquear al titular del derecho de marca, entre otros, siempre y cuando la parte demandada haya desarrollado ese tipo de conducta; El párrafo 1(b)(iii) alude a la perturbación de la actividad comercial del competidor. El párrafo 1(b)(iv) analiza el uso de un nombre de dominio para el fin de atraer, mediante engaño, al visitante a un sitio diverso al asociado con la demandante y así especular sobre una ganancia.

En el procedimiento actual, no son aplicables las disposiciones del párrafo 1(b)(i), toda vez que el Titular no provocó una extorsión; y 1(b)(iv), en virtud de que el Nombre de Dominio no está en uso y por lo tanto, no existe posibilidad alguna de que el titular atraiga visitantes o los engañe. En opinión del Panel, tampoco se actualiza el 1(b)(ii), considerando que dicha causal se refiere a casos en los que la marca y el Nombre de Dominio coinciden plenamente, lo cual no acontece en la especie. De igual modo, exige que se “haya desarrollado una conducta de esa índole.” A este respecto, un número importante de Paneles han encontrado que tal conducta se manifiesta cuando la parte demandada ha sido reiterativa en el registro de dominios espúreos. NFL Properties, Inc. et al v. RustyRahe, WIPO Case D2000-0128 o General Electric Company v. Normin Anstalt a/k/a Igor Fydorov, WIPO Case D2000-0452.

Sin embargo, el Panel procederá al análisis del párrafo 1(b)(iii), invocado por el Promovente, toda vez que en la especie podría surtirse.

El Promovente sostiene que el Titular ha trasgredido el párrafo 1(b)(iii) de la Política, ya que ha registrado el dominio para perturbar la actividad del Promovente. No existe duda sobre la actividad competitiva entre Promovente y Titular, no obstante la competencia directa la sostiene el empleador del Titular. Basta una relación de trabajo o sociedad entre el Titular y para quien colabora, a fin de que tal circunstancia se actualice. Por otro lado, el Titular persigue el fin de perturbar la actividad comercial de su competencia.

El Panel considera que el espíritu del párrafo 4(b)(iii) lo constituye el respeto entre competidores, de tal modo que no se invandan sus respectivos ámbitos y esferas de derechos. De esta forma, sustraer un bien del competidor, por ejemplo, una marca –o una parecida- con la que éste mantiene un vínculo, para convertirla en un nombre de dominio, constituye justificación suficiente de mala fe. El concepto “competidor” refleja una presunción de conocimiento. Resultaría difícil creer que un competidor desconoce las marcas de su competencia. En tal virtud, no puede utilizarlas en un nombre de dominio. Sony Kabushiki Kaisha v. sony.net, WIPO Case D2000-1074o Telstra Corporation Limited v. Peter Yellowees, WIPO Case D2002-0638 (no hay justificación posible para elegir un nombre de dominio cuando se conocen los derechos). La prueba de mala fe por el conocimiento queda mayormente evidenciada en casos como el presente, en el que las partes son competidores.

Algunos Paneles han sostenido que sólo puede ocurrir un acto de perturbación cuando el competidor pone una página, haciendo alusión –por lo general atentando en contra de personas- a la actividad del competidor titular de las marcas. Misión KwaSizabantu v. Benjamín Rost, WIPO Case D2000-0279. Sin embargo, este Panel considera posible perturbar la competencia, o por lo menos intentarlo, aún cuando el competidor, en este caso el Titular, ha registrado el Nombre de Dominio, sin que necesariamente lo ponga en uso. El acto de perturbación ocurre por el simple intento de bloquear el acceso al bien sobre el que se tiene derechos. No obstante lo anterior, el que el Titular haya mantenido el Nombre de Dominio en desuso, constituye “posesión pasiva,” de conformidad con los precedentes del UDRP –aplicables extensivamente al LDRP- y por lo tanto, sancionable como un acto adicional de mala fe. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmellows,WIPO Case D2000-0003.

Por consiguiente, el Panel concluye que también concurre en el presente supuesto el tercer requisito exigido por el artículo 1 (a) de la Política en correlación con el 1(b)(iii).

7. Decisión

El Panel Administrativo decide que el Promovente, por las razones anteriormente expuestas, ha probado, de acuerdo con el apartado 1 a) (i), (ii) y (iii) de la Política, que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, ordena que el nombre de dominio <minibar.com.mx> sea transferido al Promovente.

Luis C. Schmidt
Panelista único

Fecha: 18 de junio de 2003