Le Requérant est la société TOURAVENTURE S.A., dont le siège social est à Montreuil, France, représentée par HERBERT SMITH LLP, Paris France.
Le Défendeur est la société MAGIC DAY, représentée par la SCP Patrick François
et associés, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <lecadeau.fr> enregistré le 14 juin 2004.
Le prestataire Internet est la société MailClub.
3. Rappel de la procédure
Une plainte déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 4 octobre 2006.
Le 6 octobre 2006, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après “Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 9 octobre 2006, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le ”Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la plainte, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 30 octobre 2006. Le 17 novembre 2006 le Défendeur a présenté une réponse au Centre, qui a accusé réception de cette réponse le 20 novembre 2006.
Le 24 novembre 2006, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme Expert dans le
présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément
au Règlement et a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une
déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article
4 du Règlement.
4. Les faits
Le Requérantest titulaire de l’enregistrement de marque française LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES du 28 novembre 2003, N° 03 3 260 032 pour désigner notamment les produits et services suivants des classes 16, 35, 38 et 41 “la promotion et le marketing de tous produits de loisirs et de divertissement; services de diffusion d’informations par réseaux de communication mondiale (internet); le divertissement, les activités sportives et culturelles”.
Le 14 juin 2004, le Défendeur a enregistré le nom de domaine <lecadeau.fr>, utilisé à des fins de redirection vers son site internet « www.magicday.fr ».
Par lettre du 24 mars 2006, le Requérant a mis en demeure le Défendeur de transférer le nom de domaine <lecadeau.fr>.
Par réponse du 24 avril 2006, le Défendeur a refusé de déférer à cette mise
en demeure.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que la réservation et l’usage du nom de domaine <lecadeau.fr> constituent l’imitation de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES tant visuellement, phonétiquement, qu’intellectuellement.
- Visuellement et phonétiquement, le nom de domaine <lecadeau.fr> reprend à l’identique les trois syllabes d’attaque de l’enregistrement de l’enregistrement de marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES. L’ajout du terme “.fr” est induit par les contraintes d’adressage sur internet et ne doit par conséquent pas être pris en compte (CA Paris 29 mars 2006).
- Intellectuellement, le nom de domaine <lecadeau.fr> et la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES renvoient à la même notion d’objet que l’on donne à quelqu’un dans l’intention de lui être agréable.
Le Requérant soutient que le nom de domaine crée ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public avec la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES, le nom de domaine redirigeant vers un site proposant des services de loisir identiques ou similaires à ceux visés par la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES.
Par ailleurs, le Requérant allègue que le Défendeur a commis des actes de concurrence déloyale déclinant le même concept que celui développé sur son site internet « www.nouvelles-frontieres.fr ».
Qu’en sa qualité de professionnel, la société MAGIC DAY ne pouvait ignorer l’existence de droit sur la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES enregistrée le 28 novembre 2003.
Par ailleurs, la société MAGIC DAY n’est pas connue sous la dénomination LE CADEAU.
La société MAGIC DAY n’aurait donc aucun intérêt légitime à avoir déposé le nom de domaine <lecadeau.fr> et à l’utiliser pour rediriger les internautes vers son site <magicday.fr>.
Le Requérant soutient en conséquence que le Défendeur aurait enregistré et utilisé le nom de domaine <lecadeau.fr> pour détourner la clientèle de la société TOURAVENTURE vers son site www.magicday.fr et aurait donc commis un acte de concurrence déloyale et de détournement de clientèle.
B. Défendeur
Le Défendeur rappelle qu’il existe 52 marques françaises protégées contenant le vocable “le cadeau”.
Le Défendeur soutient que le risque de confusion entre le nom de domaine <lecadeau.fr> et l’enregistrement de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES est inexistant.
En effet, au plan calligraphique, le nom de domaine <lecadeau.fr> occupe un tiers de l’espace nécessaire pour l’écriture de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES.
Par ailleurs, visuellement la marque du Requérant est constituée de cinq vocables et ne comporte pas moins de dix syllabes alors que le nom de domaine contesté est constitué de deux vocables et s’articule en tout et pour tout sur trois syllabes.
Le Défendeur soutient que le choix du Requérant d’associer le vocable “le cadeau”à la marque antérieurement développée et mondialement reconnue NOUVELLES FRONTIERES prive le mot “cadeau” de sa plénitude de sens.
Il soutient par ailleurs que le site internet a été exploité pendant deux ans sans aucune réaction de la part du Requérant.
En outre, le Défendeur conteste le fait que le vocable “cadeau” soit associé dans l’esprit du consommateur moyen irrémédiablement et automatiquement à la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIèRES.
Enfin, le Défendeur soutient que l’absence d’identité ou de similarité
entre la marque et le nom de domaine d’une part, entre le contenu et le
concept attachés à l’une et à l’autre d’autre part font obstacle
à la reconnaissance d’actes de concurrence déloyale.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence sa transmission à son profit.
L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement, il “fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.
L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.
En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine <lecadeau.fr>, objet de la présente procédure, porte atteinte aux droits de tiers et si le Requérant, sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, justifie de droits sur ce nom de domaine.
A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert constate que le Requérant justifie être titulaire de l’enregistrement de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES, laquelle fait l’objet d’une protection sur le territoire français pour des produits et services dans les classes 16, 35, 38 et 41 depuis le 28 novembre 2003.
L’Expert constate que le nom de domaine <lecadeau.fr> a été réservé le 14 juin 2004 par le Défendeur, soit postérieurement à l’enregistrement de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES.
Le nom de domaine <lecadeau.fr> reproduit partiellement l’enregistrement de marque antérieure LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES en reprenant son élément d’attaque.
L’Expert a pris connaissance des arguments du Défendeur quant à la tolérance de l’utilisation du nom de domaine pendant 2 ans. L’Expert rappelle cependant que seule une tolérance pendant une période ininterrompue de 5 ans peut donner lieu à forclusion et ce uniquement sur décision judiciaire (art. L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle). Il appartient alors à l’Expert d’envisager s’il existe une imitation illicite de la marque et des actes de concurrence déloyale.
- Sur les actes de contrefaçon
L’imitation illicite par reproduction partielle d’une marque complexe relève de l’article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et implique impérativement la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en prenant en compte tous les facteurs pertinents au cas d’espèce, impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes, celle des produits et services et la notoriété du signe antérieur (CA Paris 27 mars 2002).
Sont considérés comme similaires les produits et services qui sont notamment destinés au même public ou qui ont la même fonction (CJCE, 29 septembre 1998, Canon). Il convient en conséquence d’examiner l’activité du site attaché au nom de domaine contesté au regard des produits et services visés par la marque antérieure.
En l’espèce, les produits et services visés par l’enregistrement de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES sont notamment le divertissement ainsi que les activités sportives et culturelles.
Le nom de domaine <lecadeau.fr> redirige vers le site « www.magicday.fr » offrant près de 60 activités de divertissement (cascade, quad, buggy) ainsi que des activités sportives (rafting, golf) et culturelles (cours de cuisine).
L’Expert est ainsi satisfait que les produits et services visés par la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES sont pour certains identiques ou à tout le moins similaires à ceux offerts par le Défendeur.
Quant à la comparaison des signes, l’Expert
rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le suffixe ‘.fr’
doit être écarté pour évaluer la similitude entre les signes en présence en
raison de son caractère technique (Compagnie Générale des Établissements
Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd., Litige OMPI
n° DFR2005-0013).
En cas de reproduction partielle de marque, l’imitation partielle est constituée dès lors que se trouve repris l’élément essentiel de la marque susceptible d’exercer tout ou partie de sa fonction distinctive (CA Paris 18 février 1998).
En l’espèce, la partie de la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES reproduite est le vocable “le cadeau”.
Le terme “cadeau” est défini comme étant ‘une chose offerte à quelqu’un’ (Le petit Larousse).
L’Expert constate que le vocable “le cadeau” a fait l’objet d’un dépôt dans 35 marques françaises en classes 16, 35, 38 et 41 ( et non 52 comme il est soutenu par le Défendeur), dont la marque SELECTOUR LE CADEAU justement relevée par le Défendeur. La marque du Requérant a donc précisément pour objet de désigner des produits et services ayant vocation à être des cadeaux offerts à un autre. Le terme “le cadeau” évoque clairement une caractéristique de ses produits ou services, à défaut de désigner des objets offerts, cette marque pourrait être considérée comme trompeuse pour le consommateur.
L’Expert considère au vu de ces éléments que le vocable “le cadeau” n’est pas susceptible d’exercer tout ou partie de la fonction distinctive de la marque.
L’Expert est en conséquence d’avis qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne entre la marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES et le nom de domaine <lecadeau.fr>.
- Sur les actes de concurrence déloyale
Il est de jurisprudence constante que les faits constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme doivent être distincts de ceux qui réalisent la contrefaçon (CA Paris, 14 juin 2006).
Concrètement, le Requérant doit démontrer qu’un élément non compris dans l’enregistrement de la marque a été reproduit ou imité illicitement en créant un risque de confusion.
Il peut s’agir notamment du graphisme de la marque, du décor, du conditionnement ou encore de la forme du produit considéré (Cass. Com. 17 mars 2004).
La faute peut également consister dans l’économie résultant de l’appropriation du travail d’autrui et dans le détournement de clientèle en résultant (C. Com. 5 juillet 2006).
En l’espèce, l’Expert est d’avis qu’aucun fait distinct de concurrence déloyale n’est démontré.
Le Requérant n’allègue ni ne prouve être connu sous la dénomination “le cadeau”. Ainsi, en enregistrant et en utilisant sciemment le nom de domaine <lecadeau.fr>, le Défendeur n’a pas cherché à profiter de la réputation du Requérant.
L’Expert estime ainsi pouvoir légitimement déduire de ces considérations que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <lecadeau.fr> par le Défendeur ne sauraient être considérés comme une utilisation de mauvaise foi.
En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <lecadeau.fr> par le Défendeur ne portent pas atteinte aux droits du Requérant.
B. Droit du Requérant sur le nom de domaine litigieux
Comme exposé préalablement, l’Expert estime que le Requérant ne démontre pas que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine contesté a été effectué en fraude de droits des tiers.
De ce fait, l’Expert considère que le Requérant n’est pas bien
fondé à demander la transmission du nom de domaine <lecadeau.fr> à son
profit.
7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert rejette la demande de transmission à son profit du nom de domaine <lecadeau.fr> formulée par le Requérant.
Nathalie DREYFUS
Expert
Le 8 décembre 2006
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