Las Demandantes son Ultima Hora, S.A. y Hora Nova, S.A., España, representadas por Clarke, Modet & Co., España.
La Demandada es La Ultima Hora Noticias, S.L., España, representada por Luis Antonio de Padua Ortiz de Mendívil Zorrilla, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <laultimahora.es>. El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es OVH.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de julio de 2020. El 9 de julio de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de julio de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 23 de julio de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de agosto de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 12 de agosto de 2020.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 20 de agosto de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Las Demandantes son empresas españolas pertenecientes a un grupo empresarial que agrupa diversos medios de comunicación. En concreto, las Demandantes operan en el sector de la prensa escrita y digital nacional, mediante varias publicaciones y diarios de noticias, desde hace más de 125 años. El primer diario de noticias de las Demandantes fue publicado el 1 de mayo de 1893 bajo la marca LA ULTIMA HORA, editándose desde entonces hasta nuestros días. En 1961, las Demandantes modificaron su marca LA ULTIMA HORA por la actual, ULTIMA HORA, coincidente con la denominación social de una de las Demandantes, que desde entonces han utilizado para identificar su diario de noticias impreso, así como también, desde 1998, su publicación digital, ligada al nombre de dominio <ultimahora.es> (registrado el 23 de mayo de 1997).
Las Demandantes son titulares de varias marcas que consisten o contienen la denominación “ultima hora”, de las que son suficientemente representativas para el presente procedimiento las Marcas Españolas Nos. M1296563 ULTIMA HORA, denominativa, registrada el 8 de mayo de 1990, en clase 16; y M2148692 ULTIMA HORA, denominativa, registrada el 5 de febrero de 1999, en clase 38 (colectivamente la “marca ULTIMA HORA”).
El nombre de dominio en disputa fue inicialmente registrado el 21 de abril de 2020 y se encuentra ligado a la página web de un diario digital de noticias en castellano que contiene en su encabezamiento la denominación “la ultima hora noticias”, resaltando dentro de la misma, las palabras “la ultima hora” que parecen en letras mayúsculas de mayor tamaño sobreimpresionadas sobre fondos de colores llamativos en formas rectangulares. Las palabras “la última” aparecen en color blanco sobreimpresionadas sobre un fondo rectangular de color rojo, la palabra “hora” aparece en letras de color negro sobreimpresionadas sobre un fondo rectangular de color amarillo, mientras que, en un tamaño mucho menor, aparece la palabra “noticias” en letras de color gris sobre un fondo rectangular de color blanco. Esta misma combinación de términos (“la ultima hora noticias”) con iguales fondos y colores de letras se incluyen en la parte izquierda del encabezamiento, sobre una franja horizontal de color negro que incluye las secciones de la página web, incluyendo, en este caso, la palabra “noticias” en sentido vertical sobre un rectángulo también vertical de tamaño muy reducido. En la pestaña de navegación de la página se incluyen las letras “luh” (acrónimo de la denominación “la ultima hora”), que también se incluyen al margen de diversas de las noticias y secciones contenidas en la página. Las secciones incluidas en la mencionada franja negra horizontal incluyen “política”, “internacional”, “opinión”, “TV y redes”, “cultura”, y, al pie de la página web se incluyen estas mismas secciones y, además, las secciones “sociedad”, “Madrid”, “ciencia/tecnología”, “economía” y “memoria democrática”. El pie de la página web contiene un “aviso legal”, una sección de “hazte socio” y otra de “¿quiénes somos?”, así como iconos que enlazan con diversas redes sociales. En la sección titulada “¿quiénes somos?” se indica textualmente “ÚLTIMA HORA NOTICIAS! es un medio de comunicación sin ingresos por publicidad ni de bancos ni de multinacionales ni de ningún otro tipo, un diario digital libre de esos grandes poderes y que depende sólo de ti. Aquí encontrarás un equipo de profesionales que consideramos fundamental dar un paso al frente para proteger y cuidar nuestra democracia y la pluralidad de nuestra sociedad con información veraz y rigurosa, sin miedo a mirar de tú a tú a la cloaca mediática y señalar a los grandes poderes. Un equipo dispuesto a trabajar cada día por la información de calidad y el progreso social, en un medio de comunicación independiente que se debe sólo a la gente”. El aviso legal identifica como titular de la página web a la Demandada, indicando su número de identificación fiscal o CIF y, como dato de contacto, una dirección de correo electrónico constituida sobre el nombre de domino en disputa, no se hace referencia a ningún domicilio físico, teléfono u otro dato de contacto. En ninguna de las secciones ni en la página de inicio de esta página web se hace referencia a las Demandantes ni a su marca ULTIMA HORA.
Las Demandantes han acreditado y la Demandada ha reconocido que el nombre de dominio <laultimahora.info> albergó inicialmente la página web del diario digital de la Demandada, desde principios hasta finales del mes de abril de 2020.
La Demandada ostenta también la titularidad del nombre de dominio <laultimahora.info> (registrado el 26 de marzo de 2020), que se encuentra redireccionado al nombre de dominio en disputa, sobre el que las Demandantes igualmente han presentado Demanda ante el Centro (Ultima Hora, S.A. y Hora Nova, S.A. c. La Ultima Hora Noticias, S.L., Caso OMPI No. D2020-1795).
La Demandada se constituyó mediante escritura pública de fecha 5 de mayo de 2020 y su socia mayoritaria, administradora y directora de su publicación digital (Dña. Dina Bousselham), que a su vez figura como contacto administrativo y técnico del nombre de dominio en disputa, es titular de dos solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”). En concreto, de la Solicitud de Nombre Comercial Español No. N0414798 LA ULTIMA HORA NOTICIAS, denominativo, solicitado el 29 de abril de 2020, en las clases 9 y 35, que se encuentra el tramitación presentada por las Demandantes oposición a su registro; y de la Solitud de Marca Española No. M4064943 LA ULTIMA HORA NOTICIAS S.L., denominativa, solicitada el 1 de mayo de 2020, que igualmente se encuentra en tramitación, habiendo presentado también oposición a su registro las Demandantes.
Las Demandantes sostienen en la Demanda:
- Que, gracias a su implantación en el mercado desde 1893 y sus numerosas actividades promocionales, culturales y sociales, la marca ULTIMA HORA goza de reconocimiento y prestigio a nivel nacional e internacional, con una importante cuota de ejemplares vendidos y de audiencia de su soporte digital. Las Demandantes organizan diversas actividades con importantes patrocinadores y anunciantes, algunos incluidos en el índice bursátil Ibex35, entre otros, los galardones “Siurells de Plata” (desde 1965), el “Club Ultima Hora” (desde 1995) y el “Club del Suscriptor” (desde 1998), también diversas conferencias y jornadas anuales junto a entidades como la Fundación Ramón Areces y diversas Universidades Internacionales, eventos relativos a su 125 aniversario y otros muchos que cuentan con la presencia de relevantes personalidades (entre otras, los reyes de España, diversos premios Nobel, deportistas destacados, astronautas, científicos, escritores, directores de cine, etc.). Se aporta material gráfico que acredita estas alegaciones, así como varios certificados de asociaciones y medidores de audiencias digitales.
- Que el nombre de dominio en disputa es muy similar a la marca ULTIMA HORA existiendo un elevado riesgo de confusión, que no evita la adición del artículo “la”, además, su uso para los mismos servicios a los que se refiere la marca ULTIMA HORA incrementa el riesgo de confusión y de asociación, que pone de relieve una simple búsqueda en Internet.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, habiendo sido registrado o adquirido y utilizado de mala fe. El nombre de dominio en disputa fue registrado originariamente por un tercero, no autorizado por la Demandante y sin derecho alguno sobre la marca ULTIMA HORA, casi un mes después del registro del nombre de dominio <laultimahora.info> y solo un día después de remitir a la Demandada un requerimiento (de fecha 20 de abril de 2020 remitido a través de los datos de contacto de la página web de la Demandada que entonces se encontraba operativa bajo el nombre de dominio <laultimahora.info> así como mediante una dirección de correo electrónico facilitada por el Registrador), poniendo en su conocimiento los derechos de marca de las Demandantes. Igualmente se remitió otro requerimiento el 12 de mayo de 2020 a los datos de contacto de la web operativa ya bajo el nombre de dominio en disputa, apareciendo a partir de entonces el nombre de dominio en disputa inscrito a nombre de la Demandada. La Demandada conocía la existencia de la marca ULTIMA HORA y del periódico de las Demandantes cuando procedió al registro por medio de tercero o a la adquisición del nombre de dominio en disputa.
- Que, hasta en dos ocasiones más se remitieron requerimientos a la Demandada (el 21 y 28 de mayo de 2020) intentando una solución amistosa, contestando la Demandada solamente al último de estos requerimientos, manifestando su negativa a renunciar al nombre de dominio en disputa y al nombre de dominio <laultimahora.info>. Ambos nombres de dominio (el nombre de dominio en disputa y el nombre de dominio <laultimahora.info>) fueron adquiridos y utilizados con anterioridad a la constitución de la sociedad Demandada, a pesar de los requerimientos remitidos por las Demandantes y de la notoriedad de la marca ULTIMA HORA, en un acto desleal que no responde a una oferta de buena fe mercantil como establece la Política. La existencia de una denominación social, de una entidad constituida con posterioridad al conocimiento “efectivo” de los derechos prioritarios de las Demandantes, no puede justificar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
- Que las solicitudes de registro de nombre comercial y de marca (de 29 de abril y 1 de mayo de 2020, respectivamente) presentadas por la Demandada, motivaron que la OEPM citara en sus procedimientos de registro los derechos anteriores de las Demandantes y éstas presentaran oposición a su registro.
- Que la Demandada ha modificado el contenido de la página web ligada al nombre de dominio en disputa tras recibir los requerimientos de las Demandantes. En un principio utilizaba la propia marca de las Demandantes de forma idéntica (ULTIMA HORA), añadiendo posteriormente el artículo “la” y la palabra “noticias”. Se aporta como acreditación una certificación de la página web ligada al nombre de dominio <laultimahora.info> en fecha 5 de mayo de 2020.
- Que no cabe la posibilidad de que coexistan dos publicaciones de periódicos digitales con líneas editoriales diferentes bajo nombres de dominio tan similares. La confusión es evidente. Las Demandantes han recibido comunicaciones y noticias que iban dirigidas a la Demandada.
Las Demandantes citan diversas decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “Política”) que consideran aplicables al caso y solicitan la transferencia del nombre de dominio en disputa.
La Demandada sostiene en el Escrito de Contestación a la Demanda:
- Que admite el relato histórico relativo al grupo empresarial de las Demandantes, pero tanto la Demandada, como su socia, administradora y directora de su publicación digital, así como los colaboradores de ésta, desconocían la existencia del diario ULTIMA HORA, ya que el mismo tiene un ámbito local, circunscrito a las islas Baleares. El objeto social de las Demandantes indica textualmente “Publicación por cuenta propia de impresos periódicos en la isla de Mallorca y, en general en Baleares, publicando entre otros el diario ‘Ultima Hora’, no pudiendo dedicarse a otras actividades que no tengan relación directa con las de carácter informativo y editorial, lo que podrá realizar en cualquier punto de España”.
- Que no discute la similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y el utilizado por las Demandantes (<ultimahora.es>), pero ello no ocasiona riesgo de confusión con la marca ULTIMA HORA, ya que los términos que componen esta marca junto a la partícula “la” son palabras comunes usadas en infinidad de situaciones y mercados, siendo difícil asociarlas con una publicación determinada, como acredita el elevado número de marcas y denominaciones sociales que incluyen estos términos. El nombre de dominio en disputa se compone de 3 términos genéricos del diccionario.
- Que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que su denominación social es La Ultima Hora Noticias, S.L., que coincide en su práctica totalidad con el nombre de dominio en disputa, habiendo sido constituida el 5 de mayo de 2020, con la preceptiva certificación del Registro Mercantil Central sobre la inexistencia de otras entidades con la misma denominación social, en plena vigencia del estado de alarma decretado en España. No fue fácil conseguir el otorgamiento de la escritura de constitución de la Demandada, dadas las limitaciones impuestas por el mencionado estado de alarma, que limitaba el otorgamiento de instrumentos públicos a razones de urgencia inaplazable alegadas por los otorgantes y libremente apreciadas por el fedatario autorizante, lo que explica que, antes de dicho otorgamiento, en proceso de constitución, se iniciara la publicación del diario digital de la Demandada, desde primeros de abril de 2020, utilizando el nombre de dominio <ultimahora.info> (la Demandada se refiere en realidad al nombre de dominio <laultimahora.info>) y, al poco tiempo, el nombre de dominio en disputa. Además, la Demandada ha solicitado el registro del nombre comercial LA ULTIMA HORA NOTICIAS y de la marca LA ULTIMA HORA NOTICIAS S.L., que se encuentran en plena tramitación.
- Que se rechaza de forma absoluta que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe. No existe evidencia alguna de que la Demandada tuviera en mente la marca ULTIMA HORA en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa ni que haya procedido a su registro para aprovecharse de su reputación. Tampoco hay evidencias de que la Demandada haya ofertado la venta o cesión del nombre de dominio en disputa a las Demandantes o a sus competidores, haya perturbado la actividad de las Demandantes o el uso de sus marcas en Internet, o haya pretendido usar el nombre de dominio en disputa para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con las Demandantes. La Demandada ha pretendido iniciar un negocio desvinculado de los derechos previos de las Demandantes, como acredita el contenido de su publicación. Además, la marca ULTIMA HORA no es renombrada ni notoria en España, ni se compone de términos de fantasía, sino de palabras del diccionario de uso habitual en castellano.
La Demandada cita diversas decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y de la Política que considera aplicables al caso y solicita que se desestime la solicitud de transferencia del nombre de dominio en disputa.
La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política, dadas las similitudes del Reglamento con la Política, y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
En primer lugar, debe examinarse si las Demandantes ostentan Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, nombres comerciales, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
Las Demandantes ha demostrado ser titulares de varias marcas que consisten o contienen la denominación “ultima hora”, que se encuentran válidamente registradas, son válidas en España y han sido objeto de un uso continuado en el mercado español desde hace más de 125 años (primero bajo LA ULTIMA HORA y desde 1961 como ULTIMA HORA). Además, la denominación social de una de las Demandantes coincide con estas marcas (Ultima Hora, S.A.). En consecuencia, el Experto considera que las Demandantes ostentan Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la denominación “ultima hora”, tanto por vía de sus registros marcarios y la denominación social de una de las Demandantes, como por vía del uso continuado de su marca ULTIMA HORA en el mercado nacional durante un periodo de tiempo y en unas circunstancias suficientes como para que esta marca se haya convertido en un identificador o distintivo valido, que los consumidores asocian con las Demandantes y sus publicaciones. Véase en este sentido la sección 1.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Respecto al análisis de la concurrencia del primer presupuesto o elemento de la Política, extrapolable (mutatis mutandis) al primer requisito del Reglamento, es importante destacar que en los casos en los que se incorpora íntegramente la marca relevante o al menos un elemento preponderante de la misma es reconocible en el nombre de dominio, se considera que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a dicha marca relevante, a los efectos de la Política o del Reglamento (con la particularidad de que el Reglamento proporciona una definición de lo que constituyen Derechos Previos a los efectos de dicha comparativa). También se ha destacado que el dominio de nivel superior genérico (por sus siglas en inglés “gTLDs”), y el dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”), por su carácter técnico, generalmente carecen de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenidos en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política o del Reglamento. Véase en este sentido las secciones 1.7, 1.8 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El distintivo coincidente con la denominación social de una de las Demandantes, usado como marca para identificarse en el mercado, comercializar y difundir sus publicaciones tanto en prensa impresa como digital, se reproduce de forma idéntica e íntegra en el nombre de dominio en disputa, siendo la marca ULTIMA HORA directamente reconocible en el nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa solo añade el articulo femenino “la” antes de la marca de las Demandantes (que no sirve para impedir un fallo de similitud hasta el punto de causar confusión bajo el primer elemento del Reglamento) y el ccTLD “.es”, que por su carácter técnico carece de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. En consecuencia, los Derechos Previos de la Demandante son claramente reconocibles en el nombre de dominio en disputa, siendo suficiente para concluir que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante.
Por tanto, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa resulta similar hasta el punto de causar confusión con la marca y la denominación social que constituyen los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido, respecto al mismo, el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo las Demandantes quienes ostentan la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por las Demandantes prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En el presente caso, las pruebas presentadas por las Demandantes acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte de la Demandada, por cuanto ésta no se encuentra autorizada para el uso ni ostenta ningún derecho en relación a la marca ULTIMA HORA de las Demandantes, no siendo licenciataria de la misma.
La Demandada ha alegado que su denominación social coincide casi totalmente con el nombre de dominio en disputa y que ha presentado solicitud de registro de un nombre comercial y una marca en España, relativos respectivamente a las denominaciones “la ultima hora noticias” y “la ultima hora noticias, s.l.”, que se encuentran en tramitación. Sin embargo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa no coincide exactamente con la denominación social ni con las mencionadas solicitudes de protección registral de derechos de propiedad industrial, omitiendo el término “noticias”, que las referidas solicitudes de protección registral de derechos de propiedad industrial no son titularidad de la Demandada sino de uno de sus socios y que los actos de constitución de la sociedad de la Demandada, así como las referidas solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial ante la OEPM, son posteriores al registro del nombre de dominio en disputa, así como al primero de los requerimientos remitidos a la Demandada (o, más propiamente, a sus socios antes de la constitución social de la Demandada) por las Demandantes informando sobre sus Derechos Previos.
La Demandada señala que, debido al estado de alarma decretado en España, no fue fácil conseguir que un fedatario público autorizara su escritura de constitución, por lo que, ya antes de su constitución, “desde primeros de abril de 2020”, había iniciado su publicación digital utilizando el nombre de dominio <laultimahora.info> y, a continuación, “al poco tiempo” el nombre de dominio en disputa. Al respecto, el Experto nota que no se aclara por la Demandada cuál fuera el motivo para el registro del nombre de dominio en disputa, cuando, según indica, ya era titular y se encontraba utilizando otro nombre de dominio (<laultimahora.info>) y, en definitiva, el Experto considera, además, que las alegaciones y prueba aportadas por la Demandada no permiten concluir que la misma fuera comúnmente conocida (y no de forma meramente incidental) por la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa, antes de su registro o adquisición del mismo, durante el “poco tiempo” en que la misma había ya iniciado su publicación digital, no habiéndose aportado ninguna evidencia concreta y creíble en este sentido, ni tampoco que puedan derivarse de las solicitudes de registro de marca y de nombre comercial presentadas por uno de los socios de la Demandada, de las que no es titular ni ha acreditado ostentar ningún otro derecho la Demandada, ni derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, que parece haber sido registrado con independencia y en un momento anterior a la presentación por parte de su socia mayoritaria de tales solicitudes de registro ante la OEPM. Asimismo, el Experto nota que la Solicitud de Nombre Comercial Español No. N0414798 LA ULTIMA HORA NOTICIAS, y la Solitud de Marca Española No. M4064943 LA ULTIMA HORA NOTICIAS S.L., se encuentran en tramitación, habiendo presentado también oposición a su registro las Demandantes. En este sentido el Experto considera que dichas solicitudes por si mismas no serían suficientes a los efectos del Reglamento para que se reconozcan derechos o intereses legítimos la para la Demandada en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.3 y 2.12 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto nota, además, que las Demandantes han acreditado haber remitido un primer requerimiento informando sobre sus Derechos Previos, unos quince días antes de su constitución social y un día antes del registro del nombre de dominio en disputa, así como otros varios requerimientos posteriores (tres más), sin que tales notificaciones aparentemente hicieran que la Demandada reaccionara alegando la existencia de ningún derecho o interés legítimo, ni mostrase ningún signo de tratar de evitar o, al menos, reducir, la confusión con la marca previa de las Demandantes y su publicación. En este sentido, si bien el Experto entiende que el riesgo de confusión en los usuarios de Internet por asociación con la marca de la Demandante se produciría como consecuencia de la alta similitud del nombre de dominio en disputa con la marca de las Demandantes (ya con anterioridad a que el usuario acceda a la página web), el Experto considera relevante, no solo la falta de contestación a los referidos requerimientos, salvo al último, sino, además, la inacción de la Demandada y su aparente falta de disposición para tratar de evitar la confusión, no constando, en la página web ligada al nombre de dominio en disputa, que contiene el diario digital de la Demandada, ninguna referencia, a modo de disclaimer, que trate de reducir la confusión con las Demandantes, su marca ULTIMA HORA y su edición digital ligada a un nombre de dominio (<ultimahora.es>) tan similar con el nombre de dominio en disputa, ni tampoco información detallada sobre la Demandada que permitiera vislumbrar o constatar su falta de relación con las Demandantes y sus publicaciones.
El Experto, haciendo uso de los poderes conferidos por el Reglamento, ha consultado la página web de la Demandada, ligada al nombre de dominio en disputa, no habiendo encontrado ninguna referencia a las Demandantes ni a su publicación; no existiendo ningún indicio en la referida página web de que la Demandada haya tratado al menos de reducir el posible riesgo de confusión o de asociación de los usuarios de Internet. Particularmente, además, la sección relativa a explicar quién es la Demandada (bajo el título “¿Quiénes somos?”, reproducida literalmente en los Antecedentes de Hecho), ni siquiera incluye la denominación social completa de la Demandada, sino “Ultima Hora Noticias” sin el artículo “la” ni su forma social (S.L.), y, aunque explica sus loables intenciones, nada indica que sirva para desligar esta publicación de la propia de las de las Demandantes. Es también destacable que, el aviso legal incluido en la página web de la Demandada, incluye su denominación social, esta vez completa, así como su número de identificación fiscal y una dirección de correo electrónico constituida sobre el nombre de domino en disputa, pero no incluye ninguna dirección física, teléfono u otros datos de contacto, ni tampoco referencia alguna a su falta de conexión con las Demandantes y su publicación. Tampoco su sección “contacto” ni ninguna otra sección de la página web de la Demandada incluye una dirección física, teléfono u otros datos de contacto adicionales, ni referencia alguna a su falta de conexión con la marca ULTIMA HORA y la publicación de las Demandantes.
Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. A juicio del Experto, la propia naturaleza del nombre de dominio en disputa, que incluye la marca ULTIMA HORA de la Demandante de forma íntegra e idéntica, añadiendo únicamente el artículo “la”, crea un alto riesgo de confusión y de asociación implícito. Por lo que es difícil concebir la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto al mismo, ya que, incluso aunque el mismo fuera utilizado de buena fe, sin ánimo de crear confusión, la confusión o riesgo de asociación se encuentra implícito en el propio nombre de dominio, al ser prácticamente idéntico a la marca de las Demandantes. Véase en este sentido la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto nota, además, otras circunstancias relativas al uso del nombre de domino en disputa que pueden potenciar el riesgo de confusión, como (i) la representación gráfica de los términos “la última hora noticias” en la página web de la Demandada, destacando los términos “la última hora” en mucho mayor tamaño y en colores llamativos, mientras que el término “noticias” se encuentra en colores que no destacan (en letras gris sobre fondo blanco), en menor tamaño o incluso en sentido vertical (en algún caso) difícil de ser percibido como relevante o pasando inadvertido; (ii) la propia circunstancia de que el término “noticias” esté directamente relacionado con los servicios de la página web, que contiene una publicación de noticias, por lo que normalmente será percibido por los usuarios de Internet como no relevante desde el punto de vista distintivo de la publicación de la Demandada; (iii) el hecho de que ambas partes se dediquen al mismo sector de actividad; y (iv) y la circunstancia de que la edición digital de las Demandantes se encuentre ligada a un nombre de dominio (<ultimahora.es>) tan similar al nombre de dominio en disputa así como al segundo nivel del nombre de dominio en disputa.
Además, considerando la larga trayectoria del diario de las Demandantes en España (desde 1893), que incluso se denominó durante su primera etapa (hasta 1961) de forma idéntica al nombre de dominio en disputa (LA ULTIMA HORA), que el mismo se edita en forma digital desde hace más de 20 años (desde 1998) bajo un nombre de dominio prácticamente idéntico al nombre de dominio en disputa (<ultimahora.es>) cubriendo noticias, no solo locales de las Islas Baleares, sino nacionales e internacionales, así como los datos de audiencia y tirada documentados por las Demandantes, el Experto considera que la marca ULTIMA HORA goza de notoriedad en España dentro de su sector, concluyendo que el nombre de dominio en disputa perjudica los Derechos Previos de las Demandantes, ocasionando un riesgo de confusión y de asociación para los consumidores y usuarios de Internet. La Demandante aporta una búsqueda en Google de los términos “la ultima hora” (la búsqueda llevada a cabo sin entrecomillado) que evidencia y reafirma la facilidad con la que un usuario de Internet podría confundir los nombres de dominio de ambas partes y asociar el nombre de dominio en disputa con las Demandantes. Las Demandantes señalan también que la confusión o asociación se habría producido además en tanto que las Demandantes habrían recibido varias comunicaciones remitidas a las Demandantes que estaban destinadas a la Demandada, si bien el expediente no incluye dichas comunicaciones, el Experto no considera necesario solicitar las mismas ya que tanto la naturaleza o composición del nombre de dominio en disputa como las evidencias aportadas que obran en el expediente permiten concluir la existencia del riesgo de confusión del nombre de dominio en disputa por la potencial asociación implícita de los usuarios de Internet con las marcas de las Demandantes.
El Experto desea aclarar, además, que la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa esté compuesto por palabras incluidas en el diccionario no confiere en sí misma, automáticamente, derechos o intereses legítimos en la Demandada, sino que es preciso, para ello, que el nombre de dominio en disputa sea objeto de un uso genuino que no perjudique los derechos de terceros ni induzca a confusión a los consumidores o usuarios de Internet. Véase en este sentido la sección 2.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Las referidas circunstancias impiden considerar, a juicio del Experto, que la Demandada haya refutado la prueba prima facie presentada por las Demandantes en relación al nombre de dominio en disputa, no pudiendo entender que la Demandada ostente derechos o intereses legítimos respecto al mismo en el sentido del Reglamento, estimando cumplido, por tanto, el segundo requisito contenido el artículo 2 del Reglamento.
El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Es importante destacar que el Reglamento, a diferencia de la Política, amplía este tercer elemento o requisito, no solo a los supuestos de registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, sino también a aquellos supuestos en los que o bien el uso o bien el registro se haya producido de mala fe, es decir, bastando que el registro o el uso se hayan realizado de mala fe.
En relación a este tercer elemento o requisito, el estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En este punto la Demandada alega desconocimiento respecto a los Derechos Previos de las Demandantes. Sin embargo, el Experto nota que, una simple búsqueda en Internet pone de relieve la existencia de la marca de las Demandantes, además, la notoriedad de la marca ULTIMA HORA en España dentro del sector de las publicaciones impresas y digitales de noticias, o el conocimiento de los medios competidores que cabe presumir a la Demandada por encontrarse dentro del mismo sector, son indicios que apuntan a que, en un balance de probabilidades, quepa considerar que la Demandada conocía o debía conocer la existencia de las Demandantes, de su marca ULTIMA HORA y de sus publicaciones digital e impresa. Véase en este sentido la sección 3.2.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Sin perjuicio de lo anterior, las Demandantes han acreditado haber remitido un requerimiento informando sobre sus Derechos Previos, remitido a los datos de contacto que constaban en la publicación digital bajo el nombre de dominio <laultimahora.info>, en fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa (justo un día antes, el 20 de abril de 2020), por lo que el Experto considera que, en un balance de probabilidades, se puede concluir que la Demandada conocía la existencia de las Demandantes y de sus Derechos Previos, así como el perjuicio que el registro del nombre de dominio en disputa podía producir a éstos, cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa.
Se alega, además, por las Demandantes que la adquisición por la Demandada del nombre de dominio en disputa no se produce hasta, al menos, el 13 de mayo de 2020, habiendo sido registrado inicialmente a nombre de un tercero y que, tanto la constitución social de la Demandada como la presentación, por parte de su socia mayoritaria, de las solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial ante la OEPM no pertenecientes a la Demandada pero alegadas por la misma, son posteriores a su primer requerimiento. Las Demandantes han aportado un WhoIs de fecha 12 de mayo de 2020 que muestra que en ese momento el nombre de dominio en disputa se encontraba registrado a nombre de un tercero. No obstante, el Experto considera que, atendidas las circunstancias del caso, cabe concluir que el nombre de dominio en disputa ha estado siempre sometido a un mismo control, al haber estado en todo momento ligado a la publicación de la Demandada, albergado ésta edición digital desde su registro. De modo que, no es posible considerar que el momento a tener en cuenta para valorar la intencionalidad de la Demandada sea el de su efectiva adquisición formal o registral del nombre de dominio en disputa tras su constitución social, sino la propia fecha del registro del nombre de dominio en disputa, pues nada indica en el expediente que haya habido un cambio de control efectivo, aunque el titular formal o registral del nombre de dominio en disputa haya cambiado, apuntando las circunstancias del caso a que tanto la Demandada como el titular registral anterior del nombre de dominio en disputa se encuentren vinculados, siendo ambos parte del mismo negocio o proyecto. En este punto, el Reglamento, al igual que la Política, atiende no a una titularidad formal o registral del nombre de dominio en disputa, sino a su control efectivo. Véase en este sentido la sección 3.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
No obstante, a juicio del Experto, resulta razonable concluir que, en el balance de las probabilidades, el nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada (o, en realidad, por sus socios o persona relacionada con la misma, antes de su constitución social) con conocimiento de los Derechos Previos de las Demandantes de los que había sido informada la Demandada (en constitución), a través de los datos de contacto disponibles en <laultimahora.info>. En este sentido, llama la atención del Experto que el nombre de dominio en disputa fuera registrado justamente un día después a la remisión del primer requerimiento de las Demandantes. Asimismo, las Demandantes señalan que se habría remitido un segundo requerimiento el 12 de mayo de 2020 a los datos de contacto de la web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa, teniendo lugar con posterioridad un cambio en la titularidad “registral” del nombre de dominio en disputa, que pasaría a reflejar a la Demandada como titular. Por lo que, en un balance de probabilidades, todo apunta a que la reacción de la Demandada (o de sus socios) ante el mencionado primer requerimiento (un día antes del registro del nombre de dominio en disputa) y los posteriores, fuera, precisamente, su constitución en forma de sociedad mercantil, durante un estado de alarma por “razones de urgencia inaplazable” (que no se aclaran por la Demandada ni el Experto alcanza a comprender), el registro del nombre de dominio en disputa y su posterior adquisición formal por la Demandada, así como el redireccionamiento al mismo de la página web que, hasta entonces, se había venido alojando en el nombre de dominio <laultimahora.info>, y la presentación, por parte de la socia mayoritaria, administradora y directora de la publicación digital de la Demandada, de las mencionadas solicitudes de registro de marca y de nombre comercial ante la OEPM.
Es particularmente destacable que la Demandada no ha indicado ningún motivo para el registro del nombre de dominio en disputa, cuando ya se encontraba utilizando para la difusión de su publicación digital el nombre de dominio <laultimahora.info>, habiendo procedido al registro del nombre de dominio en disputa precisamente un día después de ser informada (o a sus socios o persona relacionada con la misma, antes de su constitución social), a través de los datos de contacto del nombre de dominio <laultimahora.info>, de los Derechos Previos de las Demandantes, optando, no por intentar evitar el posible perjuicio de tales Derechos Previos de las Demandantes, sino por registrar el nombre de dominio en disputa albergando en el mismo la página web de su publicación digital, hasta entonces ligada al nombre de dominio <laultimahora.info>, dejando éste último sin contenido, redireccionado al nombre de dominio en disputa.
El Experto nota que nada explica en el expediente el motivo de esta actuación de la Demandada, una vez recibido el requerimiento de las Demandantes, pasando, un día después de tal requerimiento, a registrar el nombre de dominio en disputa, que guarda mayor parecido con el utilizado por las Demandantes para albergar su publicación digital (y al segundo nivel del mismo). Estas circunstancias apuntan, a juicio del Experto, en un balance de probabilidades, a una intencionalidad por parte de la Demandada (o de sus socios) de no evitar el perjuicio de los Derechos Previos de las Demandantes, una vez éstos les habían sido notificados, sino, al contrario, ocasionar mayor perjuicio a tales Derechos Previos, adoptando el nombre de dominio en disputa con constancia e intención de aproximarse o asemejarse aún más a los referidos Derechos Previos en lugar de seguir utilizando el nombre de dominio <laultimahora.info>, dejando éste último en desuso redireccionado al nombre de dominio en disputa, en un intento probable de no evitar, sino de buscar la confusión y el perjuicio de la marca de las Demandantes. Además, la actuación de la Demandada o de sus socios, a juicio del Experto, muy probablemente revela también un intento de evitar la aplicación del Reglamento o al menos de evitar que las Demandantes ejercieran los derechos de que habían informado a la Demandada (o a sus socios) en su requerimiento. Estas circunstancias determinan, en conclusión, a juicio del Experto, que, muy probablemente la Demandada o sus socios registraran el nombre de dominio de mala fe.
El Experto nota que la Demandada ha reconocido que era titular y utilizaba para su publicación digital un nombre de dominio (<laultimahora.info>) distinto al nombre de dominio en disputa, no habiendo alegado ninguna razón que pueda justificar el posterior registro y uso del nombre de dominio en disputa para albergar su publicación digital, que además guarda mayor parecido con el nombre de dominio utilizado por las Demandantes (<ultimahora.es>).
En cualquier caso, la conclusión afirmativa sobre la probable mala fe de la Demandada en cuanto al uso del nombre de dominio en disputa resulta suficiente a los efectos del Reglamento para entender cumplido el tercer requisito del mismo.
En este sentido, el Experto considera que dada la elevada similitud del nombre de dominio en disputa con la marca de las Demandantes, la confusión o afiliación resulta implícita por la propia naturaleza del nombre de dominio en disputa y se acrecienta por la utilización del nombre de dominio en disputa para la misma actividad o negocio de las Demandantes, por lo que, en un balance de probabilidades, a juicio del Experto bajo el Reglamento, resulta probable que como consecuencia del registro o adquisición se produzca una confusión con la referida marca, confusión que, efectivamente, no se ha tratado de evitar ni de reducir en ningún modo por parte de la Demandada, mediante la introducción de ningún disclaimer o de una información completa sobre su identidad y su falta de relación con las Demandantes y su marca ULTIMA HORA, en la página web ligada al nombre de dominio en disputa, a pesar de los repetidos requerimientos de las Demandantes (que remitieron hasta cuatro requerimientos a la Demandada, sin contestación alguna, salvo el último). No consta de las alegaciones y evidencias aportadas por las Partes a este procedimiento, ni del examen de la página web de la Demandada, que la misma haya efectuado acto alguno destinado a evitar o, al menos, reducir el riesgo de confusión implícito derivado de la similitud del nombre de dominio en disputa y la marca ULTIMA HORA. Al contrario, al dejar de utilizar el nombre de dominio <laultimahora.info>, pasando a utilizar, en su lugar, el nombre de dominio en disputa para albergar la publicación digital de la Demandada, se acrecienta, a juicio del Experto, de forma consciente e intencionada, por parte de la misma, el innegable riesgo de confusión y el perjuicio a los Derechos Previos de las Demandantes.
Todas estas circunstancias, llevan al Experto a concluir que, en un balance de probabilidades, resulta probable que la Demandada, registrara o adquiriera y haya utilizado intencionadamente el nombre de dominio en disputa a sabiendas de su similitud con la marca de las Demandantes (y de su mayor similitud con el nombre de dominio utilizado por las Demandantes para la difusión de su publicación digital ULTIMA HORA), a pesar del evidente riesgo de confusión o afiliación con la referida publicación digital y la marca ULTIMA HORA de las Demandantes, creándose potencialmente y de forma intencionada una falsa asociación y confusión implícita para los usuarios de Internet respecto de las marcas y derechos de propiedad industrial de la Demandante, no emprendiendo ningún acto destinado a evitar tal riesgo de confusión o asociación, y, en definitiva, perturbando la actividad y el negocio de las Demandantes.
El Experto desea aclarar que los escenarios o circunstancias descritas respecto del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe en el artículo 2 del Reglamento no son exhaustivas sino meramente ilustrativas (señalando además como último escenario que el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante), por lo que incluso cuando no se hubiere acreditado de forma literal la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el mismo, si las evidencias permiten concluir que la Demandada ha actuado de mala fe a los efectos del Reglamento, en un balance de probabilidades, porque llevara a cabo una conducta abusiva o perjudicial para la marca de las Demandantes, cabe considerar acreditada la concurrencia de mala fe a los efectos del Reglamento. Véase la sección 3.1, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por todo ello, en conclusión, el Experto considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <laultimahora.es> sea transferido a la Demandante Ultima Hora, S.A.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 3 de septiembre de 2020
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