La Demandante es Hard Rock Holdings Limited, con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es Joaquin Gomez Clapes, con domicilio en Santa Cruz de Tenerife, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <hardrocktenerife.es>, en adelante el “Nombre de Dominio”.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de junio de 2011. El 3 de junio de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 6 de junio de 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de junio de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de junio de 2011. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 1 de julio de 2011.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 13 de julio de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Son hechos de los que partir en esta Decisión los siguientes:

La Demandante es Hard Rock Holdings Limited, una sociedad domiciliada en Londres (Reino Unido).

HARD ROCK CAFÉ o HARD ROCK es el nombre comercial y marca de los establecimientos de la Demandante.

Esta denominación es ampliamente conocida en el mercado por los consumidores que la asocian a establecimientos de restauración con una determinada estética. No puede dudarse que nos encontramos ante una marca notoria en el sentido que tiene este término en el Derecho de marcas.

La Demandante es titular de los siguientes registros marcarios, entre otros:

- Marca comunitaria HARD ROCK nº 2197721, solicitada el 30 de abril de 2001.

- Marca comunitaria HARD ROCK nº 7286891, solicitada el 3 de octubre de 2008.

- Marca comunitaria HARD ROCK nº 5848353, solicitada el 12 de abril de 2007.

- Marca comunitaria HARD ROCK nº 4070264, solicitada el 15 de octubre de 2004.

El Nombre de Dominio fue registrado el 23 de marzo de 2010.

El Demandado carece de derechos marcarios inscritos a su favor bajo la denominación “Hard Rock” o “Hard Rock Café” o “Hard Rock Tenerife”.

La actividad comercial y empresarial del Demandado está relacionada con las franquicias. Hay que tener presente que la actividad de la Demandante se desarrolla, precisamente, sobre un régimen de franquicias.

El Nombre de Dominio se encuentra inactivo, en situación de “aparcado”.

El 1 de junio de 2010 la representación autorizada de la Demandante envió un correo electrónico al Demandado poniendo de manifiesto el registro del Nombre de Dominio y que ello suponía una infracción de los derechos de marca de la Demandante. Este requerimiento nunca fue contestado por el Demandado. El 19 de julio de 2010 se reenvió otra vez el mensaje, el cual tampoco fue contestado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante:

El Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con los signos distintivos de marca de los que es titular y que se han listado más arriba.

La marca HARD ROCK o la marca HARD ROCK CAFÉ tienen carácter renombrado en todo el mundo, incluyendo España. En concreto, estas marcas tienen una importante presencia social y cultural.

La Demandante es titular de diversos signos distintivos según se lista más arriba y se describe con exhaustividad en la Demanda.

Dichos signos distintivos fueron registrados mucho tiempo antes que el Nombre de Dominio.

El Nombre de Dominio contiene como elemento principal la marca registrada HARD ROCK a la que simplemente se ha añadido el nombre de la ciudad e isla de Tenerife. Por ello, resulta idéntico o confundible con la marca de la Demandante.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio, como se pone de manifiesto por el hecho de que, en las búsquedas efectuadas, no ha aparecido ninguna marca o signo a su nombre bajo la denominación “Hard Rock Tenerife”. Asimismo, el hecho de no contestar a los requerimientos que la Demandante dirigió al Demandado permite deducir que éste carece de tales derechos o intereses legítimos.

El Demandado registró y está usando el Nombre de Dominio de mala fe. Ello se pone de manifiesto en el hecho del reconocimiento amplio de las marcas de la Demandante, así como que el Demandado pertenece al mundo de las franquicias medio a través del cual se desarrolla la red de la Demandante. Además, el Nombre de Dominio aparece en forma de “parking” o inactivo.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, teniendo en cuenta el Derecho sustantivo aplicable, señaladamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, “LM”) y la Ley de Competencia Desleal española (Ley 3/1991, de 10 de enero, “LCD”). También se tiene en cuenta la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de 1999, “UDRP” según sus siglas en inglés (en adelante, “la Política”).

A. Derechos previos

El Experto considera que las marcas comunitarias de la Demandante HARD ROCK nº 2197721, solicitada el 30 de abril de 2001; HARD ROCK nº 7286891, solicitada el 3 de octubre de 2008; HARD ROCK nº 5848353, solicitada el 12 de abril de 2007; y HARD ROCK nº 4070264, solicitada el 15 de octubre de 2004, entre otras aducidas, constituyen derechos previos de la Demandante en relación con el Nombre de Dominio, que fue registrado en fecha de 23 de marzo de 2010.

La razón es obvia, ya que, desde un punto de vista temporal, es evidente que las marcas comunitarias de la Demandante fueron solicitadas, y obtuvieron final registro, en fecha anterior a cuando se produjo el registro del Nombre de Dominio.

B. Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo

i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

La Demandante ostenta derechos de marca (comunitaria) sobre los términos “hard rock”. Por otra parte, el Experto encuentra que las marcas aducidas por la Demandante tienen la consideración de renombradas, y que las mismas son reconocidas por el público en general como pertenecientes a una cadena de restaurantes de comida ligera.

Asimismo, el Nombre de Dominio está compuesto de las palabras “hard rock” a la que se añade el nombre de la ciudad “Tenerife”.

En consecuencia, de una comparación entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio se aprecia la similitud entre aquéllas y éste. Además, en opinión del Experto, es evidente que dado el renombre de las marcas de la Demandante y que éstas aparecen de forma significativa en el Nombre de Dominio, la posibilidad de confusión en el público consumidor de productos de Internet respecto de si el Nombre de Dominio pertenece o no a la Demandante es muy elevada. El hecho de añadir la palabra “Tenerife” no disminuye esa posibilidad de confusión.

En apoyo de esta conclusión se pueden citar numerosas decisiones UDRP, a saber: Accor S.A. v. jacoop.org, Caso OMPI No. D2007-1257; Future Brands LLC v. Mario Dolzer, Caso OMPI No. D2004-0718; New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; y Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003.

Por consiguiente, el Experto entiende que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

ii) Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos establecido en el Reglamento se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

La Política establece una serie de criterios para determinar si se cumple o no este requisito. Se mencionan, sin que dicha enumeración tenga carácter exhaustivo, las siguientes circunstancias: que el Demandado haya hecho preparativos para utilizar el Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; o que el Demandado haya sido conocido por el Nombre de Dominio, aunque no se hayan adquirido derechos de marca; o, finalmente, que se esté haciendo un uso no comercial del Nombre de Dominio sin intención de desviar consumidores de Internet con finalidad de ganancia comercial o perjudicar de cualquier manera la marca en cualquier forma.

Según reconocen numerosas decisiones, dictadas al amparo del Reglamento y de la Política, la prueba de la existencia de un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio corresponde al demandante. Una vez que éste ha presentado una prueba de que prima facie el demandado carece de derechos o intereses legítimos, corresponde entonces al demandado demostrar que sí los tiene. Se cimenta esta opinión en que al demandante le es difícil averiguar si al demandado se le ha licenciado el uso de una marca; o si ha hecho preparativos serios para el uso del nombre de dominio y, en su caso, cuáles, etc. En cualquier caso, todo demandante debe aportar un principio de prueba acerca de la ausencia de tales derechos o intereses legítimos, y ya corresponde a todo demandado replicar con exhaustividad y mayor contundencia los indicios aportados por el demandante. Así, Sinbar v. Forsyte Corporation, Caso OMPI No. D2008-1667; Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd, Caso OMPI No. D2004-0949; Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited, Caso OMPI No. D2004-0753).

En el caso objeto de esta Decisión, el Experto encuentra que la Demandante ha cumplido con la carga que le supone la aportación de la prueba o indicio inicial. Así, la Demandante ha demostrado que el Demandado carece de derechos marcarios sobre la denominación “Hard Rock Tenerife” o “Hardrocktenerife”. El Demandado no ha contestado las alegaciones de la Demandante con lo que tampoco ha demostrado ostentar derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. Incluso por dos veces la Demandante requirió al Demandado para que cesase en el uso del Nombre de Dominio, momento en el cual el Demandado podría haber hecho valer un hipotético derecho o interés legítimo sobre el mismo. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido.

Todo ello lleva a la convicción al Experto de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

Por todo lo anterior, el Experto considera cumplido el segundo de los requisitos a que se refiere el Reglamento.

iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Finalmente, la Demandante debe probar que el Demandado registró o está usando el Nombre de Dominio de mala fe.

Resulta pacífico que la buena o la mala fe es un requisito esencialmente subjetivo por lo que no es exigible al demandante una prueba plena acerca de su existencia, ya que de otro modo se le estaría exigiendo una suerte de probatio diabolica.

El Reglamento establece una serie de supuestos en los que se entiende que el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe. El listado de supuestos no es exhaustivo, a saber: i) que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el demandado al utilizar el nombre de dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página Web; o v) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

Para el correcto enfoque de la respuesta a dar a este tercer requisito, hay que partir del hecho de que las marcas comunitarias de la Demandante tienen un carácter renombrado. Son ampliamente conocidas del público en general, habida cuenta las noticias presentadas por la Demandante sobre su actividad y marcas.

En estas condiciones, es imposible partir de otra base que no sea la de que el Demandado, cuando registró el Nombre de Dominio, tenía perfecto conocimiento de dichas marcas y actividad, y que al registrar el Nombre de Dominio lo hizo con el fin de impedir a la Demandante utilizarlo legítimamente. No cabe descartar tampoco que el Demandado haya querido atraer usuarios a su página web, puesto que la posibilidad de confusión entre las marcas y actividad de la Demandante y el Nombre de Dominio son muy elevadas, como se ha indicado anteriormente, dada la similitud fonética existente entre aquellas marcas y el Nombre de Dominio. Véanse, por ejemplo, las resoluciones de los casos CBS Broadcasting, Inc. v. LA-Twilight-Zone, Caso OMPI No. D2000-0397, y SSL International PLC v. Mark Freeman, Caso OMPI No. D2000-1080.

Finalmente, téngase presente que el Nombre de Dominio se mantiene inactivo, en situación de “parking de dominios”. Numerosas decisiones UDRP establecen que este hecho, unido a otras pruebas de mala fe, deben llevar a la conclusión de que el Nombre de Dominio está siendo usado de mala fe. Diríamos que la omisión de uso, o la falta de uso, equivale a uso pero de mala fe. Véanse, en este sentido, Westdev Limited v. Private Data, Caso OMPI No. D2007-1903; Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International, Caso OMPI No. D2008-1393; Intel Corporation v. The Pentium Group, Caso OMPI No. D2009-0273, entre otras decisiones.

Por todo ello, entiende el Experto que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe, cumpliéndose, pues, el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <hardrocktenerife.es> sea transferido a la Demandante.

Dr. José Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 28 de julio de 2011