La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <hospitalniñojesus.es> (<xn--hospitalniojesus-gub.es>)y <hospitalniñojesús.es> (<xn--hospitalniojess-7qb1n.es>).

El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de septiembre de 2008. El 16 de septiembre de 2008 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 17 de septiembre de 2008 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativos, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 29 de septiembre de 2008. De conformidad con el párrafo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de octubre de 2008. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 23 de octubre de 2008.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 4 de noviembre de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

4.1 Los nombres de dominio en disputa <hospitalniñojesus.es> (<xn--hospitalniojesus-gub.es>) y <hospitalniñojesús.es> (<xn--hospitalniojess-7qb1n.es>) fueron registrados por el Demandado con fecha 12 de diciembre de 2007. Al parecer, los nombres de dominio en disputa no alojan ninguna página con contenido propio.

4.2 La Demandante es titular del registro de marca español nº 2795010 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS, solicitado el 18 de octubre de 2007, y concedido el 16 de mayo de 2008 para servicios de las clases 41 y 44.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- La Demandante es la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, órgano administrativo de la Comunidad Autónoma de Madrid encargado de ejercer las competencias en materia de sanidad.

- El Hospital Niño Jesús es un hospital público perteneciente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El hospital fue fundado en 1877 y desde entonces ha sido un referente constante para la pediatría española.

- La Demandante es titular del registro de marca español nº 2795010 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS, en las clases 41 y 44.

- La marca HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS es una marca notoria en el sentido del Artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, teniendo en cuenta el reconocimiento y difusión que el hospital de dicho nombre ha alcanzado en la sociedad española.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, pues la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no le ha licenciado su marca ni le ha autorizado el uso de la misma. Más aún, el Demandado no ha hecho ningún uso de los nombres de dominio en disputa desde su registro, incurriendo por tanto en una mera tenencia pasiva de los mismos.

- Ni el nombre del Demandado coincide con la denominación “Hospital Niño Jesús” ni ha sido conocido por dicha denominación

- Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe, pues con ello el Demandado impide que el legítimo propietario de la marca pueda usarla como nombres de dominio.

- La coincidencia de los nombres de dominio en disputa con la denominación del centro hospitalario HOSPITAL NIÑO JESÚS no puede ser casual, teniendo en cuenta el renombre con el que dicho hospital cuenta en el sector médico y en particular en el territorio español.

- El 19 de febrero de 2008 el representante de la Demandante envió un requerimiento al Demandado solicitando la cesión del nombre de dominio <hospitalniñojesus.es>, pues desconocía en ese momento que el Demandado también era titular del nombre de dominio <hospitalniñojesús.es>. Conocido el registro de este segundo nombre de dominio, la Demandante remitió al Demandado la documentación necesaria para la transferencia de ambos nombres de dominio en disputa, documentación que nunca fue enviada por el Demandado a ESNIC. El 5 de agosto de 2008 el representante de la Demandante llamó por teléfono al Demandado, quien indicó que para efectuar el envío de la documentación a ESNIC la Demandante debería hacerle una oferta económica por los nombres de dominio en disputa, confirmando así su mala fe.

- Como se ha señalado, el Demandado realiza una mera tenencia pasiva de los nombres de dominio en disputa, circunstancia que numerosas decisiones del Centro han considerado como uso de mala fe.

Por los motivos expuestos, la Demandante solicita que le sean transferidos los nombres de dominio en disputa <hospitalniñojesus.es> (<xn--hospitalniojesus-gub.es>) y <hospitalniñojesús.es> (<xn--hospitalniojess-7qb1n.es>).

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de nombres de dominio “.es”, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español, al ser además ésta aparentemente la nacionalidad de ambas partes.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política Uniforme para la resolución de controversias en materia de nombre de dominio establecido por ICANN, por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación ha establecido el Centro en los últimos años, tal y como ya se señalaba en Estudios Universitarios Superiores de Andaludía S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0005 o en Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.,Caso OMPI No. DES2007-0006.

A Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante ha acreditado su titularidad sobre el registro de marca español Nº 2795010 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS. Aunque esta marca incluye también los adjetivos “infantil” y “universitario”, lo cierto es que la coincidencia total en la denominación “Hospital Niño Jesús”, por la que además es normalmente conocido dicho hospital, permite afirmar que efectivamente las denominaciones son similares hasta el punto de causar confusión.

En relación con este registro de marca, es de señalar que fue solicitado antes del registro de los nombres de dominio en disputa por el Demandado, pero fue concedido en fecha posterior.

Sin embargo, esa circunstancia no impide reconocer el derecho de marca invocado por la Demandante, tal y como ha sido reconocido en diversas decisiones, incluyendo la recientemente dictada en Amelia Almuedo Mojano v. Manuel Almuedo Muñoz,Caso OMPI No. D2008-1231. En efecto, la Ley de Marcas española, en su artículo 38 otorga una protección provisional a la solicitud de registro de marca desde la fecha de su publicación, publicación que en este caso sí fue realizada fecha claramente anterior a aquélla en la que el Demandado registró los nombres de dominio en disputa. Ello resulta lógico, pues la vigencia formal del registro de marca se computa desde su fecha de solicitud, y por otra parte no sería razonable que un eventual retraso en la tramitación de la solicitud por parte de una Oficina de Marcas perjudicara al solicitante, cuando la existencia de su solicitud de marca ya consta públicamente al haber sido incluida en un Boletín Oficial. De hecho, la existencia de la solicitud de la marca de la Demandante fue hecha pública a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de diciembre de 2007, fecha anterior al registro de los nombres de dominio en disputa por el Demandado.

Sin perjuicio de lo anterior, el sólo hecho de que un nombre de dominio haya sido registrado con anterioridad a la adquisición de derechos marcarios por el Demandante no impide per se la concurrencia del primer elemento de la Política (ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions 1.4). Por lo demás, como se verá a continuación, de las circunstancias del caso, cabe presumir que el Demandado obviamente conocía la existencia de esa marca solicitada, con anterioridad al registro de los nombres de dominio en disputa, por la Demandante.

Con independencia de los derechos que otorga a la Demandante el citado registro de marca, este Experto debe igualmente reconocer a la Demandante los derechos invocados sobre la denominación “Hospital Niño Jesús” sobre la base de la protección que a la marca notoria no registrada confiere el Artículo 6 bis del Convenio de La Unión de París. En efecto, la Demandante ha acreditado que el HOSPITAL NIÑO JESÚS es una institución sanitaria que goza de un evidente renombre y reputación en España, con presencia habitual en los medios de comunicación.

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

B Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Teniendo en cuenta la reputación con que entre los ciudadanos españoles, y entre los madrileños en particular, cuenta el Hospital Niño Jesús, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar algún tipo de derecho sobre dicha denominación, máxime cuando, como la Demandante ha acreditado, recibió un requerimiento ante el cual podría haber invocado los derechos o intereses legítimos que pudiera tener.

- La ausencia de contestación a la Demanda puede, en este caso, considerarse como una asunción o reconocimiento del Demandado que no contestó, de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones, entre las que se encuentra Montes de Piedad y Cajas de Ahorro en Ronda, Cádiz, Málaga, Almería y Antequera (UNICAJA) v. Fernando Labadía Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402, Hipercor, S.A. v. Miguel Ángel González, Caso OMPI No. D2000-0045 o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Juan Galan, Caso OMPI No. D2008-0890.

Por todo ello, el Experto entiende que el Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar en modo o manera alguna la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con los nombres de dominio en disputa.

C Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Este Experto considera que la Demandante ha presentado pruebas e indicios suficientes como para considerar que efectivamente concurre mala fe por parte del Demandado. A esta conclusión se llega si tenemos en cuenta las siguientes circunstancias:

- Ha quedado acreditado que el centro hospitalario llamado Hospital Niño Jesús es ampliamente conocido en toda España, donde goza de renombre sobre todo por su especialización en pediatría. La habitual presencia de la denominación en los medios de comunicación permite sin duda apreciar la concurrencia de mala fe por parte del Demandado al registrar los nombres de dominio en disputa, pues forzosamente había de ser consciente de estar apropiándose de una denominación que de forma notoria identifica al hospital del mismo nombre. La notoriedad de la marca de la Demandante permite por tanto afirmar la concurrencia de mala fe, tal y como se ha señalado en numerosas decisiones como la recientemente dictada en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Juan Galan,Caso OMPI No. D2008-0890.

- Aunque la Demandante no ha aportado prueba alguna de que el Demandado le solicitara una contraprestación económica para acceder a la cesión de los nombres de dominio en disputa, lo cierto es que sí se ha acreditado la existencia de un requerimiento frente al cual el Demandado aparentemente no pudo invocar derecho alguno. Esta circunstancia, unida a la falta de contestación a la Demanda permite igualmente concluir que el Demandado no puede esgrimir ninguna razón para justificar el registro como nombres de dominio de una denominación que de forma notoria identifica a la Demandante.

Ya en la primera decisión dictada en un procedimiento administrado por el Centro en aplicación del Reglamento referida a un dominio “.es”, en Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001, se hizo eco de esta interpretación:

“Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca. (Así se hace reiteradamente en las resoluciones que aplican la Política de la ICANN, cuya interpretación es perfectamente aplicable también a procedimientos sobre nombres de dominio “.es” como el presente, sujeto al Reglamento. Vid, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L., Caso OMPI No. D2002-0830, Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc., Caso OMPI No. D2005-0556, o BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele Caso OMPI No. D2003-0295).

“Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca.”

- En la misma línea, de los datos de los nombres de dominio en disputa parece desprenderse que el Demandado es una persona dentro del ámbito profesional de la medicina. Resulta por tanto más evidente todavía que forzosamente tenía que ser consciente de estar aprovechándose de una denominación que en su sector identifica a un hospital con gran reputación. En este contexto, y tal y como se señaló en el reciente caso Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra v. Viajes Navarra, S.L.,Caso OMPI No. D2008-1035, es necesario traer a colación el Artículo 4 de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la Protección de las Marcas y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos en Internet adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la trigésimo sexta reunión del 24 de noviembre a 3 de octubre de 2001.

- La tenencia pasiva de los nombres de dominio ha sido considerada como circunstancia acreditativa de un uso de mala fe en numerosas decisiones del Centro, como J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frias, Caso OMPI No. D2000-0239 o Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso de los nombres de dominio en disputa.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <hospitalniñojesus.es> (<xn--hospitalniojesus-gub.es>)y <hospitalniñojesús.es> (<xn--hospitalniojess-7qb1n.es>). sean transferidos a la Demandante.

Luis H. de Larramendi
Experto

Fecha: 18 de noviembre de 2008