WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Hotel Appenzell v. "XY"

Verfahren Nr. DCH2015-0013

1. Die Parteien

Gesuchsteller ist das Hotel Appenzell, aus Appenzell, Schweiz, intern vertreten.

Gesuchsgegner ist "XY"¹.

2. Streitiger Domainname

Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <hotelappenzell.ch> (nachfolgend der "Domainname").

Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (dem "Zentrum") am 7. Mai 2015 ein. Es stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für ".ch" und ".li" Domainnamen ("Verfahrensreglement"), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.

Am 23. Juni 2015 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 26. Juni 2015 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 16. Juli 2015.

Die Gesuchserwiderung traf elektronisch am 14. Juli 2015 und per Post am 16. Juli 2015 beim Zentrum ein. Am 15. Juli 2015 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung vom 14. Juli 2015, worin der Gesuchsgegner seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung erklärte.

Das Zentrum bestellte am 22. Juli 2015 Dr. Thomas Legler als Schlichter. Der Schlichter stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 19. August 2015 mit, dass die Schlichtungsverhandlung nicht zu einem Vergleichsschluss geführt habe.

Am 28. August 2015 reichte der Gesuchsteller einen Antrag um Fortsetzung des Verfahrens ein, zusammen mit einer Stellungnahme zum Schlichtungsgespräch und zur Gesuchserwiderung.

Am 28. August 2015 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 14. September 2015 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Der Gesuchsteller ist eine Einzelunternehmung, die mit der Firma "Leo Sutter, Hotel Appenzell" im Handelsregister des Kantons Appenzell-Innerrhoden unter der Firmennummer CHE-102.777.169 eingetragen ist. Sie hat ihren Sitz in Appenzell. Gemäss dem Handelsregisterauszug betreibt der Gesuchsteller unter dieser Firma das Café und Hotel Appenzell. Die Website des Hotels Appenzell findet sich unter dem Domainnamen <hotel-appenzell.ch> (mit Bindestrich).

Der Gesuchsgegner nutzte den streitigen Domainnamen <hotelappenzell.ch> (ohne Bindestrich) für einen gewissen Zeitraum zur Umleitung auf die Website des Hotels Anker in Teufen, Appenzell Ausserrhoden. Zum Zeitpunkt der Einleitung des Streitbeilegungsverfahrens wurde der streitige Domainname nicht mehr aktiv genutzt.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchsteller

Der Gesuchsteller macht zusammengefasst Folgendes geltend:

Firmenrecht: Als seit dem 12. Februar 1987 im Handelsregister eingetragene Firma besteht ein Kennzeichenrecht an der Firma "Hotel Appenzell". Zudem wurde der dem streitigen Domainnamen ähnliche Domainname <hotel-appenzell.ch> bereits am 4. September 1998 registriert, um diesen ab dem 1. April 1999 als Website des Hotels Appenzell zu nutzen. Der streitige Domainname <hotelappenzell.ch> unterscheidet sich lediglich durch das Weglassen bzw. Hinzufügen eines Bindestriches vom Domainnamen des Gesuchstellers.

Der Gesuchsgegner will lediglich vom sehr guten Ruf des Gesuchstellers profitieren, da das Hotel Appenzell weitherum bekannt ist.

Im Weiteren wird durch die Benutzung des streitigen Domainnamens nicht nur das Firmenrecht des Gesuchstellers verletzt. Es steht ihm auch das Recht zu, gestützt auf Art. 29 ZGB die Unterlassung der Namensanmassung zu verlangen.

Unlauterer Wettbewerb: Der streitige Domainname <hotelappenzell.ch> ist mit der Firma des Gesuchstellers und mit dessen Domainnamen <hotel-appenzell.ch> nahezu identisch und bewusst registriert worden, um eine immanente Verwechslungsgefahr zu schaffen. Alleine schon die Registrierung des streitigen Domainnamens verletzt Art. 2 und Art. 3 UWG. Erschwerend kommt hinzu, dass der Domainname <hotelappenzell.ch> mittels direktem Link zur Homepage des Hotels Anker in Teufen verwies und so Benutzer, die den Gesuchsteller suchten, irreführte. Zudem verstösst auch das bewusste Registrieren eines Domainnamens mit der Absicht, Suchmaschinenoptimierungsdienstleistungen anzubieten bzw. den Domainnamen für solche zu binden, gegen den Grundsatz von Treu und Glauben gemäss Art. 2 UWG.

Der streitige Domainname <hotelappenzell.ch> wurde zudem registriert, um diesen Domainnamen gewinnbringend zu verkaufen und somit vom Ruf des Gesuchstellers zu profitieren.

Ein berechtigtes Interesse des Gesuchgegners ist nicht ersichtlich. Vielmehr unterstreicht die Tatsache, dass der Gesuchsgegner den streitigen Domainnamen, welcher praktisch identisch mit denjenigen des Gesuchstellers ist, registrierte und teilweise zur Umleitung benutzte, die böswillige Absicht, vom Ruf und Namen des Gesuchstellers und von Verwechslungen, insbesondere durch die bewusste Verlinkung zum Hotel Anker in Teufen, zu profitieren.

B. Gesuchsgegner

Der Gesuchsgegner hat zusammengefasst Folgendes erwidert:

Entgegen der Darstellung des Gesuchstellers war der Domainname <hotelappenzell.ch> lediglich ein paar Tage aktiv. Der Gesuchsgegner hat den streitigen Domainnamen lediglich zu Vorführungszwecken gebraucht. Die Umleitung vom streitigen Domainnamen auf die Website des Hotels Anker in Teufen ist schon seit Monaten nicht mehr aktiv.

Beim streitigen Domainnamen handelt es sich um einen rein generischen Ausdruck, der von jedermann als Domainnamen registriert werden kann. Dieses Vorgehen entspricht sodann auch der gesetzlichen Praxis. Im Weiteren hatte der Gesuchsteller mehr als ein Jahrzehnt Zeit, den streitigen Domainnamen zu registrieren. Dies hat er jedoch unterlassen, was zeigt, dass er keinerlei Interesse an diesem hat.

Die im Handelsregister eingetragene Firma lautet "Leo Sutter, Hotel Appenzell". Ein Kennzeichenrecht des Gesuchstellers am generischen Begriff "Hotel Appenzell" besteht nicht. Auch dass der Gesuchsteller bereits einen ähnlichen Domainname besitzt, spielt im vorliegenden Verfahren keine Rolle. Entscheidend ist vielmehr, dass der Internetuser durch die Eingabe des Begriffs "Hotel Appenzell" in einer Suchmaschine nicht den Gesuchsteller oder ein anderes konkretes Hotel erwartet, sondern ein beliebiges Hotel in Appenzell bzw. dem Kanton Appenzell. Gerade der Begriff "Appenzell" ist eine Orts- bzw. Kantonsbezeichnung, welche nicht alleine vom Gesuchsteller in Anspruch genommen werden kann.

Der streitige Domainname wird nach der Beilegung des vorliegenden Streits zu einer neuen Website programmiert werden, welche sich eindeutig von derjenigen des Gesuchstellers unterscheidet.

6. Entscheidungsgründe

A. Weitere Schriftsätze

Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements entscheidet der Experte über das Gesuch aufgrund des Vorbringens beider Parteien und der eingereichten Schriftstücke unter Beachtung dieses Verfahrensreglements und sorgt dafür, dass das Streitbeilegungsverfahren mit gebührender Schnelligkeit durchgeführt wird. Dementsprechend weist der Experte die zusätzliche Stellungnahme des Gesuchstellers vom 28. August 2015 aus dem Recht. Wie unten dargelegt wird, hätte diese Stellungnahme ohnehin keinen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens gehabt.

B. Bestand von schweizerischen Kennzeichenrechten

Der Gesuchsteller ist als Einzelunternehmung im Handelsregister des Kantons Appenzell-Innerrhoden unter der Firma "Leo Sutter, Hotel Appenzell" eingetragen. Insofern ist der Gesuchsteller Inhaber folgender Kennzeichenrechte nach schweizerischem Recht:

(i) einer im schweizerischen Handelsregister eingetragenen Firma "Leo Sutter, Hotel Appenzell", die nach Art. 956 Abs. 2 OR geschützt ist;

(ii) eines erworbenen Namensrechts "Hotel Appenzell", das den Gesuchsteller² nach Art. 29 Abs. 2 ZGB schützt.

Entsprechend hat der Gesuchsteller den Nachweis von schweizerischen Kennzeichenrechten gemäss Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements ausreichend erbracht.

C. Die Registrierung und/oder die Verwendung des Domainnamens ist eine klare Verletzung der Rechte des Gesuchstellers

Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung identifizieren Domainnamen in ihrer Funktion die dahinterstehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen und sind deshalb vergleichbar mit Personennamen, Firmen oder Marken (BGE 126 III 239, E. 2b). Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen hat zur Folge, dass diese gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben (BGE 126 III 239, E. 2c).

Der streitige Domainname enthält die Elemente "hotel" und "appenzell" und unterscheidet sich von der Firma des Gesuchstellers lediglich durch den vom Gesetz vorgeschriebenen Zusatz des Eigennamens des Firmeninhabers (Art. 945 Abs. 1 OR). Vorliegend stellt sich insbesondere die Frage, inwiefern der streitige inaktive Domainname Kennzeichenrechte des Gesuchstellers verletzen kann.

(a) Firmenrecht

Gemäss Art. 956 Abs. 1 OR kommen die im Handelsregister eingetragenen und im Schweizerischen Handelsamtsblatt ("SHAB") veröffentlichten Handelsgesellschaften in den Genuss des Firmenschutzes. Gemäss der höchstrichterlichen Rechtsprechung kann sich der Firmeninhaber auf ein Exklusivrecht berufen, sofern ein Domainname mit dem Firmennamen verwechselbar ist (BGE 125 III 91; vgl. auch Casino Bad Ragaz AG gegen Zimat AG, WIPO Verfahren Nr. DCH2010-0035, <casino-badragaz.ch>, 7.B.1). Die Einzelunternehmung des Gesuchstellers wurde bereits am 12. Februar 1987 mit der Firma "Leo Sutter, Hotel Appenzell" im Handelsregister des Kantons Appenzell Innerrhoden eingetragen. Der streitige Domainname wurde einerseits erst Jahre nach der Eintragung des Gesuchstellers im Handelsregister registriert und andererseits ohne die Zustimmung des Gesuchstellers verwendet. Der Gesuchsgegner verwendete den streitigen Domainnamen <hotelappenzell.ch>, wenn auch nur temporär, zur Verlinkung auf die Website des Hotels Anker in Teufen (einem Ort im Kanton Appenzell Ausserrhoden). Zudem hält der Gesuchsgegner in seiner Stellungnahme ausdrücklich fest, dass er den streitigen Domainnamen nach Abschluss des Verfahrens mit Inhalt füllen werde, der sich aber von der Website des Gesuchstellers unterscheide.

Nach Auffassung des Experten schafft der Gesuchsgegner alleine schon aufgrund der Registrierung des streitigen Domainnamens, welcher identisch ist mit dem massgeblichen Teil der Firma des Gesuchstellers, bereits eine Verwechslungsgefahr. Dabei ist es vorliegend unerheblich, dass der Gesuchsgegner den streitigen Domainnamen nicht mehr aktiv nutzt. Vielmehr ist die Verwechslungsgefahr bereits dann gegeben, wenn die Rechte eines Gesuchstellers lediglich gefährdet oder mit Schaden bedroht sind bzw. aufgrund der Umstände eine Schädigung erwartet werden kann (BSK OR-Altenpohl, Art. 956 N 9). Durch die bereits einmal erfolgte temporäre Verlinkung des streitigen Domainnamens <hotelappenzell.ch> auf ein anderes Hotel in der Region Appenzell und der Ankündigung, dass der Domainname nach Abschluss des Verfahrens aktiv genutzt würde, akzentuiert der Gesuchsgegner seine Absicht, eine Verwechslungsgefahr zu schaffen und von dieser zu profitieren.

Weil nach Auffassung des Experten eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist die Nutzung des streitigen Domainnamens unzulässig (Art. 956 Abs. 1 OR). Folglich ist der Gesuchsteller berechtigt, die weitere Nutzung des streitigen Domainnamens zu verbieten oder die Übertragung zu verlangen (Art. 956 Abs. 2 OR).

(b) Namensrecht

Das Namensrecht tritt subsidiär zum Firmenrecht des Gesuchstellers (BGE 117 II 513, E. 3a; BGE 102 II 165, E. 2) und muss deshalb nicht näher untersucht werden.

(c) Wettbewerbsrecht (UWG)

Domainnamen unterstehen (auch) dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 128 II 353, E. 4). Wer "Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen", handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG unlauter. Auch "jedes täuschende oder in einer anderen Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst", ist gemäss der Generalklausel von Art. 2 UWG unlauter und widerrechtlich.

Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung schafft das blosse Registrieren eines Domainnamens noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, da noch keine Gefahr von betrieblichen Fehlzuordnungen entsteht (Urteil HGer SG vom 25. Juni 2002, sic! 2003 348, S. 351 E. III/3c, <breco.ch>; BSK UWG-Arpagaus, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 198-199; vgl. auch Cembra Money Bank AG v. Canan Siddik, Canankredit, WIPO Verfahren Nr. DCH2015-0010, <cembracredit.ch>, 6.B.c; Cartier International S.A. gegen Marc Baertschi, WIPO Verfahren Nr. DLI2015-0001, <cartier.li>, C.4).

Jedoch anerkennt die Lehre eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, falls konkrete Massnahmen zum Gebrauch eines Domainnamens nachgewiesen sind. Dafür muss die Gebrauchsabsicht anhand anderer Sachverhaltsumstände wie entsprechenden Äusserungen des Inhabers oder Vorbereitungshandlungen dargetan werden können (BSK UWG-Arpagaus, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 199). Im vorliegenden Fall wurde der streitige Domainname bereits dazu verwendet, um das Hotel Anker in Teufen zu bewerben. Zudem hat der Gesuchsgegner seine Absicht geäussert, den streitigen Domainnamen nach Abschluss der Streitigkeit aktiv zu verwenden. Ob sich die zu gestaltende Website für den streitigen Domainnamen von derjenigen des Gesuchstellers unterscheidet, ist dabei unerheblich. Insofern verletzt der Gesuchsgegner Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG.

Zudem stellt die Registrierung eines bestimmten Domainnamens eine unerlaubte Behinderung im Sinne von Art. 2 UWG dar, wenn durch die Registrierung der Ruf eines fremden Kennzeichens ausgebeutet werden soll oder wenn sie ohne objektiv schützenswerte Interessen und damit erkennbar zulasten Dritter erfolgte (Rolf H. Weber, E-Commerce und Recht, Rechtliche Rahmenbedingungen elektronischer Geschäftsformen, 2. Aufl., Zürich 2010, S. 159; BSK UWG-Arpagaus, Art. 3 Abs. 1 lit. d N 199; vgl. auch Cembra Money Bank AG v. Canan Siddik, Canankredit, WIPO Verfahren Nr. DCH2015-0010, <cembracredit.ch>, 6.B.c; Cartier International S.A. gegen Marc Baertschi, WIPO Verfahren Nr. DLI2015-0001, <cartier.li>, C.4).

Im vorliegenden Fall hat der Gesuchsgegner bereits einmal, wenn auch nach eigenen Aussagen nur temporär, den streitigen Domainnamen zur Umleitung auf das Hotel Anker in Teufen genutzt. Zudem hat er bereits angekündigt, den streitigen Domainnamen nach Abschluss der vorliegenden Streitigkeit aktiv zu nutzen. Das bisherige Verhalten und die Zeichenwahl des Domainnamens (<hotelappenzell.ch>) legt den Schluss nahe, dass der Gesuchsgegner vom Ruf des Gesuchstellers in irgendeiner Weise profitieren will, beispielsweise durch den gewinnbringenden Verkauf des streitigen Domainnamens an den Gesuchsteller oder Dritte. Das Verhalten des Gesuchsgegners verletzt somit auch die Generalklausel von Art. 2 UWG.

Da der Gesuchsgegner keine schlüssigen Verteidigungsgründe vorgebracht hat, welche die Darstellung des Gesuchstellers widerlegen oder sein eigenes legitimes Interesse begründen, befindet der Experte, dass eine Übertragung des streitigen Domainnamens auf den Gesuchsteller aufgrund klarer Verletzungen von Kennzeichenrechten durch den Gesuchsgegner gerechtfertigt ist.

Zusammengefasst erfüllt der Gesuchsteller unter Berücksichtigung der Vorbringen beider Parteien und der eingereichten Schriftstücke die Voraussetzungen von Paragraph 24 (c) und (d) des Verfahrensreglements.

7. Entscheidung

Aus vorstehenden Gründen entscheidet der Experte, dass der streitige Domainname <hotelappenzell.ch> gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf den Gesuchsteller zu übertragen ist.

Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 15. Oktober 2015

¹ Gemäss Paragraph 25 (b) des Verfahrensreglements hat der Experte ausnahmsweise Teile seines Entscheids von der Veröffentlichung ausgeschlossen.

² Subsidiär zum Firmenrecht; vgl. BSK ZGB I-Bühler, Art. 29 N 62-63.