WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Société des Produits Nestlé S.A. v. James McAvoy

Verfahren Nr. DCH2013-0026

1. Die Parteien

Der Gesuchsteller ist Société des Produits Nestlé S.A. aus Vevey, Schweiz, vertreten durch Fuhrer Marbach & Partner, Schweiz.

Der Gesuchgegnerist James McAvoy aus Bristol, Grossbritannien.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <nesspresso.ch> (nachfolgend der „Domain-Name”).

Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 25. November 2013 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.

Am 27. November 2013 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 29. November 2013 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesucherwiderung war der 19. Dezember 2013.

Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 20. Dezember 2013 mit, dass der Gesuchgegner weder eine Gesucherwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Der Gesuchsteller wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.

Am 23. Dezember 2013 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 15. Januar 2014 Theda König Horowicz als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Der Gesuchsteller ist Inhaber verschiedener Schweizer Marken für das Kennzeichen NESPRESSO, insbesondere:

Die erste NESPRESSO Marke wurde 1985 vom Gesuchsteller registriert. Die obengenannten Marken sind insbesondere für Kaffee und Kaffeemaschinen, daneben aber auch für zahlreiche weitere Waren und Dienstleistungen in der Schweiz geschützt.

Der Domain-Name wurde am 4. Juli 2013 vom Gesuchgegner registriert.

Der Gesuchsteller schickte dem Gesuchgegner mehrere Abmahnschreiben, am 9. Juli 2013, 14. August 2013, 13. September 2013 und 27. September 2013, in denen er insbesondere die freiwillige Übertragung des streitigen Domain-Namens beantragte. Diese Abmahnschreiben wurden vom Gesuchgegner nicht beantwortet und blieben erfolglos.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchsteller

Der Gesuchsteller erklärt, er sei in der Schweiz Inhaber einer Reihe von NESPRESSO Marken. Die Marke NESPRESSO sei aufgrund intensiver Werbebemühungen äusserst bekannt geworden und geniesse den Status einer starken Marke, der ihr einen überdurchschnittlich hohen Schutzbereich gibt. Dieser hohe Bekanntheitsgrad der Marke NESPRESSO sei in mehreren Entscheidungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (nachfolgend „IGE“) anerkannt worden. Demzufolge müssen die Abweichungen zwischen den Marken umso deutlicher sein, um eine Unterscheidbarkeit zu schaffen.

Der Gesuchsteller erklärt weiter, dass die Registrierung und die Verwendung des Domain-Namens sowohl gegen das Marken- und Namensrecht des Gesuchstellers als auch gegen das Lauterkeitsrecht verstösst.

Was das Markenrecht anbetrifft, unterstreicht der Gesuchsteller, dass (i) der Domain-Name <nesspresso.ch> vollumfänglich die Marke NESPRESSO des Gesuchstellers übernimmt und (ii) dass unter der Webseite „www.nesspresso.ch“ unter anderem Kaffeemaschinen und „Nespresso capsules“ angeboten werden. Es bestehe also eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen.

Der Gesuchsteller argumentiert auch, dass durch die Reservierung des Domain-Namens und dessen Benutzung der Gesuchgegner versucht vom guten und bekannten Ruf des Gesuchstellers zu profitieren. Ein solches Verhalten verstosse gegen das Lauterkeitsrecht.

B. Gesuchgegner

Der Gesuchgegner hat weder eine Gesucherwiderung eingereicht, noch auf irgendeine Weise Stellung genommen.

6. Entscheidungsgründe

Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden.

Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.

Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung des Domainnamens rechtfertigt.

A. Bestand von Kennzeichenrechten

Es ist eindeutig, dass der Gesuchsteller in der Schweiz Inhaber von Markenrechten über das Zeichen NESPRESSO ist.

B. Verteidigungsgründe

Der Gesuchsgegner hat in diesem Verfahren keine Verteidigungsgründe geltend gemacht.

C. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten

Gemäss Artikel 13 des Markenschutzgesetzes verfügt der Inhaber einer Marke über das ausschliessliche Recht dieser Marke zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen. Der Inhaber einer Marke kann daher einer dritten Partei den unerlaubten Gebrauch einer Marke verbieten. Massgebend ist dabei, ob der Gebrauch eines Zeichens durch einen Dritten zu einer Verwechslungsgefahr für die Marke führt. Im Zusammenhang mit Domainnamen führt eine Registrierung dann zu einer Verwechslungsgefahr, wenn ein identischer oder ähnlicher Name einer Internetseite zu einer fehlerhaften Zuordnung für eine Ware oder Dienstleistung führt (BGE 128 III 401). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Kennzeichenrecht nach den gleichen Kriterien wie im Lauterkeitsrecht. Es ist daher entscheidend, ob ein durchschnittlicher Internetnutzer unter einem Domainnamen bestimmte Dienstleistungen, Waren oder Informationen über eine Marke oder einen Markeninhaber erwartet.

Es ist unangefochten, dass die Marke NESPRESSO eine bekannte, bzw. eine starke Marke ist. Wie der Gesuchsteller bemerkt, verleiht dieser hohe Bekanntheitsgrad der Marke einen besonderen Schutz, der höher ist als der Schutz einer schwachen Marke. Insbesondere müssen die Abweichungen zwischen den Zeichen umso deutlicher sein, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 10358 vom 6. Januar 2010 in Sachen LOPIMED///CLOPIMED; Entscheid des BVGE B-1009/2010 vom 14. März 2011 in Sachen Credit Suisse / UniCredit Suisse Bank (fig.); Entscheid des BVGE B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 in Sachen Bally / Balù (fig.)).

Der Domain-Name übernimmt vollständig die Marke NESPRESSO und unterscheidet sich nur durch den Zusatz eines einzigen Buchstabens. Phonetisch und visuell sind die Zeichen <nesspresso.ch> und NESPRESSO sowohl visuell wie auch phonetisch quasi identisch.

Ausserdem verweist die Webseite, die unter dem Domain-Namen aufrufbar ist, auf identische Waren, insbesondere Kaffeemaschinen und „capsules Nespresso“.

Die Verwechslungsgefahr zwischen beiden Zeichen ist daher eindeutig zu bejahen.

Aus diesen Gründen kommt der Experte zum Schluss, dass eine klare Verletzung des Markenschutzgesetzes gegeben ist. Eine Analyse des Falls nach dem Lauterkeitsrecht erübrigt sich.

7. Entscheidung

Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name <nesspresso.ch> an den Gesuchsteller übertragen wird.

Theda König Horowicz
Experte
Datum: 4. Februar 2014