Die Gesuchstellerin ist Tropicana Products, Inc. aus Bradenton, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika, vertreten durch Egli & Rutz Rechtsanwälte, Schweiz.

Der Gesuchsgegnerist Christian Hohnbaum aus Wünnewil, Schweiz.

2. Streitiger Domainname

Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <tropicana.ch> (nachfolgend der „Domainname”).

Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (dem „Zentrum”) am 23. Mai 2011 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.

Am 25. Mai 2011 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 31. Mai 2011 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 20. Juni 2011.

Die Gesuchserwiderung traf elektronisch am 20. Juni 2011 beim Zentrum ein. Am 21. Juni 2011 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung des Gesuchsgegners, worin der Gesuchsgegner seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung erklärte. Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 13. Juli 2011 mit, dass die Schlichtungsverhandlung nicht zu einem Vergleich geführt habe.

Am 18. Juli 2011 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 27. Juli 2011 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der schweizerischen Marke Nr. 406280 TROPICANA, die mit Wirkung ab 6. März 1993 für die Warenklassen 31 (Futter- und Futterzusätze) und 32 (Zitrus-Säfte sowie aus Zitrus-Säften hergestellt Getränke, alkoholfreie Getränke und Präparate zur Bereitung derselben) eingetragen ist.

Der streitige Domainname ist seit dem 8. Juli 1998 registriert und seither inaktiv.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin hat vorgebracht, dass der streitige Domainname seit dem 8. Juli 1998 eingetragen und offensichtlich nicht in Betrieb sei. Da aber die Marken der Gesuchstellerin, die nachweislich immer verwendet worden seien, angeblich jedem Domainnamen vorgingen, beantragt die Gesuchstellerin, den streitigen Domainnamen auf diese zu übertragen.

B. Gesuchsgegner

Der Gesuchsgegner hat Folgendes vorgebracht:

Im Jahre 2006 fanden Gespräche zwischen den Parteien statt zur entgeltlichen Übertragung des streitigen Domainnamens. Nachdem der Gesuchsgegner ein letztes Angebot der Gesuchstellerin über CHF 1'000 ablehnte, hörte der Gesuchsgegner nichts mehr bis zur Einleitung des Gesuchs im vorliegenden Verfahren.

Der streitige Domainname wurde vor langer Zeit registriert, um der gleichnamigen Band einer Kollegin einen Internetauftritt zu erstellen. Aus verschiedenen Gründen konnte das Projekt bis heute nicht realisiert werden. Vor einiger Zeit wurden erneut Gespräche aufgenommen mit dem Ziel, vor der Erstellung eines umfangreichen Webauftritts zuerst die Möglichkeiten der Social Media (z.B. Facebook) in Erwägung zu ziehen. Daneben wurden andere Projekte geprüft und Kaufanfragen für den streitigen Domainnamen mit den jeweiligen Antragstellern diskutiert.

Aktuell ist der streitige Domainname fester Bestandteil eines für den Herbst 2011 geplanten Projekts zum Aufbau einer Marketing- und Verkaufsplattform von OEM-Produkten für Schüler und Studenten. Der streitige Domainname soll dabei auf die im Rahmen des Projekts geplanten Freizeitaktivitäten (Verkaufsaktionen, Parties, Events, etc.) verweisen. Da der (andere) Domainname des Gesamtprojekts noch Bestandteil von Verhandlungen ist, ist geplant, bei Nichterfolg der Verhandlungen den streitigen Domainnamen für das Gesamtprojekt zu verwenden. Seitens der beauftragten Agentur wurden bereits ein Konzept und erste Layoutvorschläge erstellt sowie erste Programmierungen vorgenommen. Die bisherigen Aufwände (ca. CHF 20'000) wurden bereits in Rechnung gestellt.

6. Entscheidungsgründe

Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.

Gemäss Paragraph 24(d) liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn:

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.

A. Bestand von Kennzeichenrechten

Wie oben dargelegt wurde, verfügt die Gesuchstellerin über schweizerische Kennzeichenrechte an der Marke TROPICANA.

B. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten?

Das Bundesgericht hielt im bekannten Leitentscheid <berneroberland.ch> fest, dass Domainnamen eine Kennzeichnungsfunktion haben und gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 244). Domainnamen unterstehen überdies dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245). Ist ein Zeichen namens-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domainnamen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002 in sic! 2003 438 ff.).

Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht dem Markeninhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Gemäss

Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen den Gebrauch eines Zeichens untersagen, das die Rechte des Markeninhabers verletzt, z.B. indem es mit einer älteren Marke für gleichartige Waren oder Dienstleistungen identisch oder verwechselbar ist (Art. 3 Abs. 1 lit. a-c MSchG).

Einleitend stellt sich die Frage, ob die Gesuchstellerin allenfalls ihre geltend gemachten Ansprüche aus Markenrecht verwirkt hat, indem sie erst 13 Jahre nach Registrierung des streitigen Domainnamens dieses Verfahren eingeleitet hat. Es ist allgemein anerkannt, dass Markenrechte unter gewissen Voraussetzungen verwirken können (Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin-Staub, Vorb. Art. 52-60 N 58-59). Dazu ist jedoch erforderlich, dass der Verletzer durch tatsächliche und intensive Benutzung des Zeichens einen wertvollen Besitzstand erworben hat (Noth/Bühler/Thouvenin-Staub, Vorb. Art. 52-60 N 62), was beim vorliegenden inaktiven Domainnamen nicht der Fall ist. Die Ansprüche der Gesuchstellerin sind somit nicht verwirkt.

Als nächstes muss geprüft werden, ob ein inaktiver Domainname überhaupt als markenrechtlich verletzender Gebrauch im Sinne von Art. 13 MSchG qualifiziert werden kann. Gemäss Rechtsprechung und Lehre ist dies nicht der Fall (Bundesgerichtsurteil 4C.31/2004 vom 8. November 2004, E. 4.2, <riesen.ch>, mit weiteren Hinweisen; WIPO Verfahren Nr. DCH2004-0014, Feldschlösschen Getränke Holding AG v. John De Souza, <rhäzünser.ch>; vgl. auch Mark Schweizer, 5 Jahre SWITCH-Streitbeilegungsverfahren: Fair.ch?, AJP 8/2009, S. 983-985; Noth/Bühler/Thouvenin-Thouvenin/Dorigo, Art. 13 N 50; a.M. WIPO Verfahren Nr. DCH2006-0030, Automobile Dacia S.A. v. Inan Isik, <dacia.ch>). Dabei kann es nach Meinung des Experten - entgegen der Auffassung des Experten im WIPO-Verfahren DCH2006-0007 (<mercure.ch>) - nicht darauf ankommen, ob die entsprechende Marke berühmt ist oder nicht (vgl. Schweizer, S. 984 und Noth/Bühler/Thouvenin-Thouvenin/Dorigo, Art. 15 N 41 i.V.m. Art. 13 N 50). Auch eine inaktive Registrierung berühmter Marken fällt somit nicht unter Art. 13 MSchG, sondern allenfalls unter Art. 2 UWG (Noth/Bühler/Thouvenin-Thouvenin/Dorigo, Art. 13 N 50 m.w.H.).

Allerdings ist ein Markeninhaber nicht gezwungen zu warten, bis ein Dritter seine Marke verletzt. Er kann auch verlangen, dass der Richter eine drohende Verletzung verbietet (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG; Schweizer, S. 983). Dabei muss es jedoch konkrete Anhaltspunkte geben, dass der Domainname in Zukunft verletzend gebraucht wird (Noth/Bühler/Thouvenin-Staub, Art. 55 N 46; Schweizer, a.a.O.).

Vorliegend ist es fraglich, ob der Gesuchsgegner tatsächlich beabsichtigt, den streitigen Domainnamen in einer Art und Weise zu gebrauchen, welche die Markenrechte der Gesuchstellerin verletzen würde. Auch wenn der Gesuchsgegner gemäss eigenen Angaben beabsichtigt, den streitigen Domainnamen in Zukunft für gewisse Projekte zu benutzen, handelt es sich dabei um den Internetauftritt einer Musikband bzw. die Vermarktung von Freizeitaktivitäten, Parties und Events und somit um Dienstleistungen, die sich stark von den Produkten der Gesuchstellerin (Fruchtsäfte) unterscheiden.

Unter Anbetracht der Umstände ist der Experte der Auffassung, dass zwischen der Marke TROPICANA und dem streitigen Domainnamen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr droht und somit auch kein Anspruch unter Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG geltend gemacht werden kann.

Auch wenn die Gesuchstellerin keine Verletzung von Bestimmungen des UWG behauptet hat, soll der Vollständigkeit halber erwähnt werden, dass das inaktive Halten des streitigen Domainnamens im vorliegenden Fall auch nicht die Generalklausel von Art. 2 UWG verletzt, weil keine Behinderung der Tätigkeit der Gesuchstellerin ersichtlich ist. Die Gesuchstellerin vermarktet ihre Produkte weltweit unter dem Domainnamen <tropicana.com>, in der Schweiz zusätzlich mit dem Domainnamen <mytropicana.ch>. Angesichts der fehlenden Berühmtheit der Marke in der Schweiz und der Tatsache, dass der Begriff "Tropicana" (eine Abwandlung des spanischen Worts trópica/trópical = tropisch) auch für die Bezeichnung von Clubs und Restaurants geläufig ist, besteht kein ausschliesslicher Anspruch der Gesuchstellerin auf den streitigen Domainnamen.

In Anbetracht der vorliegenden Umstände befindet der Experte, dass die Anforderungen von Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements nicht erfüllt sind, sodass die weiteren Voraussetzungen für eine Übertragung des streitigen Domainnamens nicht näher untersucht werden müssen.

7. Entscheidung

Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements weist der Experte das Gesuch ab.

Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 10. August 2011