Die Gesuchstellerin ist die DFI Service SA mit Sitz in Plan-les-Ouates, Schweiz, vertreten durch Rechtsanwalt Julien Blanc von GVA, Gautier, Vuille & Associés in Genf.
Die Gesuchsgegnerin ist die Digicomp Academy AG, Zürich, Schweiz. Sie wird
vertreten durch Raphael Rues, Mitglied des Managements der Gesuchsgegnerin.
2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain Name <d-fi.ch> (nachfolgend
der “Domain-Name”).
3. Verfahrensablauf
Die Beschwerdeschrift ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (das “Center”) am 11. September 2006 per E-Mail und am 14. September 2006 in Hardcopy in französischer Sprache ein. Das Center bestätigte am 19. September 2006 den Eingang der Beschwerdeschrift.
Am 21. September 2006 bestätigte SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain Namens ist. SWITCH bestätigte zudem, dass die Verfahrenssprache Deutsch ist.
Am 3. Oktober 2006 ging daraufhin die Beschwerdeschrift in Deutsch beim Center per E-Mail und am 4. Oktober 2006 in Hardcopy ein.
In Übereinstimmung mit Paragraph 14 des Verfahrensreglements übermittelte das Center am 10. Oktober 2006 die Beschwerdeschrift an die Gesuchsgegnerin. Die Gesuchsgegnerin reichte keine fristgerechte Erwiderung ein, worauf sich ab dem 7. November 2006 die Möglichkeit der Fortsetzung des Verfahrens ergab. Die Beschwerdeführerin beantragte am 10. November 2006 die Fortsetzung des Verfahrens.
Die Gesuchsgegnerin reichte am 9. November 2006 eine verspätete Beschwerdeerwiderung per E-Mail ein. Am 13. November 2006 bestätigte das Center den Empfang der Erwiderung mit Hinweis auf die Verspätung.
Am 21. November 2006 teilte das Center den Parteien mit, dass für das vorliegende Verfahren Herr Tobias Zuberbühler als Experte eingesetzt worden sei und letzterer dieses Amt mit einer Unbefangenheits- und Annahmeerklärung bestätigt habe. Die Entscheidungsfrist wurde auf den 5. Dezember 2006 angesetzt. Am gleichen Tag wurden dem Experten die Akten elektronisch und dann auch noch per Post zugestellt.
In Anbetracht der relevanten Vorbringen der Gesuchsgegnerin wird dieser Experte
die verspätete Beschwerdeerwiderung bei seiner Entscheidung berücksichtigen.
4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft. Ihr Zweck ist Vertretung, Handel, Import und Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Informatikbereich sowie Beratung und Informatikentwicklung. Die Gesuchstellerin ist seit dem 1. Februar 2002 Inhaberin der Marken DFI, D-FI sowie D.F.I., u.a. eingetragen zur Verbreitung von Information und Daten über das Internet und Anbieten solcher Dienste (Beilagen 5 a, b und c der Beschwerdeschrift).
Die Gesuchsgegnerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, mit dem Zweck
der Durchführung von Schulungen und Konferenzen im Bereich der Informatik. Der
Domain Name wurde am 21. Dezember 2000 erstmals registriert (s.u. Ziff. 6.B.i.)
und am 9. August 2001 aktiviert (Recherche auf <www.archive.org> vom 28. November 2006).
Zurzeit ist unter dem Domain Namen eine Website aufgeschaltet, welche Kurse
im Informatikbereich und entsprechende Informationen der D&FI S.A. anbietet,
welche gemäss Website eine Partnerin der Gesuchsgegnerin ist.
5. Parteivorbringen
A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin macht geltend, dass durch die Registrierung und Verwendung des Domain Namens ihre Markenrechte verletzt würden und daher der Domain Name an sie zu übertragen sei.
B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin hat in ihrer verspäteten Gesuchserwiderung behauptet, dass der Domain Name erstmals am 21. Dezember 2000 durch D&FI S.A. registriert worden sei. D&FI S.A. sei zudem eine Schwestergesellschaft der Gesuchstellerin. Weiter führt die Gesuchsgegnerin aus, dass der Domain Name seit diesem Zeitpunkt im heutigen Sinn verwendet worden sei. Ab Oktober 2005 sei dann im Zuge einer Reorganisation des Webservers der Gesuchsgegnerin die Website unter dem Domain Namen mit den restlichen Websites der Gesuchsgegnerin zusammengelegt worden.
Die Gesuchsgegnerin stellt sich angesichts des Datums der ersten Registrierung auf den Standpunkt, dass ihre Schwestergesellschaft D&FI S.A. die Rechte am Domain Namen habe und daher die erwähnte Verwendung auch rechtmässig sei.
Der Erwiderung ist ein WHOIS-Auszug aus der Zeit vor dem aktuellen Auszug angefügt,
wie er sich zum Zeitpunkt dieses Streitbeilegungsverfahrens zeigt und wie er
von der Gesuchstellerin eingereicht wurde (Beilage 3 der Beschwerdeschrift).
In diesem Auszug der Gesuchsgegnerin erscheint denn auch D&FI S.A. als Inhaberin
des Domain Namens, der von ihr gemäss diesem Auszug erstmals am 21. Dezember 2000
registriert wurde.
6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Unter Paragraph 24 (d) des Verfahrensreglements finden sich folgende Konkretisierungen:
Eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts liegt insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain Namens rechtfertigt.
A. Die Gesuchstellerin verfügt über Kennzeichenrechte
Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie Inhaberin von Schweizer Markenrechten an den Kennzeichen DFI, D-FI sowie D.F.I. ist. Der Schutz dieser Marke umfasst u.a. die Verbreitung von Information und Daten über das Internet und das Anbieten solcher Dienste (Beilagen 5 a, b und c der Beschwerdeschrift).
B. Die Registrierung und der Gebrauch des Domain-Namens stellen eine klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin dar
(i) Markenrecht
Die Gesuchstellerin rügt eine Verletzung ihrer erwähnten Markenrechte, v.a. der Marke D-FI durch die Registrierung und Verwendung des Domain Namens aufgrund von Art. 13 des Markenschutzgesetzes (nachfolgend „MSchG”) und bestreitet einen rechtmässigen Gebrauch durch die Gesuchsgegnerin.
Die Gesuchsgegnerin entgegnet, dass die Markeneintragung der Gesuchstellerin nach der Registrierung des Domain Namens erfolgt ist und somit eine zeitliche Priorität zugunsten der Gesuchsgegnerin hinsichtlich des Domain Namens vorliegt.
Die behauptete Ersteintragung des Domain Namens erfolgte am 21. Dezember 2000 durch die D&FI S.A. Diese Behauptung kann durch den aktuellen WHOIS Auszug nicht belegt werden. SWITCH hat auf Anfrage des Experten die bisherigen Registrierungsdaten im Zusammenhang mit dem Domain Namen offengelegt. Diese besagen, dass der Domain Name tatsächlich erstmals am 21. Dezember 2000 registriert wurde. Die Erstregistrierende Infolearn SA hat laut Handelsregisterauszug am 10. Juli 2001 ihren Namen in „Développement & Formation Informatique SA“, oder kurz D&FI S.A geändert. Die D&FI S.A. wiederum wurde gemäss Handelsregisterauszug der Schwestergesellschaft der Gesuchsgegnerin, Digicomp Academy Suisse Romande SA, von derselben am 14. September 2005 übernommen. Damit ist der Domain Name seit seiner erstmaligen Registrierung am 21. Dezember 2000 bis zum heutigen Datum lückenlos zusammen mit der jeweils registrierten Halterin übernommen worden; letztmalig durch die Schwestergesellschaft der Gesuchsgegnerin.
Zudem blieb der Inhalt der unter dem DomainNamen aufgeschalteten Website über die Jahre beinahe gleich.
Daher kann die Gesuchstellerin und Markeninhaberin gemäss Art. 14 MSchG der Gesuchsgegnerin nicht verbieten, das bereits vor der Markenhinterlegung (1. Februar 2002) gebrauchte Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.
(ii) Namens- und Firmenrecht
Eine Verletzung des Firmenrechts im subjektiven Sinne fällt von vornherein ausser Betracht, da die Gesuchsgegnerin sich nicht die Firma der Gesuchstellerin anmasst.
Dagegen kann sich die Klägerin auf Art. 29 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (nachfolgend „ZGB”) berufen und eine Verletzung ihres Namensrechtes rügen, da das Namensrecht eine grössere Reichweite als das Firmenrecht aufweist.
Die schweizerische Lehre und Rechtsprechung anerkennen seit längerem Domain Namen als Schutzobjekte des Namensrechts, da sie einerseits eine dazu gehörende Website und andererseits die dahinter stehende Person identifizieren.
Vorliegend ist also zur Begründung des Verletzungstatbestandes von Art. 29 Abs. 2 ZGB zu beurteilen, ob eine Namensanmassung als Zeichengebrauch vorliegt, diese eine massgebliche Verwechslungsgefahr schafft und wie bei deren Vorliegen die involvierten Interessen zu gewichten sind.
Durch die Verwendung des Domain-Namens zur Bezeichnung einer ihrer Websites verwendet die Gesuchsgegnerin ein sehr ähnliches Zeichen wie den identifizierenden Hauptbestandteil des Namens der Gesuchstellerin, nämlich DFI aus DFI Service SA.
Eine Verwechslungsgefahr aufgrund eines Zeichenähnlichkeitsvergleichs besteht zweifellos, da sich der Domain Name lediglich durch einen Bindestrich zwischen dem D und dem F vom Hauptbestandteil des Namens der Gesuchstellerin unterscheidet. Im Erinnerungsbild oder im Klangbild verschwindet dieser Bindestrich unweigerlich.
Zur Beurteilung der Massgeblichkeit ist auf die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise abzustellen. Das Angebot der Gesuchstellerin richtet sich v.a. an Kunden, die Lösungen im Bereich des Internet-Zugangs und des Webhostings suchen. Demgegenüber spricht die Gesuchsgegnerin Kunden an, die an Weiterbildungsmöglichkeiten im Informatikbereich interessiert sind. Die Überschneidung der Geschäftsfelder kann höchstens da vermutet werden, wo die Gesuchsgegnerin Kurse für Internet-spezifische Belange anbietet. Es kann zwar nicht von sich völlig ausschliessenden Dienstleistungen der Parteien gesprochen werden. Da aber die Gesuchsgegnerin sich klar auf die Ausbildungstätigkeit beschränkt und eine breite Palette an Informatikkursen anbietet, während die Gesuchstellerin sich demgegenüber auf Access- und Hosting-Dienstleistungen beschränkt, sind die Geschäftsfelder deutlich abgesteckt und genügend unterscheidbar, obwohl beide in derselben Region tätig sind. Letztlich kann sich zwar eine Verwechslungsgefahr realisieren, da die Zeichenähnlichkeit gross ist und eine Fehlzurechnung im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise nicht komplett ausgeschlossen werden kann. Die Verwechslungsgefahr dürfte sich aber aufgrund der doch unterschiedlichen Kundenkreise in tolerierbaren Grenzen halten und keine täuschenden oder verletzenden Ausmasse annehmen.
Für die Gesuchstellerin spricht, dass sie Alterspriorität geniesst, da sie bereits 1991 unter ihrem heutigen Namen ins Handelsregister eingetragen wurde. Zudem führt die Gesuchsgegnerin eigene Websites unter ihrem Namen sowohl in Deutsch wie auch in Französisch und kann somit den Markt der Romandie gleichfalls bedienen.
Andererseits hat die Rechtsvorgängerin der Gesuchsgegnerin den Domain Namen als Abkürzung ihres gesamten Namens geschaffen. Die Développement & Formation Informatique SA ist zwischenzeitlich in der Digicomp Academy Suisse Romande SA aufgegangen.
Weiter darf der Wiedererkennungswert eines Ausbildungsinstituts nicht unterschätzt werden. Die Erwähnung des Bildungsinstituts in Lebensläufen und der Ruf des Instituts hängen davon in entscheidender Weise ab. Dies zeigt sich auch dadurch, dass auf der Website unter dem Domain Namen noch immer ein D&FI-Schriftzug steht und somit immer noch als eine Art Enseigne gebraucht wird. Von einer gänzlichen Aufgabe der Bezeichnung D&FI S.A. durch die Gesuchsgegnerin kann also nicht gesprochen werden.
Letztlich muss in Betracht gezogen werden, dass das Markenrecht, welches zur Individualisierung und Abgrenzung von Produkten und Dienstleistungen verhilft, bewusst den Schutz der gemäss Art. 14 MSchG vorbenutzten Zeichen vorsieht. Eine Interessenabwägung muss in der Gesamtheit der greifenden Schutzrechte erfolgen. Die Geschäftsfelder der Parteien unterscheiden sich dann doch zu stark, um Art. 14 MSchG auszuhöhlen und über das Namensrecht Schutz für Leistungen zu gewähren, die als Marken in verschiedene Klassen eingetragen würden und daher koexistieren könnten.
(iii) Lauterkeitsrecht
Da beide Parteien seit längerem nebeneinander ihre verschiedenen Angebote im
Internet wie auch sonst anbieten, die Gesuchstellerin ihre Firma im Internet
angemessen reflektieren kann und die Parteien nicht direkte Konkurrentinnen
sind, sieht der Experte keine Anzeichen von täuschendem oder treuwidrigem Verhalten,
welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern
i.S.v. Art. 2 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb beeinflusst.
7. Entscheidung
Aus den oben dargelegten Gründen entscheidet der Experte, dass das Gesuch gemäss Paragraph 24(b) des Verfahrensreglements abzuweisen und den Domain Namen <d-fi.ch> nicht an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 5. Dezember 2006
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