Gesuchstellerin in diesem Verfahren ist The Toro Company, Bloomington, MN, U.S.A („Gesuchstellerin“). Der bevollmächtigte Vertreter der Gesuchstellerin im gegenständlichen Verfahren ist Rechtsanwalt Dr. Nicolas Passadelis, Zürich, Schweiz.

Der Gesuchsgegner im gegenständlichen Verfahren ist Toro User Club c/o Marc Ihringer („Gesuchsgegner“), Häuslenen, Schweiz.

2. Streitiger Domainname und Domainvergabestelle

Der streitige Domainname ist <toro.ch> („Domainname“), registriert bei Switch („Domainvergabestelle“), Zürich, Schweiz.

3. Prozessgeschichte

Am 2. August 2004 wurde per E-Mail beim World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center („Center“) ein Gesuch („Gesuch“) in deutscher Sprache eingereicht. Am 3. August folgte dieses in Papierform. Dies geschah in Übereinstimmung mit dem Verfahrensreglement für Streitbeilegungsverfahren für .ch und .li Domain-Namen („Verfahrensreglement“).

Ebenfalls am 3. August 2004 fragte das Center entsprechend Paragraph 14 des Verfahrensreglements bei der Domainvergabestelle um eine Registrierungsbestätigung an. Mit Antwort des selben Datums bestätigte diese, dass der Domainname bei ihr registriert und der bezeichnete Gesuchsgegner im aktuellen Verfahren Inhaber des Domainnamens sei, und das Verfahrensreglement auf diesen Domainname anwendbar ist.

In der Folge wurde mit Schreiben gleichen Datums dem Gesuchsgegner das Gesuch zugestellt und die Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens im Sinne des Verfahrensreglements mitgeteilt („Gesuchsmitteilung“). Die Frist zur Einreichung einer Gesuchserwiderung wurde dem Gesuchsgegner gemäss Paragraph 15(d) des Verfahrensreglements auf den 23. August 2004 angesetzt.

Im Rahmen der Gesuchsmitteilung an den Gesuchsgegner ordnete das Center angesichts der Eingabe des Gesuchs in deutscher Sprache und der Ansässigkeit des Gesuchsgegners in der deutschsprachigen Schweiz - trotz Registrierung des Domainnamens in englischer Sprache - an, das Streitbeilegungsverfahren auf Deutsch durchzuführen. Diesem Entscheid ist in Anbetracht obiger Erwägungen und vor dem Hintergrund, dass sämtliche Korrespondenz zwischen den Parteien und dem Center in der deutschen Sprache geführt wurde, zu folgen.

Mit Eingabe (in Papierform) vom 16. August 2004 sandte der Gesuchsgegner das ihm vom Center übermittelte Verfahrensdossier an dieses zurück, ohne sich materiell zum Gesuch oder bezüglich seiner Bereitschaft zu einer Schlichtungsverhandlung zu äussern. Mit E-Mail vom 19. August 2004 bestätigte das Center den Eingang des gesuchsgegnerischen Schreibens und forderte ihn gleichzeitig auf, dem Center sowie dem Vertreter der Gesuchstellerin eine elektronische Kopie desselben per E-Mail zuzusenden. Diesem Ersuchen kam der Gesuchsgegner mit E-Mail vom 29. August 2004 nach.

Innerhalb angesetzter Frist reichte der Gesuchsgegner im übrigen weder eine Gesuchserwiderung ein noch äusserte er sich in anderer Form bezüglich der Durchführung einer Schlichtungsverhandlung im Sinne von Paragraph 15(a) des Verfahrensreglements.

Am 29. August 2004 bestellte das Center einen Schlichter. Der Schlichter entschied, dass die Schlichtungsverhandlung am 7. September 2004 um 14.00 Uhr stattfindet werde. Der Gesuchsgegner reagierte jedoch nicht auf diese Einladung und retournierte per Post sämtliche Dokumente an das Center, ohne sich gegenüber der Gesuchstellerin zu äussern.. Der Schlichter erklärte unter diesen Umständen am 10. September 2004 die Schlichtung als gescheitert und beendigt.

Mit Schreiben vom 1. September 2004 reichte die Gesuchstellerin eine Ergänzung des Gesuches vom 2. August 2004 ein, in welchem sie zu einem E-Mail von Urs Ihringer, ehemaliger Geschäftsführer und Inhaber der Altor AG in Liquidation, vom 12. August 2004 und zur Eingabe des Gesuchsgegners vom 16. August 2004 Stellung nahm.

Gemäss den Säumnisfolgen von Paragraph 23(a) des Verfahrensreglements entscheidet der Experte anhand der Akten, welche bis zum Ablauf der jeweils gesetzten Fristen eingegangen sind. Die Beachtung von nach Ablauf der Frist eingegangenen Vorbringen der Parteien liegt nach gefestigter Praxis in UDRP-Entscheiden und gemäss Paragraph 23(a) des Verfahrensreglements e contrario im Ermessen des Experten. Im konkreten Fall wird auf die obige Eingabe soweit eingegangen, als es allenfalls für die Entscheidfindung von Interesse ist. In Anbetracht fehlender erheblicher neuer Vorbringen wird auf eine Einladung zur Stellungnahme des Gesuchsgegners verzichtet.

Angesichts der fehlenden Bereitschaft des Gesuchsgegners zu einer Schlichtungsverhandlung beantragte die Gesuchstellerin mit Eingabe vom 10. September 2004, das Verfahren gemäss Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortzusetzen.

Am 16. September 2004 lud das Center den Unterzeichneten deshalb ein, als Experte in diesem Verfahren mitzuwirken, welche Einladung mit Übermittlung der Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit vom 20. September 2004 ordnungsgemäss entgegengenommen wurde.

In der Folge informierte das Center die Parteien gleichentags über die Bestellung des Experten und setzte das voraussichtliche Entscheidungsdatum auf den 4. Oktober 2004 fest.

4. Sachverhalt

Die folgenden Fakten und Aussagen sind dem Gesuch, der Ergänzung des Gesuchs, der Eingabe des Gesuchsgegners sowie deren Anlagen zu entnehmen.

Die Gesuchstellerin ist eigenen Angaben zufolge einer der weltweit bedeutendsten Hersteller und Vertreiber von Landschafts- und Gartenpflegeprodukten für private und professionelle Nutzer mit einem weltweiten Umsatz von knapp USD 1.5 Mia. Die Geschäftsbezeichnung „Toro“ verwendet die Gesuchstellerin seit ihrer Gründung im Jahre 1913. Das Firmenlogo „Toro“ wird in den USA seit 1972 als Common Law Trademark gebraucht und wurde seit der Möglichkeit zur Registrierung im Jahre 1987 als Marke registriert. Die Gesuchstellerin ist weltweit Inhaberin zahlreicher Wort- und Wortbildmarken in einer Vielzahl von Jurisdiktionen, unter anderem seit dem 6. August 1988 auch in der Schweiz. Sie ist im weiteren Inhaberin zahlreicher Domainnamen, welche aus der Bezeichnung „Toro“ bestehen oder diese beinhalten.

Vom Gesuchsgegner ist lediglich bekannt, dass es sich um (eine lose Verbindung von) ca. 130 Besitzern alter Toro Maschinen handelt, welche seit 1995 untereinander den Kontakt pflegen und sich mit Ersatzteilen aushelfen. Unterstützt wurde die Verbindung bei Bedarf von der Firma Altor AG (recte: Altor AG in Liquidation).

Der streitgegenständliche Domainname wurde am 2. September 1997 auf den Namen der Altor AG bzw. Altdorfer Maschinen AG registriert und von dieser am 18. Juli 2003 auf den jetzigen Gesuchsgegner übertragen.

Derzeit ist unter dem Domainnamen <toro.ch> keine aktive Webseite zu finden.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin macht geltend, die Registrierung und/oder die Verwendung des streitgegenständlichen Domainnamens durch den Gesuchsgegner verletze nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins ihr Kennzeichenrecht. Sie beantragt deshalb, den Domainnamen auf die Gesuchstellerin zu übertragen.

B. Gesuchsgegner

Wie bereits oben dargelegt, hat sich der Gesuchsgegner nicht, wie von Paragraph 14 des Verfahrensreglements verlangt, in ausreichender Form zur Sache geäussert und auch bezüglich der Schlichtungsverhandlung im Sinne von Paragraph 15(d) keine Position bezogen. Er macht einzig geltend, er könne den diesem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalt nicht beurteilen. Im weiteren äussert er sein Befremden über die Zustellung von angeblich vertraulichen Unterlagen durch das Center.

6. Entscheidgründe

Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und der eingereichten Schriftstücke zu entscheiden.

Der Experte gibt dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder die Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das der Gesuchstellerin nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht (Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements). Eine solche Verletzung liegt insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.

A. Die Gesuchstellerin hat ein Recht am geltend gemachten Kennzeichen nach schweizerischem Recht

Wie bereits oben ausgeführt, ist die Gesuchstellerin, neben einer Vielzahl von Marken in weiteren Jurisdiktionen, auch in der Schweiz Inhaberin der Marke „Toro“, registriert am 6. August 1988 (Marken-Nr. 366181).

Entsprechend hat die Gesuchstellerin den Nachweis gemäss Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements ausreichend erbracht.

B. Die Registrierung oder die Verwendung des Domainnamens ist eine klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin

Der streitgegenständliche Domainname lautet <toro.ch>. Die Gesuchstellerin ist die Inhaberin der Marke „Toro“ in der Schweiz. Vor diesem Hintergrund besteht kein Zweifel daran, dass der Domainname mit der Marke der Gesuchstellerin identisch ist. Die UDRP-Rechtsprechung hält einheitlich fest, dass der Zusatz eines ccTLD nicht ausreicht, sich von einem andernfalls gleichnamigen Kennzeichen abzuheben.

Das Schweizerische Bundesgericht hat in seinem Leitentscheid festgehalten, dass Domainnamen in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar seien mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 239, 244, mit weiteren Literaturhinweisen). Diese Kennzeichenfunktion von Domainnamen habe zur Folge, dass diese gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten hätten (BGE 126 III 239, 244 f.).

Ob diese Voraussetzungen, wie dies in einem früheren Entscheid festgehalten wurde (vgl. Feldschlösschen Getränke Holding AG v. John De Souza, WIPO Verfahren No. DCH2004-0012), nur auf sogenannt aktive Webseiten anwendbar sind, kann hier offen bleiben. Die unter dem Domainnamen aufgeschaltete Webseite war aktiv. Sie führte bei Anhängigmachen dieses Verfahrens drei Bilder von Rasenmähern der Marke „Toro“ auf und enthielt einen Link zu „TORO-Produkten im Liquidationsshop der Altor AG“. Dass diese Webseite in der Zwischenzeit vom Gesuchsgegner deaktiviert wurde, ist unerheblich.

In Bezug auf die Marke „Toro“ kommt als Anspruchsgrundlage der von der Gesuchstellerin geltend gemachte Art. 13 Abs. 2 lit. e des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 („MSchG“; SR 232.11) in Betracht. Demnach kann eine Markeninhaberin anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr.

Wie gesehen, ist der Domainname mit der Marke der Gesuchstellerin identisch. Ebenfalls kann der kennzeichnungsmässige Gebrauch für einen Domainnamen ohne weiteres bejaht werden. Allenfalls näher zu betrachten ist die Voraussetzung der gewerblichen Nutzung, welche den privaten Gebrauch einer fremden Marke vom Anwendungsbereich des markenrechtlichen Abwehranspruchs ausnimmt. Gewerbliche Nutzung kann bei genauer Betrachtung auch bejaht werden. Es besteht anhand der Umstände kein Zweifel, dass der Domainname mit einem geschäftlichen Hintergedanken auf den jetzigen Gesuchsgegner übertragen wurde und die bei Gesuchseinreichung aufgeschaltete Webseite einem reinen oder mindestens mehrheitlich geschäftlichen Zweck diente. So ist der Link auf den Liquidationsshop der Altor AG in Liquidation an prominenter Stelle aufgeführt, ohne dass der Ausgestaltung der Webseite noch ein anderer Zweck zu entnehmen wäre. Die Verletzung des markenrechtlichen Schutzes der Marke „Toro“ der Gesuchstellerin ist vor diesem Hintergrund zu bejahen.

Im besagten Leitentscheid führte das Bundesgericht weiter aus, dass Domainnamen neben dem Kennzeichenrecht auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts unterstünden (BGE 126 III 239, 245). Gemäss gefestigter Rechtsprechung kommt das Wettbewerbsrecht dabei nicht nur ergänzend bei nicht bestehendem Kennzeichenschutz, sondern auch kumulativ zur Füllung von Schutzlücken des Kennzeichnungsrechts zur Anwendung (vgl. statt vieler HGer ZH, zitiert in sic! 1999, 582 ff. Rivella – Apiella II).

Wollte man demnach die Webseite unter dem streitgegenständlichen Domainnamen als nicht aktiv betrachten und deshalb dem Domainnamen den kennzeichenrechtlichen Schutz nicht zukommen lassen, bestünde nach wie vor die Möglichkeit einer Anspruchsgrundlage auf Grund des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG“; SR 241). Dessen Art. 3 lit. d bestimmt, dass unlauter handelt, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Unter diesen wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird (BGE 126 III 239, 245). Dies ist im konkreten Fall, wie bereits unter den markenrechtlichen Erörterungen ausgeführt, zu bejahen: Internetbenutzer werden den Domainnamen wohl oder übel mit Produkten und Dienstleistungen der Gesuchstellerin in Verbindung bringen und dabei über deren Herkunft irregeführt werden.

Der streitgegenständliche Domainname wurde am 2. September 1997 auf den Namen der Altor AG bzw. Altdorfer Maschinen AG registriert, dessen Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer Urs Ihringer, der Vater des gegenwärtigen Gesuchsgegners, war. Die damalige Registrierung des Domainnamens erfolgte mit dem Einverständnis der Gesuchstellerin und war vom damals geltenden Distributionsvertrag zwischen der Gesuchstellerin und der Altor AG mitgetragen (vgl. Ziffer 4.13 (2) des Distributionsvertrags, Beilage 11 des Gesuchs). Die Altor AG hat den Domainnamen erst am 18. Juli 2003, einen guten Monat bevor über sie der Konkurs eröffnet wurde und ohne dass sie noch über einen gültigen Distributionsvertrag mit der Gesuchstellerin verfügt hätte, auf den jetzigen Gesuchsgegner übertragen. Die Altor AG war weder berechtigt, den Domainnamen auf einen Dritten zu übertragen noch hat der Gesuchsgegner eine Erklärung abgegeben, welche die Übertragung und die Verwendung des Domainnamens rechtfertigen könnten. Auch für den Experten ist weder ein Recht noch ein möglicher Rechtfertigungsgrund des Gesuchsgegners ersichtlich.

Auf Grund der Verwendung des Domainnamens durch den Gesuchsgegner wird die Gesuchstellerin auf der anderen Seite daran gehindert, den Domainnamen <toro.ch> für die Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen zu verwenden. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich – sowohl unter marken- wie auch unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten - die Übertragung des Domainnamens auf die Gesuchstellerin zu veranlassen.

In Anbetracht der klaren Rechtslage kann auf die Prüfung des allenfalls ebenfalls einschlägigen namensrechtlichen Anspruchs der Gesuchstellerin gemäss Art. 29 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 111) verzichtet werden.

7. Entscheidung

Im Sinne der obigen Erwägungen ordnet der Experte an, den streitgegenständlichen Domainnamen <toro.ch> im Sinne von Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchstellerin zu übertragen.

Bernhard F. Meyer-Hauser
Experte

Datum: 4. Oktober 2004