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Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation c. Ignazio Strano

Caso No. DCC2003-0004

Le Ricorrenti sono tre società che fanno parte del gruppo Ermenegildo Zegna: Consitex S.A., una società di diritto svizzero con sede in Stabio, Svizzera; Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., una società di diritto italiano con sede in Biella, Italia; e Ermenegildo Zegna Corporation, una società di diritto statunitense con sede in New York, Stati Uniti d'America (d’ora in avanti congiuntamente denominate la Ricorrente).

Il Resistente è Ignazio Strano di Agrigento, Italia.

Il nome a dominio in contestazione <essenzadizegna.cc> è registrato presso la società Key-Systems GmbH.

Il Ricorso redatto in inglese, è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") il 25 settembre 2003. Il 26 settembre 2003, Il Centro ha trasmesso via e-mail alla Key-Systems GmbH una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio in discussione. Il 29 settembre 2003, la Key-Systems GmbH ha trasmesso al Centro via e-mail la risposta confermando che il Resistente è indicato come il titolare del nome a dominio ed ha fornito i recapiti del Resistente informando altresì che il nome a dominio è stato registrato attraverso il rivenditore, Dominiando.it.

Il 30 settembre 2003, il Centro ha domandato al rivenditore quale fosse la lingua del contratto di registrazione. In pari data il rivenditore ha risposto che la lingua del contratto di registrazione è l’italiano.

Il 1 ottobre 2003, il Centro ha comunicato alla Ricorrente che la lingua ufficiale della procedura è l’italiano, chiedendo la trasmissione al Centro della traduzione italiana del Ricorso. Il 6 ottobre 2003, il Centro ha ricevuto il Ricorso tradotto in italiano. Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").

Conformemente alle Norme, articoli 2(a) e 4(a), il Centro ha formalmente notificato il Ricorso al Resistente e la procedura è iniziata il 6 novembre 2003. Conformemente alle Norme, articolo 5(a), una risposta doveva essere ricevuta entro il 26 novembre 2003. Il Resistente non ha inviato nessuna risposta. Quindi, il Centro ha inviato la Notifica di inadempienza del Resistente l’8 dicembre 2003.

Il 7 gennaio 2004, il Centro ha nominato il Dr. Fabrizio Bedarida, Membro Unico del Collegio.

Il Collegio afferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza, in conformità con le Norme, articolo 7.

Avendo considerato i dati del fascicolo relativo al presente caso, il Collegio trova che il Centro abbia assolto agli obblighi previsti dall’articolo 2(a) delle Norme nell’impiegare i mezzi disponibili ragionevolmente calcolati per dare al Resistente notizia della presente procedura.

La Ricorrente è un famoso Gruppo internazionale operante nel campo della moda ed è la titolare di alcune centinaia di marchi ZEGNA ed ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA depositati e/o registrati in tutto il mondo.

La prima registrazione di marchio per ZEGNA, depositata in Italia, risale al 1939, mentre per ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA, principale marchio del gruppo Ermenegildo Zegna nel settore della profumeria, il primo deposito di marchio comunitario è del 21 ottobre 2002.

ESSENZA DI ZEGNA è il nome di un profumo fabbricato dal gruppo Yves Saint Laurent in qualità di licenziatario della ricorrente Consitex.

Il Resistente ha registrato il dominio <essenzadizegna.cc> il 3 giugno 2003.

Al dominio in contestazione corrisponde un sito web in costruzione.

Il contratto di registrazione è in italiano.

In accordo a quanto previsto dall’articolo 11(a) delle Norme, in assenza di un diverso accordo delle parti, la lingua della procedura deve essere la medesima di quella del contratto di registrazione, conseguentemente, la presente procedura è condotta in italiano.

La Ricorrente sostiene che:

Il nome a dominio <essenzadizegna.cc> è confondibile con i marchi ZEGNA ed ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA di cui è titolare la Ricorrente, e con il nome del profumo ESSENZA DI ZEGNA prodotto dalla Yves Saint Laurent su licenza della Ricorrente.

Il Resistente non poteva non essere a conoscenza dei famosi marchi ZEGNA e ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA, e del prodotto ESSENZA DI ZEGNA della Ricorrente, e la registrazione non può che essere avvenuta in malafede.

Per quanto a conoscenza della Ricorrente, il Resistente non ha diritti né interessi legittimi in relazione al nome a dominio; la Ricorrente sostiene poi che non ci sono prove che:

prima dell’inizio di questa procedura, il Resistente abbia usato, o si sia preparato ad usare il nome a dominio o un nome simile per un’offerta di beni o servizi in buona fede;

il signor Ignazio Strano sia mai stato conosciuto o collegato al nome a dominio

disputato, né che lo abbia usato nel corso di un’attività commerciale;

il Resistente abbia avuto, o abbia in corso, un uso legittimo del nome a dominio a fini non commerciali.

Per quanto attiene l’esistenza della malafede del Resistente tanto nella registrazione quanto nel mantenimento del dominio disputato la Ricorrente sostiene:

Che il Resistente non poteva non essere a conoscenza dei famosi marchi ZEGNA e ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA della Ricorrente e del profumo ESSENZA DI ZEGNA prodotto dalla Yves Saint Laurent su licenza della Ricorrente, e che pertanto la registrazione del dominio non può che essere avvenuta in una situazione di "malafede opportunistica" (opportunistic bad faith), in tal senso la Ricorrente cita la decisione Banca Sella S.p.A. v. Mr. Paolo Parente, Caso OMPI No. D2000-1157 ove il Collegio ha ritenuto che il Resistente non poteva ignorare che BANCA SELLA fosse un marchio famoso in Italia per servizi bancari.

Che quanto sopra è rafforzato dal fatto che il Resistente risiede in Italia dove il gruppo Ermenegildo Zegna ha la sua sede principale, e non è quindi concepibile che ignorasse al momento della registrazione l’esistenza dei marchi della Ricorrente.

Che la pagina di benvenuto (home page) di <essenzadizegna.cc> risulta essere una pagina in costruzione, argomentando che dalla mancanza dell’uso del nome a dominio si rileva la malafede. A supporto di ciò la Ricorrente cita numerose decisioni in cui la detenzione passiva (passive holding) di un nome a dominio è stata riconosciuta come elemento da cui dedurre la malafede del titolare del nome a dominio.

La Ricorrente sostiene che il Resistente abbia registrato il nome a dominio con il proposito di rivenderlo alla Ricorrente. Il fatto che il Resistente abbia offerto di vendere il nome a dominio disputato solo dopo essere stato contattato dalla Ricorrente non determinerebbe buona fede ma inquadrerebbe un caso atipico di cybersquatting. A sostegno di ciò la Ricorrente cita la decisione Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.a., Ermenegildo Zegna Corporation vs. Mr. Lian Ming, Caso OMPI No. D2003-0266, ove il Collegio ha ritenuto che "a differenza dei tipici casi di ‘cybersquatting’, il Resistente non ha preso attivamente contatto con le Ricorrenti per vendere il nome a dominio, ma ha offerto lo stesso nome a dominio per il prezzo eccessivo di euro 30.000 in una sua email di risposta a un rappresentante delle Ricorrenti. Sulla base delle prove, il Collegio tuttavia conclude che il Resistente ha registrato il nome a dominio con il proposito di rivenderlo. Questo può essere dedotto dal fatto che il Resistente offre uno sconto se si acquistano contemporaneamente altri nomi a dominio, e che non sta usando il nome a dominio in alcun altro modo".

Il Resistente non ha risposto al Ricorso della Ricorrente. Il Resistente invero non ha sottoposto alcun argomento a propria difesa e non ha contestato e/o rigettato quanto asserito dalla Ricorrente. Il Collegio pertanto in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 paragrafi (a) e (b) delle Norme, dovrà procedere ad una decisione sulla base di quanto prodotto dalla Ricorrente, deducendo dall’inadempienza del Resistente (cioè dalla sua mancata risposta) quanto riterrà appropriato.

L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la disputa: "Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, queste Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile".

L’articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:

(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti;

(ii) il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed

(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

La Ricorrente ha documentato di essere titolare dei marchi ZEGNA ed ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA.

Risulta inoltre che la Yves Saint Laurent produca e commercializzi su licenza della Ricorrente un profumo chiamato Essenza Di Zegna.

Il nome a dominio <essenzadizegna.cc> è identico al nome del profumo e confondibile con i marchi ZEGNA ed ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA della Ricorrente di cui riproduce una parte essenziale, essendo "ZEGNA" il cuore del marchio, tanto del nome della Ricorrente, quanto dei suoi principali marchi.

Il Collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato quanto richiesto dall’articolo 4(a)(i) della Policy, ossia che il nome a dominio contestato è confondibile con un nome sul quale la Ricorrente vanta dei diritti di marchio.

Il Ricorrente deve dimostrare che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. Il resistente in una procedura condotta secondo le regole della UDRP non assume l’onere della prova, ma, secondo quanto disposto dall’articolo 4(c) della Policy, può stabilire di avere un diritto o un legittimo interesse in un dominio contestato dimostrando:

a) che prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi in buona fede; oppure

b) che è conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha acquisito alcun diritto di marchio; oppure

c) che del nome a dominio intende fare un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare ingannevolmente la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Il Resistente non sembra avere alcuna connessione o affiliazione con la Ricorrente, che non ha dato in licenza né in altro modo autorizzato il Resistente ad utilizzare o fare domanda di registrazione per alcun nome a dominio incorporante i marchi ZEGNA, ERMENEGILDO ZEGNA ESSENZA DI ZEGNA e/o parte di essi.

Il Resistente non risulta fare alcun legittimo uso del nome a dominio per alcuna propria attività commerciale o non commerciale.

Il nome a dominio <essenzadizegna.cc> registrato dal Resistente non conduce ad alcun sito web attivo, sulla pagina di benvenuto del sito vi è infatti una generica affermazione di "sito in costruzione", non vi è quindi promozione di alcuna attività del Resistente.

Il Resistente non avendo risposto al Ricorso, non ha asserito e tantomeno dimostrato alcun elemento tale da giustificare un suo precedente diritto o legittimo interesse sul nome a dominio disputato.

In considerazione di ciò, il Collegio conclude che la Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto dall’articolo 4(a)(ii) della Policy in merito alla dimostrazione dell’assenza di diritto o legittimo interesse del Resistente sul nome a dominio <essenzadizegna.cc>.

Ai sensi dell’articolo 4(b) della Policy, le seguenti circostanze, in particolare ma senza limitazione, se ritenute presenti dal Collegio, saranno considerate prova della registrazione e dell’uso del nome a dominio in malafede:

i) circostanze che indichino che il titolare del dominio ha registrato od ha acquisito il nome a dominio principalmente allo scopo di vendere, cedere in uso, o in altro modo trasferire il nome a domino registrato al Ricorrente, titolare del marchio, o ad un concorrente del Ricorrente, per un corrispettivo che sia superiore ai costi documentati direttamente legati al nome a dominio; oppure

ii) il titolare abbia registrato il nome a dominio al fine di impedire al titolare del marchio di riflettere il marchio in un nome a dominio corrispondente, posto che tale comportamento abbia costituito il modo consueto di agire del titolare; oppure

iii) il titolare ha registrato il nome a dominio con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente; oppure

iv) utilizzando il nome a dominio, il titolare del dominio ha intenzionalmente tentato di attrarre, per un guadagno commerciale, utenti Internet sul suo sito web o su altre collocazioni online, creando una probabilità di confusione con il marchio della Ricorrente con riguardo all’origine, la cooperazione, l’affiliazione, o l’esistenza di un’autorizzazione in capo al titolare del sito web o rispetto alla collocazione di un prodotto o di un servizio presenti sul sito del titolare o con la sua collocazione.

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il Collegio potrà quindi rilevare elementi di malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Il Collegio, in assenza di prova contraria, ritiene che dato il diffuso uso dei marchi della Ricorrente e la loro fama, il Resistente che oltretutto appare risiedere in Italia, principale mercato del Gruppo Ermenegildo Zegna, non poteva ignorare l’esistenza dello stesso Gruppo e dei marchi da esso posseduti.

Il Collegio ritiene quindi che il Resistente avesse conoscenza dei marchi della Ricorrente quando ha registrato il dominio <essenzadizegna.cc>.

Il Collegio, concordando con quanto ripetutamente affermato in precedenti decisioni, trova che la conoscenza dei marchi della Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio da parte della Resistente costituisca un elemento da cui poter dedurre la malafede nella registrazione del dominio (in tal senso si veda Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, Caso OMPI No. D2000-0226 dove il Collegio si è così espresso «… E’ chiaro che i nomi a dominio (christiandior.com" e "christiandior.net)possono riferirsi solo alla Ricorrente. I nomi a dominio sono così ovviamente collegati con un nome e dei prodotti talmente noti che il loro uso da parte di chi non abbia collegamenti con questi prodotti suggerisce malafede opportunistica»).

Per quanto riguarda l’uso in malafede del nome a dominio da parte del Resistente, il Collegio rileva che la detenzione passiva di un dominio (nota come "passive holding"), è un elemento da cui si può dedurre un uso in malafede. Come ben espresso nella decisione J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239: «…omissis..nella Policy, sezione 4(c), la prova che il nome a dominio non è usato non è inclusa tra le possibili difese del Resistente. Ed è ragionevole che questa difesa non sia ammessa. Se tale difesa fosse ammessa, sarebbe spesso usata da coloro che registrano un nome a dominio identico a un marchio esistente, in malafede, con l’idea di venderlo più tardi al titolare del marchio. Sarebbe sufficiente registrare il nome a dominio, evitare accuratamente di utilizzarlo, e aspettare che il titolare del marchio presto o tardi faccia un’offerta per acquistare il nome a dominio. Pertanto, si deve concludere che non usare il nome a dominio per offrire prodotti o servizi sul Web è, senza dubbio, una forma di uso: in effetti il nome a dominio è in realtà usatocome strumento per impedire la sua registrazione da parte del titolare del marchio». A tal proposito il Collegio nota che la registrazione di un nome a dominio senza successivo uso è stata definita anche "blocking registration", si è voluto con tale definizione enfatizzare il fatto che, sebbene il dominio sia inutilizzato, esso assolve in ogni caso la funzione (e quindi l’attività) di bloccare/impedire la registrazione di quel nome a dominio da parte di terzi, generalmente titolari di marchi corrispondenti. In Harrods Limited v. Vineet Singh,Caso OMPI No. D2001-1162 il Collegio scriveva «.. omissis.. sembra chiaro che la registrazione del dominio disputato nel presente caso è stata fatta, perlomeno in parte, allo scopo di bloccare al Ricorrente l’accesso ad essa (registrazione) e di utilizzare tale blocco per ottenere dal Ricorrente o da possibili terze parti, un guadagno monetario superiore ai costi e alle spese sostenute direttamente associate con la registrazione del dominio».

La definizione di uso in malafede di un dominio, come comprensiva anche della detenzione ingiustificata di un dominio a cui non corrisponda alcuna attività su di un sito web corrispondente e su cui il titolare non vanti diritti legittimi sul nome a dominio, espressa per la prima volta nella decisione Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003, è stata richiamata e approvata da un numero di Collegi tanto rilevante da essere ormai considerata una pietra miliare delle decisioni emesse ai sensi della UDRP (si vedano ad es. Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully, d/b/a Advcomren, Caso OMPI No. D2000-0021: «..quando ricorrono gli eventi e le circostanze appropriate, anche l’inazione può costituire un ‘uso in malafede"; Compaq Computer Corporation v. Boris Beric, Caso OMPI No. D2000-0042: "Il concetto di uso in malafede di un nome a dominio non è limitato all’azione positiva; la mancanza di azione rientra nel concetto. Questo significa che è possibile, in determinate circostanze, che l’inazione del Resistente corrisponda ad un uso in malafede del nome a dominio"; queste "circostanze" comprendono il caso in cui "il marchio del Ricorrente abbia una forte reputazione e sia usato internazionalmente" e il caso in cui "il Resistente non riesca a fornire la prova di un uso attuale e futuro in buona fede del suo nome a dominio»; Association of British Travel Agents Ltd .v. Sterling Hotel Group Ltd, Caso OMPI No. D2000-0086: «Il concetto di uso in malafede di un nome a dominio non è limitato all’azione positiva: la mancanza di azione è all’interno del concetto»; Marconi Data Systems, Inc. v. IRG Coins and Ink Source, Inc., Caso OMPI No. D2000-0090: «La bene argomentata opinione del Collegio nel caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, ha stabilito che l’inazione in presenza di particolari circostanze può costituire uso in malafede; tali "particolari circostanze" comprendono la mancanza di prova fornita dal Resistente di un uso in buona fede»; Sanrio Company, Ltd. and Sanrio, Inc. v. Neric Lau, Caso OMPI No. D2000-0172: «Con riferimento all’uso in malafede, è chiaro che la cosiddetta detenzione ‘passiva’ di un nome a dominio, cioè la registrazione di un nome a dominio, anche da sola, può condurre a tale conclusione", particolarmente quanto il Resistente "non ha mai fatto alcun uso legittimo del nome a dominio»;

Nel presente caso, il Collegio ritiene che la detenzione passiva di cui sopra, combinata con la presenza di altri elementi quali: a) la mancanza della dimostrazione di diritti sul nome a dominio da parte del Resistente; b) la conoscenza dei marchi della Ricorrente quando ha registrato il dominio <essenzadizegna.cc>; nonché c) l’offerta di vendere il nome a dominio alla Ricorrente per la cifra di 7.500,00 Euro, sia elemento tale da cui dedurre la malafede nell’uso del nome a dominio.

Inoltre, il su accennato fatto che il Resistente senza dare alcuna motivazione e o spiegazione relativamente alla scelta del nome a dominio <essenzadizegna.cc>, né altresì evidenziare eventuali suoi diritti sullo stesso abbia richiesto per il trasferimento del dominio alla Ricorrente la cifra di 7.500,00 Euro, somma certamente superiore ai normali costi legati alla registrazione ed al mantenimento di un nome a dominio, configura di per sé un ulteriore elemento da cui dedurre la malafede del Resistente nella registrazione e nell’uso del dominio ai sensi dell’articolo 4(b)(i) della Policy.

In considerazione di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato ai sensi della Policy che il Resistente ha registrato ed usa il nome a dominio disputato in malafede.

Per le ragioni sin qui elencate, in accordo con gli articoli 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone che il nome a dominio <essenzadizegna.cc> sia trasferito alla Ricorrente Consitex SA.