Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Mattievich S.A c. Domain Administrator, PrivacyGuardian.org / nelporky domainsilo
Caso No. D2020-3487
1. Las Partes
La Demandante es Mattievich S.A, Argentina, representada por Álvarez y Asociados, Argentina.
El Demandando es Domain Administrator, PrivacyGuardian.org, Estados Unidos de América / nelporky domainsilo, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <mattievich.com>.
El Registrador del nombre de dominio en disputa es NameSilo, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de diciembre de 2020. El 22 de diciembre de 2020 el Centro envió a NameSilo, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de diciembre de 2021 envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta revelando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 25 de enero de 2021, suministrando el registrante y los datos de contacto revelados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 25 de enero de 2021.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 25 de enero de 2021 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 4 de febrero de 2021. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de febrero de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de febrero de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de marzo de 2021.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de marzo de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa argentina con más de 30 años de antigüedad dentro de la industria frigorífica y ocupa un lugar importante dentro de los exportadores de carne vacuna.
La Demandante es titular de numerosas marcas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina de las que destacamos a los efectos del procedimiento las siguientes:
MATTIEVICH con número de registro: 2.223.440 y fecha de presentación 23 de abril de 2007 y registrada el 17 de abril de 2008, renovada por el número de registro: 3.009.738 presentada el 6 de abril de 2018 y renovada el 4 de septiembre de 2019;
MATTIEVICH con número de registro: 3.000.274 y fecha de presentación 6 de abril de 2018 y registrada el 28 de agosto de 2019.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de marzo de 2020. El nombre de dominio dirige a una web en la que aparece como responsable de la misma “Mattievich S.A.” y donde se ofrece información sobre productos cárnicos argentinos de la compañía. No consta autorización de la Demandante al uso de la razón social o marcas de su titularidad en favor del Demandado.
La Demandante envió carta de cese y desistimiento al Demandado con fecha de 20 de octubre de 2020 sin que hubiera respuesta.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante mantiene que el nombre de dominio en disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a las marcas registradas de su propiedad. El uso de las mismas en el nombre de dominio en disputa da lugar a tal confusión por lo que contar con el nombre de dominio en disputa pondría fin a dicha confusión.
Manifiesta que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Con su actuación el Demandado pretende hacerse pasar por la Demandante en un intento de confusión al público consumidor a través de diferentes medios. En este sentido, utiliza la razón social “Mattievich S.A.” a pesar de no tener derecho a ello. Carece de marcas registradas sobre el término “mattievich”. Asimismo, utiliza el domicilio de un antigua sucursal de la Demandante o la matrícula especial de operador del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria para reforzar dicha suplantación.
Por último considera que el Demandado, consciente de las marcas MATTIEVICH y del nombre de dominio <mattievich.com.ar> como propio de la Demandante, registró el nombre de dominio en disputa.
El uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado es ilegítimo en la medida de que se utiliza su razón social, sus marcas y su reconocimiento empresarial sin autorización. Todo ello en un intento de crear confusión para aprovechamiento del Demandado.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.
Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado, no implica per se una resolución favorable para la otra parte.
El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Idioma del procedimiento
Teniendo en cuenta el objetivo general de llevar a cabo los procedimientos con la debida prontitud, el párrafo 10 de las Reglas de la Política confiere al Experto la autoridad para conducir los procedimientos de la manera que considere apropiada, al tiempo que quede garantizado que las partes sean tratadas con igualdad y de manera que puedan presentar sus alegaciones y defensa.
En el presente caso el idioma del registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. Sin embargo, la Demandante ha solicitado la tramitación del mismo en español.
El Experto ha comprobado como el Centro ha realizado la notificación de la Demanda al Demandado tanto en inglés y en español. Por tanto, se trata de un proceso justo donde al Demandado se le ha dado la oportunidad de personarse en el procedimiento y contestar a todas las pretensiones de la Demandante. Además, entiende el Experto que, en la balanza de probabilidades, el Demandado debe tener un cierto conocimiento del español como lo demuestra el uso del que fuera el domicilio postal de una de las instalaciones de la Demandante, la reproducción de la matrícula de la Demandante en el Registro de Operadores de la Cadena Agroindustrial, la reproducción de la marca en el nombre de dominio en disputa o, incluso, la propia razón social de la Demandante.
El hecho de que el Demandado haya guardado silencio y no haya contestado a la Demanda es un derecho que le corresponde pero que en ningún caso puede afectar al procedimiento al tener que ser conducido por el Experto de manera expedita y con pleno respeto a los derechos de la partes.
En estas circunstancias entiende el Experto que el idioma del procedimiento debe ser el español.
B. Identidad o similitud confusa
La Demandante ha demostrado la titularidad de la marca MATTIEVICH y su íntegra reproducción en el nombre de dominio en disputa.
Siguiendo los criterios recogidos en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7 el análisis de este primer requisito se refiere exclusivamente a la comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa y que cuando la marca es reconocible se cumple con el requisito. Por lo demás, los dominios de primer nivel (en inglés “TLD”) no son normalmente tenidos en cuenta en la comparación que se realiza bajo el primer elemento. Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11.1.
Resumiento, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa reproduce el término “mattievich” en el que la Demandante tiene derechos marcarios. Por ello, queda cumplido el primer requisito del párrafo 4(a)(i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
Tal y como ha quedado expresado, la Demandante considera que el Demandado carece de derechos marcarios sobre el término “mattievich” en Argentina o en cualquier otro país. Además, considera que el Demandado con el uso de nombre de dominio en disputa, la dirección postal de unas antiguas instalaciones de su propiedad y, el registro de operadores de la cadena agroindustrial, está haciéndose pasar por la Demandante con intención de confundir.
En el presente caso, el Experto hace notar que 1) el nombre de dominio en disputa coincide íntegramente con la marca MATTIEVICH de la Demandante, 2) el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa utiliza la razón social de la Demandante para dar su perfil en el apartado “about us”, 3) el Demandado no es un revendedor autorizado por la Demandante y el sitio web nada aclara sobre la posible relación entre las partes (disclaimer) o cuanto menos la adecuada identificación del Demandado.
Siendo así la situación entre las partes, considera el Experto que estamos ante un caso que conlleva un alto riesgo suplantación o sugerencia de afiliación por reproducción de la marca MATTIEVICH en el nombre de dominio en disputa. En términos generales, los Expertos en la Política han acordado que los nombres de dominio idénticos a una marca comercial de terceros conllevan un alto riesgo de dicha afiliación. Ver Sinopsis 3.0 de la OMPIsección 2.5.1 y The Royal Edinburgh Military Tattoo Limited v. Identity Protection Service, Identity Protect Limited / Martin Clegg, WM Holdings,
WIPO Case No. D2016-2290.
Además, el mismo se encuentra vinculado a una web en la que el Demandado se identifica con la propia razón social de la Demandante, en la web se desarrolla la misma actividad de negocio que la Demandante e, incluso, se utiliza como suyos datos comerciales y de registro agroindustrial de la Demandante en dichas actividades.
Por todo lo anterior, a juicio del Experto queda probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.
Tiene en cuenta el Experto la Sinopsis 3.0 de la OMPI, sección 2.1: “cuando un demandante establece un caso prima facie de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, le corresponde al demandado aportar pruebas suficientes que demuestren derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Si el demandado no presenta las pruebas pertinentes, se considera que el demandante ha satisfecho el segundo elemento.” Tal y como consta el Demandado no respondió a la Demanda y, nada en el expediente permite valorar potenciales derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.
Por lo tanto, la Demandante ha demostrado que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa a satisfacción de la Política, párrafo 4(a)(ii).
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito de la Política impone a la Demandante la demostración de que tanto el registro como el uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe.
Ha quedado probado la íntegra reproducción de la marca MATTIEVICH en el nombre de dominio en disputa y el posterior intento de suplantación por el Demandado con una oferta comercial similar a la de la Demandante. En estas circunstancias, el Experto considera que el Demandado, al momento del registro, tenía como objetivo a la Demandante y sus marcas. Por ello, entiende que la Demandante y sus marcas eran conocidas por el Demandado, lo que avalaría calificar el registro como de mala fe.
Por lo demás, la posible suplantación descrita en el requisito anterior determina un uso de mala fe. De esta manera el uso del nombre de dominio en disputa y la página web a la que resuelve coincidiría con el supuesto descrito en el párrafo 4(b)(iv) de la Política: “si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.”
Efectivamente, el Demandado suplanta o insinua afiliación con la Demandante en un intento de aprovechamiento de su reconocimiento y prestigio que no debe quedar impune conforme a los términos de la Política.
Por ello, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <mattievich.com> sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 25 de marzo de 2021
