WIPO Arbitration and Mediation Center

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Club Atletico Boca Juniors Asociacion Civil c. Perfect Privacy, LLC / Admin, BocaJuniors

Caso No. D2019-2634

1. Las Partes

La Demandante es Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil, Argentina, representada por Berton Moreno + Ojam, Argentina.

El Demandado es Perfect Privacy, LLC, Estados Unidos de América / Admin, BocaJuniors, Reino Unido.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bocajuniors.com> (el “nombre de dominio en disputa”).

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Network Solutions, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de octubre de 2019. El 29 de octubre de 2019 el Centro envió a Network Solutions, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de octubre de 2019 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando los datos del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 30 de octubre de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 30 de octubre de 2019.

El Centro envió una comunicación a las partes el 30 de octubre de 2019 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 30 de octubre de 2019. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de noviembre de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de noviembre de 2019. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 29 de noviembre de 2019.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 5 de diciembre de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

De conformidad con el párrafo 10(c) del Reglamento para la Política, la fecha para enviar la decisión al Centro se prorrogó al 7 de enero de 2020.

4. Cuestión Preliminar: Idioma del procedimiento

La Demanda se ha presentado en idioma español. Sin embargo, el idioma del Acuerdo de Registro es inglés. De acuerdo con el párrafo 11.a) del Reglamento: “A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”.

Según la comunicación intercambiada entre el Centro y las partes, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español, mientras que el Demandado no presentó ninguna declaración al respecto. Por su parte, el Centro envió todas las comunicaciones en ambos idiomas.

De acuerdo con la información que obra en el expediente del presente caso, la página web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa, en su momento desplegaba contenido en idioma español (“El Rincón Xeneize”). Ello, aunado a que la marca BOCA JUNIORS, incorporada en su totalidad en el nombre de dominio en disputa corresponde a un equipo de futbol famoso oriundo de Argentina, país de habla hispana, permite inferir que el Demandado entiende el español y que puede comunicarse en este idioma.

Tomando en cuenta que el Demandado no se ha opuesto a la petición efectuada por la Demandante en relación con el idioma del procedimiento, que todas las comunicaciones del Centro fueron enviadas en ambos idiomas y con objeto de resguardar el objetivo de la Política, que es el de proporcionar un procedimiento ágil, eficiente y con costos razonables para las partes, con base en las consideraciones anteriormente expuestas el Experto considera que permitir que el idioma del procedimiento sea el español resulta razonable, y que ello no causa inequidad entre las partes. Por ello, el Experto determina que el idioma del procedimiento sea el español.

5. Antecedentes de Hecho

La Demandante es Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil, un club deportivo que tiene como objetivo la práctica de varias disciplinas del deporte, con sede en Buenos Aires, Argentina.

La Demandante presentó pruebas que demuestran que es titular de los siguientes registros de marca en Argentina:

Adicionalmente, con base en la sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), el Experto realizó una investigación independiente sobre este particular, y encontró que la Demandante ha sido titular de registros sobre la marca BOCA JUNIORS desde el año 1983. Dichos registros cambiaron sus números a la hora de renovarse, pero en la práctica se trata de los mismos registros. Consecuentemente, este Experto considera que el portafolio de marca de la Demandante está conformado por una cadena ininterrumpida de registros marcarios que están vigentes, y que conservan la antigüedad de sus fechas de presentación y de registro iniciales:

La Demandante es titular del nombre de dominio <bocajuniors.com.ar> registrado el 6 de diciembre de 1996.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 21 de diciembre de 1996.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega lo siguiente:

Que la Demandante ha utilizado de forma ininterrumpida su nombre social y las marcas BOCA JUNIORS y BOCA JUNIORS CABJ desde su fundación, en 1905.

Que la Demandante es uno de los clubes más importantes de Argentina y del mundo y que es ganador de varios títulos deportivos nacionales e internacionales.

Que la Demandante se destaca en varias disciplinas del deporte profesional, especialmente en futbol, básquet y vóley, y a nivel amateur en atletismo, natación, boxeo y artes marciales, entre otras.

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BOCA JUNIORS sobre la cual la Demandante tiene derechos, lo que causa confusión entre público consumidor.

Que la Demandante es titular de varios registros de marca BOCA JUNIORS y BOCA JUNIORS CABJ en Argentina, en distintas clases.

Que la Demandante a través de su página web “www.bocajuniors.com.ar” ofrece todo tipo de noticias relacionadas con el club Boca Juniors.

Que la Demandante es reconocida no sólo en Argentina sino también en el mundo entero y que actualmente tiene millones de seguidores en redes sociales, entre ellas, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

II. Derechos o intereses legítimos

Que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa y que la única entidad que puede usar la marca BOCA JUNIORS es la Demandante.

Que la Demandante a lo largo de los años, fue convirtiéndose en uno de los clubes más prestigiosos de Argentina, siéndolo actualmente a nivel internacional, incluyendo Canadá, España, los Estados Unidos de América, México y Paraguay.

Que la Demandante fue el primer club de Argentina al que los tribunales de ese país han reconocido la viabilidad para el registro de una marca compuesta por una combinación de colores aplicados a la vestimenta deportiva.

Que la Demandante es el único club argentino al que se le han dedicado dos documentales en la plataforma de contenidos audiovisuales Netflix.

III. Registro y uso de mala fe

Que la mala fe del Demandado resulta evidente, ya que el nombre de dominio en disputa se compone íntegramente por la marca BOCA JUNIORS, propiedad de la Demandante.

Que el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de aprovecharse del prestigio de la marca BOCA JUNIORS y de perturbar la actividad comercial de la Demandante.

Que la conducta del Demandado conforma un acto de ciberocupación (cybersquatting), por tratarse del registro de un nombre de dominio en disputa en forma abusiva, deliberada y de mala fe, infringiendo los derechos adquiridos de la Demandante.

Que la Demandante es quien debe contar con la titularidad del nombre de dominio en disputa y que ésta no debería verse impedida para desarrollar sus actividades a través de un sitio web con la extensión ".com".

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

7. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la demandante tiene derechos;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

El Demandado no contestó la Demanda, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Demandante que considere razonables (ver Boris Johnson v. Belice Domain WhoIs Service Lt, Caso OMPI No. D2010-1954).

A. Identidad o similitud confusa

La Demandante es titular de varios registros de la marca BOCA JUNIORS en Argentina, en varias clases.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca famosa BOCA JUNIORS, dado que la reproduce en su totalidad.

Además, la inclusión del dominio de nivel superior (“gTLD”) (“.com”), obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del sistema de nombres de dominio y, por lo tanto, carece de relevancia a la hora de hacer un análisis de identidad o similitud confusa en el presente procedimiento (ver Minerva S.A. v. El Yanko, Caso OMPI No. D2018-0767; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; y Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI No. D2000-0300).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

(ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;

(iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

La Demandante reclama que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa y que la única entidad que puede usar la marca BOCA JUNIORS es la Demandante. Estas afirmaciones no han sido desvirtuadas por el Demandado.

La marca BOCA JUNIORS y el club del futbol a que ésta distingue es famosa en Argentina y a nivel mundial (y lo era al momento de registro del nombre de dominio en disputa).

De acuerdo con la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, los nombres de dominio que son idénticos a la marca de un demandante conllevan un alto riesgo de afiliación implícita. En este caso, este riesgo se aumenta debido a que la marca de la Demandante es famosa.

No existen pruebas en el expediente del caso que indiquen que el Demandado haya sido comúnmente conocido como “Boca Juniors”, o por el nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa actualmente resuelve a un sitio Web de Network Solutions, en el que se despliegan de forma automatizada las leyendas: “This Site Is Under Construction and Coming Soon” (Este sitio está en construcción y estará disponible próximamente) y “This Domain Is Registered with Network Solutions” (Este dominio está registrado con Network Solutions) así como la leyenda “This site is currently under construction Please check back at later time” (Este sitio está actualmente en construcción. Por favor, vuelva a revisar más tarde), en varios idiomas.

Con base en la sección 4.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el Experto realizó una búsqueda en “web.archive.org”, encontrando que aproximadamente del año1998 al año 2008, el nombre de dominio en disputa resolvía a una página web que desplegaba la marca de la Demandante, así como fotos de diversos jugadores de futbol, con la leyenda “Club Atlético Boca Juniors”, ente otros contenidos. Esa página Web a su vez redireccionaba a los usuarios a un sitio web de aficionados de la Demandante, con contenidos referentes a la historia y algunas noticias sobre el club de futbol Boca Juniors.

La información almacenada por “web.archive.org” revela que entre 1998 y 2001 la página web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa no contenía una divulgación, advertencia o aclaración que señalara que el Demandado no estaba relacionado con la Demandante.

Los registros que guarda “web.archive.org”, referentes a muestras tomadas a partir de 2001, revelan que desde ese año y hasta el año 2008, la página web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa empezó a desplegar la siguiente divulgación/advertencia: “Este es un sitio estrictamente no comercial, sin afiliación ni relación alguna con el Club A. Boca Juniors, al que solo nos une nuestra pasión xeneize. Los contenidos del website son exclusiva responsabilidad de los hinchas que hacemos esta página y no representan la posición oficial de la institución Club A. Boca Juniors, ni de sus directivos, cuerpo técnico, o jugadores. Para ir al WEBSITE OFICIAL del Club, cliqueá acá”.

Las muestras obtenidas por “web.archive.org” en 2008 establecen que a partir de ese año el nombre de dominio en disputa ha resuelto al sitio web de Network Solutions señalado en párrafos anteriores de esta decisión, el cual contiene frases que afirman que hay un sitio en construcción y que éste estará disponible próximamente. Sin embargo, el Demandado no ha presentado pruebas que demuestren que, de acuerdo con el párrafo 4(c)(iii) de la Política, éste haya efectivamente llevado a cabo preparativos comprobables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Han pasado más de 11 años desde que esta frase fue publicada en la página web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa y además, el nombre de dominio en disputa se dejó de utilizar para albergar dicha página web. No es razonable suponer que el uso entre 1998 y 2008, así como la mera afirmación publicada de manera automatizada en dicho sitio web en 2008, pueda conformar evidencia suficiente que pruebe que el Demandado haya hecho preparativos para usar el nombre de dominio en disputa de buena fe (ver C.S. Lewis (PTE.) Ltd. v. Richard Saville-Smith, Caso OMPI No. D2008-0821, The Jennifer Lopez Foundation v. Jeremiah Tieman, Jennifer Lopez Net, Jennifer Lopez, Vaca Systems LLC, Caso OMPI No. D2009-0057).

De acuerdo con decisiones emitidas por expertos nombrados de conformidad con la Política, el mero hecho de hacer que un nombre de dominio esté estacionado y/o resolviendo a una página que despliega un anuncio de “en construcción” no convierte al uso del nombre de dominio en uso legítimo no comercial o en uso leal del nombre de dominio en disputa (ver, mutatis mutandis,Jones Lang LaSalle IP, Inc. v. Oscar Dominguez, GSG Group, Caso OMPI No. D2018-1093; Facebook, Inc. v. S. Demir Cilingir, Caso OMPI No. D2018-2746).

También han transcurrido más de 11 años después de que la divulgación/advertencia que contenía la página web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa dejó de estar ahí publicada. Los usuarios que hayan tenido contacto con dicho nombre de dominio en disputa y el sitio web de Network Solutions al que el mismo ha resuelto, no han encontrado en más de una década aclaración alguna que advierta que el nombre de dominio en disputa no está relacionado con la Demandante.

En relación con la divulgación/advertencia que estuvo desplegada entre los años 2001 y 2008 en la página web a la que resolvió el nombre de dominio en disputa, diversos expertos que han emitido decisiones conforme a la Política han establecido que el hecho de que los usuarios de Internet, una vez desviados a la página web a la que resuelve un nombre de domino idéntico a la marca de un tercero, se encuentren en esa página web con una divulgación sobre la ausencia de una relación entre demandante y demandado, no constituye en sí mismo un elemento que conceda derechos o intereses legítimos a un demandado, o que subsane el riesgo de que los usuarios puedan confundirse en tanto que la confusión derivaría en sí misma de la propia naturaleza o composición del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el nombre de dominio en disputa conlleva un alto riesgo de afiliación implícita.

A la luz de lo anterior, el Experto opina que la Demandante ha acreditado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

En ausencia de pruebas en contrario del Demandado, se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El párrafo 4(b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio en disputa era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio en disputa a la demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicha demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio en disputa;

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya incurrido en una conducta de esa índole;

(iii) si el objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio en disputa era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) si, al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

La Demandante reclama que el nombre de dominio en disputa se registró y se está utilizando de mala fe. Esta alegación no fue refutada por el Demandado.

Cuando el nombre de dominio en disputa fue registrado, la marca anteriormente registrada BOCA JUNIORS, así como la Demandante y su club de futbol eran famosas en Argentina e internacionalmente (ver Cable News Network, Inc. v. Alan Rickwood, Caso OMPI No. DES2010-0008; Siemens Aktiengesellschaft v. Jose Manuel Gomez, Caso OMPI No. D2004-0407). Como se ha mencionado anteriormente en esta decisión, un nombre de dominio idéntico a la marca de un tercero (en este caso una marca famosa) conlleva un alto riesgo de afiliación implícita.

Debido a que el término “Boca Juniors” no corresponde a un vocablo usual o de diccionario en el idioma español o inglés, el nombre de dominio en disputa está directamente relacionado con, y hace referencia a la marca BOCA JUNIORS de la Demandante (ver D&D Group Pty Ltd v. Carlos Paredes, Caso OMPI No. D2018-2257; The Mentholatum Company v. Caroline Brown, Caso OMPI No. D2019-0387).

Se debe tomar en cuenta que la Demandante ha sido titular del nombre de dominio <bocajuniors.com.ar> desde el 6 de diciembre de 1996, y que lo ha usado para que éste resuelva a la página web oficial de su club de futbol.

Desde 2008, el nombre de dominio en disputa ha estado resolviendo a un sitio web en un esquema de estacionamiento, que no tiene contenido significativo, y que solamente despliega un mensaje generado de forma automatizada señalando que el sitio está en construcción. Desde ese año el Demandado no ha puesto a disposición de los usuarios de Internet divulgación o advertencia alguna que aclare que éste no guarda relación con la Demandante o el club de futbol BOCA JUNIORS. Con anterioridad el nombre de dominio en disputa se utilizó primero para desplegar la marca de la Demandante, así como fotos de diversos jugadores de futbol con la leyenda “Club Atlético Boca Juniors”, y luego desplegó una divulgación/advertencia. Al tratarse de un nombre de dominio idéntico a la marca de la Demandante, desde su registro ha existido un riesgo alto de afiliación implícita y por lo tanto una causa de confusión entre los usuarios de Internet que deriva de la propia naturaleza o composición del nombre de dominio en disputa.

El esquema bajo el cual el nombre de dominio en disputa ha resuelto al citado sitio web en la modalidad de estacionamiento anteriormente mencionado es equiparable a un escenario de tenencia pasiva

(ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; “Dr. Martens” International Trading GmbH and “Dr. Maertens” Marketing GmbH v. Godaddy.com, Inc.,Caso OMPI No. D2017-0246; The Dow Chemical Company and E. I. du Pont de Nemours and Company v. Mario Rojas Serra, Caso OMPI No. D2016-0595), de acuerdo con las siguientes circunstancias (ver la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también Ferrari S.p.A. v. Ms. Lee Joohee (or Joo-Hee), Caso OMPI No. D2003-0882):

El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca famosa BOCA JUNIORS, que distingue a un club de futbol reconocido internacionalmente, lo que conlleva el anteriormente mencionado riesgo de afiliación implícita.

La naturaleza distintiva de la marca BOCA JUNIORS y el hecho de que la misma no corresponda a un término comúnmente utilizado en español o inglés, hacen que el nombre de dominio en disputa solamente pueda hacer alusión a la Demandante.

El estacionamiento del nombre de dominio en disputa en el sitio web al que éste resuelve, cuyo único contenido es el mensaje automatizado que dice que el sitio está en construcción, ha tenido lugar desde el año 2008.

El Demandado ha tomado medidas para ocultar su identidad.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa declarando que el registrante es “Admin, BocaJuniors”.

El Demandado no ha comparecido en el presente procedimiento, ni ha explicado las razones por las que han tenido lugar las conductas descritas en esta decisión.

A la luz de anterior, no es posible concebir un uso activo real o posible del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, que no sea o sería ilegítimo a los efectos de la Política.

Por ende, se actualiza el tercer elemento de la Política.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <bocajuniors.com> sea transferido a la Demandante.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 7 de enero de 2020