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DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Esselunga S.p.A. v. Carla Giorgi
Caso No. D2017-2107
1. Le Parti
La Ricorrente è Esselunga S.p.A. di Milano, Italia, rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano SpA, Italia.
La Resistente è Carla Giorgi di Roma, Italia.
2. Il nome a dominio e il Registrar
Il nome a dominio contestato <esselungaspa.com> è registrato presso la società Register.IT SPA (il “Registrar”).
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 27 ottobre 2017 via email. Il 27 ottobre 2017, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 30 ottobre 2017, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 31 ottobre 2017, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 20 novembre 2017. La Resistente non ha fatto pervenire una Risposta formale. Il 21 novembre 2017, il Centro ha notificato l’inadempienza della Resistente.
Il Centro ha nominato, in data 6 dicembre 2017, Nicoletta Colombo quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.
4. I presupposti di fatto
La Ricorrente è una società di diritto italiano, molto nota nell'ambito della grande distribuzione organizzata operante principalmente in Italia settentrionale e centrale.
Il marchio ESSELUNGA è nato e si è sviluppato a partire dagli anni '60, ed è attualmente leader in Italia nella grande distribuzione organizzata, con ricavi per oltre 6,8 miliardi e più di 150 punti vendita, tra supermercati e superstore. Tramite il sito internet “www.esselunga.it” è possibile, tra le altre cose, ordinare la spesa online e riceverla direttamente a casa.
La Ricorrente utilizza l’espressione Esselunga come denominazione sociale sin dal 30 ottobre 1980, è titolare di diversi marchi tra cui il marchio italiano n° 1290783 depositato il 12 marzo 1980 e successivamente rinnovato, nelle classi 3, 6, 8, 9, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 42 e dei nomi a dominio <esselunga.it> ed <esselunga.eu>.
Il nome a dominio contestato <esselungaspa.com> è stato registrato in data il 14 marzo 2017 dalla Signora Carla Giorgi. Lo stesso reindirizza al sito del Registrar.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
Le argomentazioni della Ricorrente possono così riassumersi:
- il nome a dominio contestato riproduce nella sua totalità il marchio e la denominazione scoiale della Ricorrente con la sola aggiunta della abbreviazione SPA, ossia società per azioni. La presenza della dicitura “SPA” non è sufficiente a escludere il rischio di confusione per il consumatore trattandosi di un elemento non distintivo, che l’utente associa alla denominazione abbreviata di Società Per Azioni;
- la presenza dell’estensione “.com” non ha impatto sulla valutazione della confondibilità o meno in quanto si tratta di un requisito tecnico;
- la Resistente, dalle ricerche svolte dalla Ricorrente, non risulterebbe titolare di marchio costituito o comprendente l’espressione “esselunga”, né risulterebbe essere conosciuta con tale termine;
- la Ricorrente non ha autorizzato la Resistente all’uso del segno “esselunga”;
- la Ricorrente non utilizza né ha mai utilizzato il nome a dominio contestato per un’offerta in buona fede di beni e servizi, né ha operato un uso legittimo non commerciale del nome a dominio contestato in quanto lo stesso non è attivo e reindirizza alla pagine web del Registrar;
- il marchio ESSELUNGA è estremamente noto nel territorio italiano e il nome di dominio contestato è composto esattamente dalla denominazione sociale della Ricorrente. Il riferimento alla forma societaria della Ricorrente, dimostra una conoscenza molto approfondita di ESSELUNGA da parte della Resistente;
- il non uso di un nome di dominio non sia sufficiente ad escludere il requisito dell’uso in mala fede;
- il nome a dominio contestato è registrato e usato in mala fede.
B. Resistente
La Resistente, pur avendone facoltà, non ha presentato alcuna replica.
6. Motivi della decisione
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal resistente debba essere cancellato o trasferito al ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanti diritti;
(ii) il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato;
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
A. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente
A parere del Collegio non vi sono dubbi sulla presenza del requisito richiesto, in quanto la Ricorrente ha ampiamente provato la titolarità del marchio ESSELUNGA, che corrisponde altresì alla sua denominazione sociale, e conseguentemente anche il diritto all’uso esclusivo dello stesso. Inoltre, è indubbio che il marchio della Ricorrente, grazie alla sua capillare presenza sul territorio italiano in particolare del centro nord, è un marchio rinomato.
Il nome a dominio contestato contiene interamente il marchio della Ricorrente con l’aggiunta dell’espressione “spa” che altro non l’abbreviazione di “Società per Azioni” con l’inevitabile conseguenza che non è sufficiente a escludere la somiglianza con il marchio della Ricorrente così al pare della estensione “.com”.
Pertanto, ad avviso di questo Collegio, il primo requisito è da ritenersi soddisfatto, in quanto è evidente la somiglianza tra il nome a dominio contestato e il marchio di titolarità della Ricorrente.
B. Assenza di diritti o d’interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
In sintesi, è onere del Resistente provare il suo diritto o un suo valido interesse che lo legittimerebbe alla registrazione e all'uso del nome a dominio.
Nel caso di specie, la Resistente, pur avendone avuta la facoltà, non ha depositato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni. Al contrario, la documentazione prodotta dalla Ricorrente e l’implicita mancata autorizzazione a registrare e utilizzare il nome a dominio contestato, fornisce prima facie la prova dell’insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo alla Resistente.
Pertanto, si deve ritenere sussistente anche il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio constestato, ossia la mancanza di titolo della Resistente al nome a dominio contestato.
C. Registrazione e Uso in Malafede
Il terzo e ultimo requisito richiesto per l’accoglimento del ricorso è che il nome a dominio sia registrato e venga usato in malafede.
A parere del Collegio, la Resistente, all’atto della registrazione del nome a dominio contestato era perfettamente a conoscenza dei diritti sul marchio da parte della Ricorrente e del suo interesse a usare il marchio e il nome a dominio contestato. E’ principio costantemente affermato che l’effettiva conoscenza dell’altrui marchio all’atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede della Resistente (si vedano la decisione del 1‐800 Flowers.com, Inc. v. Domain Admin, Abadaba SA,
WIPO Case No. D2009‐0325).
Si osserva altresì che il nome a dominio contestato non è collegato ad alcun sito web attivo con la conseguente conclusione che la sua detenzione da parte della Resistente configura il tipico comportamento definito passive holding o domain parking che costituisce anch’esso un indice di malafede. Infatti, la semplice detenzione di un nome a dominio che corrisponde all’altrui segno distintivo senza la sua utilizzazione porta alla logica conclusione che il titolare del nome a dominio contestato lo stia mantenendo in danno dell’altra parte.
Non vi sono quindi elementi per considerare che la registrazione e l’uso del nome a dominio contestato da parte della Resistente sia stato fatto in buona fede e anzi, le circostanze inducono a ritenere che sia probabile che la Resistente abbia registrato il nome a dominio contestato con il preciso intento di trarre profitto o di impedirne la registrazione al suo legittimo titolare.
A ciò si aggiunga, per quanto il Collegio ha potuto accertare, che il nome a dominio contestato <esselungaspa.com> non identifica né la denominazione sociale della Resistente, né un marchio di titolarità della stessa, né sembra identificare in alcun modo l’attività di quest’ultima.
Pertanto, si deve ritenere sussistente anche il terzo e ultimo requisito ossia la malafede della Resistente al momento della registrazione e nell’uso del nome a dominio contestato.
7. Decisione
Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore della Ricorrente del nome a dominio contestato <esselungaspa.com>.
Nicoletta Colombo
Membro Unico del Collegio
Data: 19 dicembre 2017
