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DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Madina S.R.L. v. [Nome Anonimizzato]
Caso No. D2017-1531
1. Le Parti
La Ricorrente è Madina S.R.L. di Bergamo, Italia, rappresentato da Barzanò & Zanardo Milano SpA, Italia.
Il Resistente è [Nome Anonimizzato]1.
2. Il nome a dominio e il Registrar
Il nome a dominio contestato <storemadina.com> è registrato presso la società Register.IT SPA (il "Registrar").
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") in data 8 agosto 2017 via email. Lo stesso 8 agosto 2017, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 14 agosto 2017, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto. Il Ricorrente ha modificato il proprio Ricorso in data 17 agosto 2017.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche del Ricorso modificato alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 22 agosto 2017, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il giorno 11 settembre 2017. Il Resistente ha mandato una mail il 11 de settembre 2917 e [Nome Anonimizzato] ha fatto pervenire una Risposta formale il 7 settembre 2017.
Il Centro ha nominato, in data 26 settembre 2017, Alessandra Ferreri quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.
4. I presupposti di fatto
La Ricorrente è la società italiana Madina S.R.L., attiva fin dal 1993 nel settore della cosmetica.
La Ricorrente è titolare di numerose registrazioni di marchi nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali per il marchio MADINA. In particolare in Italia, il marchio MADINA è protetto sin dal 1995 per i prodotti cosmetici, ricompresi nella classe 3, come risulta dalla registrazione internazionale n. 643192 del 5 settembre 1995, regolarmente rinnovata (allegato 4 del Ricorso).
La Ricorrente è altresì titolare di svariati nome di dominio costituiti o comprensivi della dicitura "Madina" (allegato 5 del Ricorso) ed è attiva su vari "social network", quali Facebook, Twitter e Instagram.
Il nome a dominio contestato è stato registrato in data 12 dicembre 2016 dal [Nome Anonimizzato]; digitando il nome a dominio contestato si viene automaticamente reindirizzati al website ricollegato al nome a dominio della Ricorrente <madina.com>.
La Ricorrente ha contestato la registrazione e l'uso del nome a dominio contestato al Resistente tramite lettera di diffida in data 31 gennaio 2017.
In data 23 febbraio 2017 [Nome Anonimizzato], dopo aver ricevuta la lettera di diffida da parte dei legali della Ricorrente, ha sporto denuncia presso la Polizia Postale del Lazio (allegato 2 della Risposta) negando di essere titolare del nome a dominio contestato e degli altri nomi a dominio indicati dalla Ricorrente.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
La Ricorrente sostiene, innanzitutto, che il marchio MADINA abbia raggiunto negli anni una notevole notorietà nel proprio settore di riferimento, quello dei cosmetici, divenendo un punto di riferimento per il consumatore italiano.
Secondo la Ricorrente, il nome a dominio contestato è confondibilmente simile al marchio di cui la stessa è titolare: esso infatti incorpora interamente il segno "madina" con il termine generico "store" che è privo di carattere distintivo. Anzi l'aggiunta di tale parola, che ormai anche nella lingua italiana sta ad indicare un "punto vendita" incrementa il rischio di confusione, in quanto il consumatore sarà indotto a credere che il nome a dominio contestato sia un punto vendita on line di prodotti a marchio MADINA.
Sempre in punto di confondibilità, la Ricorrente afferma poi che alcun rilievo assuma l'estensione generic Top-Level Domain ("gTLD") ".com", in quanto ad essa non può attribuirsi alcun valore distintivo essendo un requisito tecnico necessario per la registrazione.
La Ricorrente sostiene che il Resistente non ha diritti né interessi legittimi sul nome a dominio contestato.
Egli, infatti, non è conosciuto con il nome "Madina", né con il nome "Store Madina"; inoltre, non è stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare il proprio marchio MADINA come nome a dominio.
Il Resistente, infine, non è un rivenditore autorizzato, un licenziatario, un distributore o un qualsiasi altro soggetto autorizzato alla vendita di prodotti MADINA, né risulta titolare di alcun marchio costituito o comprendente il termine "Madina".
La Ricorrente afferma poi che non vi sia alcuna evidenza che il nome a dominio contestato sia usato per un'offerta in buona fede di beni e di servizi, o che dello stesso sia fatto un legittimo utilizzo non commerciale: il nome a dominio contestato infatti reindirizza al sito ufficiale della Ricorrente e tale uso non può definirsi legittimo e non commerciale.
Infine, secondo la Ricorrente è probabile che il Resistente lucri sul nome a dominio contestato, sfruttando la notorietà del marchio MADINA, attraverso il meccanismo dei pay-per-click.
La Ricorrente sostiene che la mala fede del Resistente nella registrazione del nome a dominio contestato sia provata dalle seguenti circostanze:
- la conoscenza del marchio MADINA da parte del Resistente come è evidenziato dal fatto che il nome a dominio contestato è utilizzato per reindirizzare gli utenti al sito ufficiale della Ricorrente;
- la combinazione del marchio MADINA con il termine "store", che si riferisce evidentemente al settore di attività della Ricorrente;
- la data di registrazione del nome a dominio contestato di molto successiva alla data di deposito e di registrazione dei marchi MADINA, in Italia e nel mondo.
In merito all'uso in mala fede, la Ricorrente osserva, tra l'altro, quanto segue:
- il nome a dominio contestato è composto dal termine generico "store" combinato con il noto marchio MADINA della Ricorrente; questa circostanza rafforza l'idea che il nome a dominio contestato sia stato registrato espressamente per causare confusione nell'utente il quale potrebbe essere indotto a ritenere che il relativo web site sia uno di quelli ufficiali della Ricorrente, o comunque sia alla stessa collegato;
- il re-indirizzamento al sito ufficiale della Ricorrente;
- il fatto che il Resistente abbia registrato altri nomi a dominio, corrispondenti all'attività di terze società, i cui siti reindirizzano ai siti web ufficiali delle rispettive società;
- la possibilità che il titolare abbia registrato il nome di dominio contestato per fini di lucro, attraverso il meccanismo dei pay per click oppure con l'obiettivo di cederlo a terzi.
La Ricorrente chiede, dunque, che il nome a dominio contestato <storemadina.com> le venga trasferito.
B. Resistente
Il Resistente ha mandato una mail l'11 settembre 2017 accettando il trasferimento del nome a dominio contestato.
[Nome Anonimizzato] ha presentato una Replica in cui sostiene di aver appreso della registrazione a suo nome del nome a dominio contestato soltanto a seguito della lettera di diffida ricevuta dai legali della Ricorrente in data 15 febbraio 2017 e, dopo averli contattati, apprendeva di essere titolare anche di altri nomi a dominio.
Dopo essersi dichiarato estraneo a tutte le circostanze che gli venivano addebitate, il giorno 23 febbraio 2017 [Nome Anonimizzato] ha sporto denuncia querela presso la Polizia di Stato, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Lazio dichiarandosi assolutamente estraneo a tutti i fatti riferiti nella lettera di diffida della Ricorrente.
6. Motivi della decisione
Il paragrafo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: "Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile".
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio contestato debba essere cancellato o trasferito al ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio contestato è stato registrato e viene usato in malafede.
A. Identità o somiglianza tale da indurre confusione del nome a dominio con il marchio della Ricorrente
Il nome a dominio contestato incorpora interamente il marchio MADINA, su cui la Ricorrente vanta diritti con la sola aggiunta del termine generico "store". Come è stato più volte affermato in precedenti decisioni, l'aggiunta di una parola di uso comune ad un marchio all'interno di un domain name non consente di distinguere quel domain name al marchio incorporato. Questo Collegio, pertanto ritiene che il nome a dominio contestato sia confondibilmente simile al marchio su cui la Ricorrente vanta diritti.
B. Assenza di diritti o di interessi legittimi del Resistente e registrazione ed uso in malafede
Questo Collegio, osserva che [Nome Anonimizzato], senza contestare nel merito alcuna delle allegazioni svolte dalla Ricorrente nel proprio Ricorso, si è dichiarato assolutamente estraneo ai fatti a lui addebitati, negando di essere l'effettivo titolare del nome a dominio contestato e degli altri indicati dalla Ricorrente nel corso di una successiva telefonata. Ed, infatti, [Nome Anonimizzato] ha presentato una denuncia/querela alla Polizia di Stato, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Lazio.
La registrazione da parte di una terza persona sconosciuta, che utilizza i dati personali del [Nome Anonimizzato] è un'attività di "phishing" e costituisce, pertanto, una registrazione ed un uso del domain name in mala fede. Da una simile attività di phishing non può, ovviamente, originare alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato.
Come riferito in precedenza, il Resistente ha acconsentito nella sua email dell'11 settembre e nella propria replica al trasferimento del nome a dominio contestato. Sul punto questo Collegio osserva che il consenso prestato dal Resistente al rimedio richiesto dalla Ricorrente, può fondare un ordine di trasferimento senza la necessità che sia valutata la sussistenza degli elementi richiesti dal paragrafo 4(a) della Policy per procedere a tale ordine: elementi la cui sussistenza, comunque, come è stato appena rilevato, nel caso di specie è stata dimostrata.
In ogni caso, questo Collegio condivide tale orientamento, anche in considerazione del fatto che nel caso in esame non ricorre alcuna delle circostanze indicate in WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, sezione 4.10 per cui, nonostante il consenso del Resistente al rimedio richiesto dalla Ricorrente, il Collegio potrebbe ritenere più opportuno procedere ad una sostanziale decisione nel merito.
In conclusione, questo Collegio ritiene che la mail del Resistente costituisca una indubitabile dimostrazione del consenso del Resistente al trasferimento del nome a dominio contestato.
7. Decisione
Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente del nome a dominio contestato <storemadina.com>.
Alessandra Ferreri
Membro Unico del Collegio
Data: 9 ottobre 2017
1 Il Collegio ha stabilito che il nome a dominio contestato è stato registrato in modo fraudolento, attraverso un furto di identità. Pertanto il Collegio ha deciso di anonimizare il nome del Resistente nella Decisione. Alla presente decisione è allegato (sub All 1), l'istruzione del Collegio al Registrar per quanto riguarda il trasferimento del nome a dominio contestato, incluso il nome del Resistente. Il Collegio ha autorizzato il Centro a trasmettere l'Allegato 1 al Registrar nell'ambito della parte operativa del presente procedimento, ma ha indicato che l'Allegato 1 della Decisione non dovrebbe essere pubblicato a causa delle circostanze della controversia.
