Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Allglass Confort Systems, S.L. c. Contact Privacy Inc. / Francisco Ona

Caso No. D2017-0653

1. Las Partes

La Demandante es Allglass Confort Systems, S.L. con domicilio en Málaga, España, representada por Falcón Abogados, España.

El Demandado es Contact Privacy Inc. con domicilio en Toronto, Ontario, Canadá / Francisco Ona con domicilio en Málaga, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <allglasstodocristal.com>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Tucows Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de marzo de 2017. El 31 de marzo de 2017 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de marzo de 2017 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 10 de abril de 2017 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda en fecha 12 de abril de 2017.

El Centro envió una comunicación a las Partes el 10 de abril de 2017 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó el 11 de abril de 2017 y el 18 de abril de 2017 una solicitud para la extensión del plazo de presentación de las comunicaciones en relación con el idioma del procedimiento. El Centro notificó a las Partes el 12 de abril de 2017 y el 18 de abril de 2017 la correspondiente extensión del plazo para la presentación por las Partes de las comunicaciones que correspondan en relación con el idioma del procedimiento. La Demandante presentó el 20 de abril de 2017 una traducción al inglés de la Demanda incluyendo en la misma una solicitud de que el español sea el idioma del procedimiento. El Demandado presentó el 20 de abril de 2017 una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español. A la vista de que ambas Partes solicitaron que el idioma del procedimiento sea el español, el Centro notificó a las Partes el 24 de abril de 2017 su determinación preliminar de proseguir el procedimiento en el idioma español, a reserva del Grupo de Expertos de tomar otra resolución al respecto.

En respuesta a una notificación del Centro solicitando una aclaración de la Demanda, la Demandante presentó una enmienda a la Demanda el 27 de abril de 2017. El Centro verificó que la Demanda junto con las enmiendas a la Demanda (en adelante denominadas conjuntamente como la “Demanda”) cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de abril de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de mayo de 2017. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 18 de mayo de 2017.

El 23 de mayo de 2017 la Demandante dirigió una Comunicación Suplementaria al Centro solicitando la inadmisión del Escrito de Contestación a la Demanda por haber superado el mismo el límite máximo de palabras indicado en el Reglamento Adicional. El Centro comunicó a la Demandante que los párrafos 10 y 12 del Reglamento otorgan a la sola discreción del Experto determinar la admisibilidad de las Comunicaciones Suplementarias de cualquiera de las Partes, así como pedir nuevas medidas procesales, en su caso.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de mayo de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una mercantil española, cuya sede central se encuentra en Málaga, dedicada a la fabricación, distribución, comercialización, importación, exportación, venta al por mayor y menor e instalación de estructuras y sistemas de cerramientos de espacios, compuestos de materiales metálicos, plástico y cristal. Utiliza Internet como medio para promocionar y comercializar sus productos y servicios, mediante su página Web corporativa alojada en el nombre de dominio <todocristal.eu>, operando a nivel nacional e internacional a través de la marca TODOCRISTAL ALLGLASS, con la que identifica sus productos y servicios.

La Demandante ostenta derechos sobre la denominación “todocristal allglass”, para la identificación de diversos materiales de construcción, construcciones transportables metálicas y no metálicas, tubos y tuberías, artículos de cerrajería y ferretería, así como servicios publicidad, de construcción, reparación e instalación. En concreto, la Demandante es titular de la Marca Española No. 2.867.583 TODOCRISTAL ALLGLASS, solicitada el 12 de marzo de 2009 y concedida el 14 de septiembre de 2009, vigente para productos y servicios de las clases 6, 19 y 35, así como de la Marca Europea No. 10.730.968 TODOCRISTAL ALLGLASS, solicitada el 15 de marzo de 2012 y concedida el 26 de julio de 2012, vigente para productos y servicios de las clases 6, 19 y 37, que sirve de base al Registro Internacional No. 1.206.029 de fecha 25 de marzo de 2014, vigente para productos de la clase 6, que designa China, India, Japón, República de Corea y Singapur, así como también al Registro Internacional No. 1.171.936 de fecha 19 de junio de 2013, vigente para productos de la clase 6, que designa la Federación de Rusia y Marruecos.

Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <todocristal.eu>, registrado el 4 de septiembre de 2015, que alberga su página Web corporativa, en donde promociona y oferta sus productos y servicios.

El nombre de dominio en disputa <allglasstodocristal.com> fue registrado el 27 de enero de 2009 por el Demandado, que figura en los datos públicos disponibles de WhoIs como titular y contacto administrativo.

En el momento de presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa albergaba una página Web de parking de nombres de dominio que contenía enlaces a diversas páginas de empresas pertenecientes al sector de cerramientos de espacios por medio de estructuras y sistemas de acristalamiento. Con posterioridad a la notificación de la Demanda al Demando, se ha modificado el contenido que alberga el nombre de dominio en disputa, direccionando a una página en blanco que contiene un Índex con varios enlaces que no muestran contenido alguno, salvo uno de ellos “404.shtml” que sigue direccionando a la referida página Web de parking de nombres de dominio que contiene enlaces a diversas páginas de empresas pertenecientes al mismo sector que la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que se constituyó mediante escritura pública de fecha 28 de enero de 2009, siendo registrado el nombre de dominio en disputa justo un día antes, siguiendo sus instrucciones, por el Demandado, que fue socio y administrador de la Demandante y siendo la certificación negativa relativa a su denominación social de fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa, en concreto de fecha 30 de diciembre de 2008.

- Que el nombre de dominio en disputa ha venido siendo utilizado por la Demandante desde su constitución para promocionar y comercializar sus productos y servicios, albergando su página Web corporativa, hasta que en julio de 2015 el Demandado dejó su cargo y participación en la sociedad Demandante, eliminado el contenido de su página Web del nombre de dominio en disputa. De forma que se vio obligada a solicitar un nuevo nombre de dominio.

- Que es titular de la marca TODOCRISTAL ALLGLASS, coincidente con el nombre de dominio en disputa y su propia denominación social, registrada mediante diversos registros marcarios vigentes en España, la Unión Europea, así como China, India, Japón, República de Corea, Singapur, Marruecos y la Federación de Rusia, el primero de los cuales fue solicitado tan solo un par de meses después de su constitución y del registro del nombre de dominio en disputa, el 12 de marzo de 2009.

- Que, gracias a la continuada y prestigiosa presencia en Internet, así como el mercado nacional e internacional, de sus marcas, la denominación “allglass todocristal” se identifica por los consumidores con la Demandante, sus productos y sus servicios, habiendo adquirido cierta notoriedad, estando asociada de forma indivisible a los mismos.

- Que el nombre de dominio en disputa es conceptualmente idéntico a sus signos distintivos, teniendo idéntico significado: que algo está compuesto enteramente por cristal. Existe también identidad denominativa y fonética, comportando un grave riesgo de confusión en el público consumidor medio, que podría considerar que el nombre de dominio en disputa pertenece a la Demandante.

- Que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Su único interés es obstaculizar el legítimo uso que la Demandante venía haciendo del mismo alojando su página Web corporativa. El nombre de dominio en disputa no aloja un contenido legítimo dirigido a promocionar actividades o productos propios del Demandado, sino que alberga una referencia a la empresa de hosting y varios enlaces publicitarios a sitios Web de terceros competidores de la Demandante, que operan dentro del mismo sector de cerramientos de espacios con sistemas de cristal y que, presumiblemente, reportan un beneficio económico al Demandado por cada clic. Además, el Demandado no es titular de ninguna marca que contenga la denominación “allglasstodocristal” no siendo conocido ni identificado por esta expresión.

- Que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado con la finalidad de albergar la página Web corporativa de la Demandante, siendo coincidente con su denominación social y sus marcas, estando ligado el Demandado a la misma, por ser uno de sus socios y administrador de la entidad. Desde su registro, el nombre de dominio en disputa ha alojado la página Web corporativa de la Demandante, en donde promocionaba y comercializaba sus productos y servicios, hasta que el Demandado dejó de formar parte de la sociedad Demandante, en julio de 2015. Entonces, aprovechando que el registro del nombre de dominio en disputa se encontraba a su nombre, eliminó el contenido de la Web de la Demandante, pasando a alojar los referidos enlaces a otras páginas de empresas del mismo sector. De todo ello se desprende que el registro del nombre de dominio en disputa se efectuó bajo mandato de la Demandante.

- Que el registro de nombre de dominio en disputa de mala fe, implica un uso actual del mismo también de mala fe y, en cualquier caso, no es preciso que el registro haya sido de mala fe para conseguir la cancelación o devolución a la Demandante del nombre de dominio en disputa, sino que basta con acreditar que el uso que se hace actualmente del mismo es de mala fe, ya que el registro y el uso de mala fe son requisitos exigidos por la Política de forma alternativa y no cumulativa.

- Que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa a partir del 2015 tiene por finalidad evitar que su legítimo titular lo utilice como hasta entonces venía haciendo. Otro indicio de la mala fe del Demandado es que el mismo trate de ocultar su identidad, que no consta en los datos WhoIs del nombre de dominio en disputa. Además, se utiliza de mala fe con la intención de lucrarse atrayendo con ánimo de lucro usuarios de Internet, mediante el posible riesgo de confusión con las marcas de la Demandante y su propia entidad, encontrándose en un parking de dominios que contiene enlaces promocionales de páginas Web pertenecientes a competidores de la Demandante. En definitiva, concurren las circunstancias iii) y iv) del párrafo 4 de la Política, dado que el Demandado, aprovechándose de la situación de que la sociedad Demandante le solicitó que registrase el nombre de dominio en disputa con el fin de utilizarlo para su página Web corporativa, se ha apropiado del mismo, con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante y, además, está atrayendo a usuarios de Internet a su sitio web con ánimo de lucro para redirigirles a otros sitios Web de terceras empresas competidoras, con evidente riesgo de confusión en el público consumidor.

B. Demandado

El Demandado sostiene en el Escrito de Contestación a la Demanda:

- Que la Demandante carece de derechos de marca (o cualesquiera otros de carácter extra registral) anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, por lo que no concurre el primero de los requisitos exigidos por la Política. Las marcas e incluso la constitución social de la Demandante son posteriores al registro del nombre de dominio en disputa. De ello se desprende que el nombre de dominio en disputa no fue registrado por mandato de la Demandante, sino única y exclusivamente por el Demandado, siendo irrelevante que la certificación de la denominación social de la Demandante sea de fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa, pues la Política no permite fundamentar la Demanda en cualquier derecho sino solo en marcas anteriores. Dicha certificación no es un documento público ni otorga ningún derecho de marca, sino que solo acredita y verifica que no existe ninguna otra sociedad con la misma denominación, como trámite necesario para otorgar la escritura de constitución social.

- Que el Demandado es ingeniero de telecomunicaciones y entró a formar parte de la mercantil Demandante para ocuparse de sus asuntos informáticos, así como de la gestión de sus derechos de propiedad industrial, adquiriendo la condición de socio el día 3 de diciembre de 2009, siendo nombrado administrador el 29 de mayo de 2013 y cesado su cargo en mayo de 2015, perdiendo también su condición de socio en julio del mismo año. Mientras duró la vinculación entre el Demandado y la Demandante, éste autorizó el uso del nombre de dominio en disputa para alojar la página Web corporativa y correos electrónicos de la Demandante. Sin embargo, una vez cesado en su cargo, mandó, el 2 de septiembre de 2015, un burofax a los administradores de la Demandante, instando a éstos para que cesaran en el uso del nombre de dominio en disputa, recibiendo, días después (el 11 de septiembre) un burofax solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa en favor de la entidad Demandante. Así mismo, la Demandante interpuso el 21 de septiembre de 2015 denuncia penal contra el Demandado, por apropiación indebida del nombre de dominio en disputa, que fue sobreseída por el Juzgado de Instrucción No. 11 de Málaga mediante Auto de 3 de noviembre de 2016, resolución que fue recurrida en apelación por la Demandante y, nuevamente, confirmada por la Audiencia Provincial de Málaga (Auto de 10 de enero de 2017), por entender que estando registrado el nombre de dominio en disputa a nombre del denunciado, la utilización del mismo por su titular no puede considerarse delictiva, ni puede calificarse como apropiación indebida.

- Que las marcas de la Demandante no son exclusivamente denominativas, sino que comprenden un logo, siendo la denominación contenida en las mismas de escasa o casi nula distintividad, por ser descriptiva o genérica para los productos y servicios ofertados por la Demandante, debiendo considerarse la expresión “allglass todocristal” como apropiable dentro del sector de los cerramientos de espacios mediante acristalamiento, como reconoció en relación al nombre de dominio <todocristal.com>, la decisión en el caso Allglass Confort Systems, S.L. v. Semi, Arirang C&T, WIPO Case No. D2015-0423.

- Que no ha podido utilizar el nombre de dominio en disputa de forma pacífica desde septiembre de 2015 debido a los requerimientos extrajudiciales y la acción penal entablada contra el mismo, prefiriendo esperar a la resolución del conflicto. Tampoco posee ningún registro de marca que contenga la denominación “allglasstodocristal” porque, lógicamente, la Demandante se hubiera opuesto a cualquier solicitud de marca impidiendo su registro en favor del Demandado.

- Que no asiste a la Demandante derecho ni interés legítimo alguno, pues carece de derechos registrales o extra registrales previos. No tiene ninguna razón jurídica sino solo razones vindicativas. Tampoco causa a la Demandante perjuicio alguno el nombre de dominio en disputa, pues ésta promociona y oferta sus productos y servicios a través la página Web alojada en su nombre de dominio <todocristal.eu>. Por ello fueron desestimadas sus pretensiones por la Audiencia Provincial de Málaga y el Demandado ha interpuesto, entre otros, contra la Demandante, querella criminal por delitos de denuncia falsa, acceso no permitido a información electrónica y estafa procesal.

- Que el párrafo 4(a)(iii) de la Política y el párrafo 3(b)(ix)(3) del Reglamento exigen que la Demandante acredite que el nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo utilizado de mala fe, como circunstancias que necesariamente han de confluir, no habiendo la Demandante acreditado ninguna de las mismas. Las decisiones citadas por la Demandante argumentando que ambos requisitos no son cumulativos sino alternativos, se refieren a nombre de dominio con códigos de países en relación a los cuales las autoridades han establecido criterios distintos a los de la Política.

- Que el nombre de dominio en disputa no fue registrado de mala fe, pues, como acredita la factura y un informe emitidos por la empresa registradora, el registro se efectuó por el Demandado, que, en todo momento, ha permanecido como titular, habiéndose registrado un día antes de la constitución social de la Demandante. La Demandante no ha demostrado que en la fecha de su registro la marca ALLGLASS TODOCRISTAL fuera notoria ni estuviera siendo usada, por lo que el Demandado no pudo tener la intención de aprovecharse de la reputación de una marca que en ese momento no existía, ni de atraer a una potencial clientela en detrimento de la Demandante, porque en esa fecha todavía no se había constituido. Tampoco fue la intención del Demandado vender, alquilar o ceder de cualquier modo el nombre de dominio en disputa a la Demandante, pues nunca hubo ninguna propuesta de esta índole ni el Demandado obtuvo nunca ventaja económica alguna por autorizar su uso a la Demandante. Únicamente autorizó su uso, temporalmente, mientras fue socio, como consecuencia de su relación profesional con la Demandante.

- Que el nombre de dominio en disputa no ha sido utilizado de mala fe. El hecho de que su identidad haya permanecido confidencial durante un tiempo, no es indicio de mala fe, pues la propia Demandante conocía su identidad y titularidad sobre el nombre de dominio en disputa. Además, la confidencialidad de los datos del titular de un nombre de dominio es un práctica totalmente habitual y permitida por el ordenamiento jurídico que puede obedecer a distintos motivos, e incluso la Demandante permanece en el anonimato en los datos de registro de su nombre de dominio <todocristal.eu>.

- Que el hecho de que no haya asociado todavía ninguna página Web al nombre de dominio en disputa no significa que pretenda impedir que la Demandante pueda realizar un uso legítimo de sus marcas a través del mismo, ya que la marca que la Demandante utiliza en su página Web está compuesta por la denominación “todocristal” y no por las denominaciones “allglass todocristal” o “todocristal allglass”.

- Que tampoco es cierto que contratara un servicio de parking para atraer a potenciales clientes de la Demandante y re direccionar a los usuarios a sitios Web de empresas competidoras, obteniendo un lucro con ello. No es responsable de que estos enlaces aparezcan en una página Web asociada al nombre de dominio en disputa. No insertó estos enlaces ni contrató o autorizó la inserción de los mismos, ignorando quién haya podido incluirlos y no habiendo obtenido lucro alguno por estos. Tampoco ha tenido relación alguna con las empresas a las que remitían estos enlaces. Fue la empresa de alojamiento la que efectuó el re-direccionamiento del nombre de dominio en disputa a una página Web en donde había incluido estos enlaces, sin previa autorización del Demandado. Tras las quejas de éste, se ha suprimido tal re‑direccionamiento, de forma que ahora el nombre de dominio en disputa solo aloja una página en blanco con un mensaje Índex.

- Que el nombre de dominio en disputa está compuesto por vocablos genéricos, cuyo registro y uso se ha llevado a cabo con un propósito relacionado con su significado genérico, no con el fin de vulnerar o afectar a derechos o intereses legítimos de terceros, ni de desviar a los consumidores hacia sus productos, ni empañar la imagen de otras marcas.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las Partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, así como cualesquiera normas y principios de derecho que el Experto considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común nacionalidad y residencia de las Partes en España, así como los derechos de propiedad industrial de la Demandante, que funda su Demanda, entre otras, en una marca española y una marca europea, se considera de especial aplicación, junto con las reglas de la Política, las leyes y principios del Derecho Nacional Español y del Derecho Europeo.

Se procede a continuación a analizar si se cumplen todos los presupuestos cumulativos necesarios para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4(a) de la Política, en concreto:

(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar, hasta el punto de causar confusión, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;

ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

Cuestiones preliminares: idioma del procedimiento, Comunicación Suplementaria de la Demandante, procedimiento judicial pendiente existente entre las partes.

De conformidad con el párrafo 11(a) del Reglamento, a pesar de ser el inglés el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa, el Experto confirma la determinación preliminar del Centro sobre el idioma de procedimiento, considerando que ha de ser el español, dado que, así lo solicitó la Demandante manifestando su conformidad el Demandando, existiendo, por tanto, acuerdo de las partes al respecto.

Respecto a la Comunicación Suplementaria dirigida por la Demandante al Centro solicitando la inadmisión del Escrito de Contestación al Demandado por exceder el límite de palabras indicado en el párrafo 5(c)(i) del Reglamento. El Experto considera que, aun siendo cierto que se ha excedido el límite de palabras establecido en el Reglamento, esta circunstancia, puramente técnica o formal, no puede justificar, por si sola, la inadmisión del Escrito de Contestación a la Demanda, pues ello supondría hacer prevalecer las cuestiones meramente formales sobre la consideración de los aspectos sustantivos del caso, como, igualmente, entendió la decisión Stella IP Pty Ltd. v. Creative Internet Consultants Pty Limited / i4u, Domain Administrator, Caso OMPI No. D2008-1133.

Respecto al procedimiento judicial pendiente existente entre las partes, a la vista de la información facilitada por las partes y disponible en el expediente, el Experto entiende que el procedimiento judicial pendiente no se refiere propiamente al nombre de dominio en disputa y su titularidad, sino a delitos presuntamente cometidos por la Demandante unida a algunos de sus socios, en relación a un procedimiento judicial penal previo entablado por la misma contra el Demandado. Tanto la causa de pedir, como los hechos enjuiciados y pretensiones de las partes, e, incluso, las propias partes, son diferentes al presente procedimiento administrativo bajo la Política, siendo así ambos procedimientos independientes. Por ello, el Experto considera que el presente procedimiento administrativo, ha de ser evaluado separadamente del procedimiento judicial anteriormente referido, sin perjuicio de precisar que, como reconocen diversas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver el párrafo 4.14.4 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)), la decisión de este Experto no vincula a los tribunales, que podrán enjuiciar ex novo el caso presentado ante ellos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante funda su Demanda en la titularidad de varias marcas, en concreto, una marca española, otra europea y dos registros internacionales, que consisten en la representación gráfica de denominación “todocristal allglass” unida a un logo de forma cuadrangular, se encuentran registradas y vigentes, comprendiendo diversos materiales de construcción, construcciones transportables, tubos y tuberías, artículos de cerrajería y ferretería, así como servicios publicidad, de construcción, reparación e instalación.

La circunstancia de que las referidas marcas hayan sido registradas por la Demandante con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, no afecta al análisis de la concurrencia del primer requisito exigido por la Política. Como han aclarado diversas decisiones adoptadas en el marco de la Política, ésta no hace especial referencia a la fecha en la que el titular haya adquirido sus derechos de marca (véase en este sentido el párrafo 1.1.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).

A excepción del dominio genérico de nivel superior “.com”, el nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico a la referida marca TODOCRISTAL ALLGLASS de la Demandante, variando únicamente el orden de los elementos denominativos contenidos en la marca, es decir, apareciendo en primer lugar la denominación “allglass” seguida de “todocristal”.

Asimismo, el Experto nota que el Demandado ha alegado que las marcas TODOCRISTAL ALLGLASS de la Demandante no son exclusivamente denominativas, sino que comprenden un logo que dota de distintividad al conjunto, sin el cual probablemente no habrían sido registradas por las correspondientes oficinas. A este respecto, tal y como se recoge en el párrafo 1.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el análisis del primer elemento conlleva una comparación del nombre de dominio en disputa con los componentes textuales de la marca de la Demandante. En este sentido, los registros de marca que incorporen un logo serían suficientes para satisfacer el requisito bajo el primer elemento (sin perjuicio del análisis que se pueda llevar a cabo bajo el segundo y el tercer elementos).

En consecuencia, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa resulta confusamente similar a la marca de la Demandante, concurriendo, por tanto, el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

En relación al segundo presupuesto, se requiere que la Demandante acredite que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones y/o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política, entre otras, Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira, Caso OMPI No. D2007-0912; Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International, Caso OMPI No. D2008-1393; Accor v. Eren Atesmen, Caso OMPI No. D2009-0701.

En el presente caso, la prueba presentada por la Demandante acredita prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandando, por cuanto que éste no es titular de ninguna marca que contenga la denominación “allglasstodocristal”, no parece ser conocido por esta denominación y el nombre de dominio en disputa no aloja ningún contiendo relativo a un negocio propio del Demandado, sino una página Web de parking que contenía varios enlaces publicitarios a sitios Web de terceras empresas competidoras de la Demandante. Tampoco parece que el Demandado haya realizado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Por su parte, en el Escrito de Contestación a la Demanda, el Demandado alega y acredita su titularidad sobre el nombre de dominio en disputa y el carácter previo de su registro en relación al registro de las marcas de la Demandante y a la propia constitución social de ésta última.

Sin embargo, ninguna de las circunstancias y evidencias presentadas por el Demandado determinan, a juicio de este Experto, la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado no acredita la concurrencia de ninguna de las circunstancias enumeradas en el párrafo 4(c) de la Política u otras análogas que permitan considerar que el mismo ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

En particular, no se ha acreditado que el Demandado sea comúnmente conocido en el mercado por la denominación que consiste el nombre de dominio en disputa, ni que sea titular de ninguna marca u otro derecho de propiedad industrial que contenga dicha denominación, no siendo suficiente, a juicio de este Experto, la explicación del Demandando sobre su falta de registros de marca u otros derechos de propiedad industrial que contengan la denominación “allglasstodocristal”, simplemente porque la Demandante se hubiera opuesto a cualquier solicitud de marca a su favor impidiendo su registro.

Además, atendiendo al uso que el Demandado ha efectuado del nombre de dominio en disputa, tampoco cabe concluir que el mismo haya usado o realizado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de productos o servicios. Al contrario, el uso que se ha llevado a cabo del mismo ha consistido en su vinculación con una página Web que contiene enlaces publicitarios de empresas competidoras de la Demandante, sin tratar de evitar la asociación con la marca de la Demandante ni la posible confusión de los usuarios de Internet, que durante más de seis años han estado accediendo a la información sobre los productos y servicios de la Demandante a través de la página Web corporativa de ésta, que se encontraba alojada, durante todo ese tiempo, en el nombre de dominio en disputa.

Este Experto considera que las explicaciones del Demandado en cuanto a su falta de autorización, ni de participación o beneficio, en relación a los referidos enlaces publicitarios de terceros competidores de la Demandante no permiten eximir su responsabilidad por los mismos. El Demandado debía conocer que el nombre de dominio en disputa dirige a una página web con enlaces a empresas competidoras de la Demandante (especialmente cuando el Demandado ha mantenido una relación profesional con la Demandante y el uso anterior del nombre de dominio en disputa era para albergar la página web de la Demandante) y, por tanto, ha permitido tal contenido hasta que tuvo constancia de este procedimiento. Además, incluso después de tener constancia de este procedimiento, aunque el Demandado acredita haber efectuado esfuerzos para dejar sin contenido el nombre de dominio en disputa, sigue apareciendo la mencionada página de enlaces patrocinados de terceros en uno de las secciones del Índex que actualmente alberga el nombre de dominio en disputa, de modo que tales esfuerzos ni siquiera han sido fructíferos, sin que el Demandado haya tomado todavía medidas al respecto. Véase en este sentido el párrafo 3.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Tampoco puede justificar, a juicio de este Experto, la actuación del Demandado en relación a su uso del nombre de dominio en disputa, la justificación ofrecida por éste sobre su imposibilidad de utilizar el nombre de dominio en disputa de forma pacífica debido a los requerimientos extrajudiciales y la acción penal entablada contra el mismo por la Demandante, prefiriendo esperar a la resolución del conflicto, pues, según acredita el propio Demandado, el mencionado procedimiento judicial fue resuelto definitivamente a su favor en enero del presente año, sin que se haya acreditado sin embargo que el Demandado haya efectuado ningún preparativo para el uso del nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Por otra parte, se ha argumentado por el Demandado que las marcas de la Demandante son de distintividad débil, siendo genéricas o descriptivas las denominaciones contenidas en las mismas, así como, por ende, la contenida en el nombre de dominio en disputa. Al respecto, a juicio de este experto, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa para redirigir a páginas Web de terceras empresas que operan dentro del mismo sector de la Demandante por lo que la conexión y asociación con las marcas de la Demandante es clara.

Por todo ello, a juicio de este Experto, no cabe concluir que el Demandado ha realizado un uso legítimo del nombre de dominio en disputa. En estas circunstancias el Experto considera que el Demandado no ha refutado las alegaciones y evidencia prima facie de la Demandante. Por tanto, ha de considerarse demostrada la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, este Experto considera que ha quedado acreditado el segundo requisito exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.

El Experto nota que las alegaciones de la Demandante respecto del registro de mala fe se resumen en que el Demandado procedió a registrar el nombre de dominio en disputa bajo mandato de la Demandante para ser precisamente utilizado en la página web de la Demandante. Asimismo, la Demandante añade erróneamente que no es preciso que el registro haya sido de mala fe, sino que basta con acreditar que el uso que se hace actualmente del mismo es de mala fe, señalando de manera equivocada que el registro y el uso de mala fe son requisitos exigidos por la Política de forma alternativa y no cumulativa. Finalmente, señala la Demandante que el Demandado, aprovechándose de la situación de que la Demandante le solicitó que registrase el nombre de dominio en disputa con el fin de utilizarlo como página web de la Demandante, se ha apropiado del mismo, con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante y atraer a usuarios de Internet a su sitio web con ánimo de lucro (en referencia a los párrafos 4(b)(iii) y 4(b)(iv) de la Política).

Este Experto debe señalar, en primer lugar, que la Política exige que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe, siendo ambos requisitos cumulativos y correspondiendo la carga de la prueba de los mismos a la Demandante.

El Experto considera que en el presente procedimiento no existen pruebas suficientes en el expediente para apoyar una inferencia de mala fe en el momento del registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado. Las evidencias y alegaciones de la Demandante podrían haber sido suficientes en su caso para demostrar que a efectos de la Política el Demandado está haciendo un uso de mala fe, sin embargo, no resultan suficientes para acreditar la mala fe en el momento del registro del nombre de dominio en disputa. Las evidencias que aporta la Demandante van encaminadas principalmente a establecer que la conducta del Demandado consistente en el cambio del uso del nombre de dominio en disputa seis años después de su registro y tras haber sido utilizado para alojar la página web de la Demandante constituye mala fe. Sin embargo, este cambio en el uso, siendo una conducta muy posterior al registro, no es suficiente por si sola y a la vista de la falta de evidencias en contrario, para que el Experto pueda concluir en este caso la existencia de mala fe en el momento específico del registro del nombre de dominio en disputa (véase SPECS Surface Nano Analysis GmbH v. Rickmer Kose / Domain Name Administrator, PrivacyProtect.org, Caso OMPI No. D2010-1173).

Asimismo, en el presente procedimiento, el Experto nota que la Demandante no ha aportado pruebas que demuestren que el Demandado no debería de haber registrado el nombre de dominio en disputa a su nombre, por el contrario, el nombre de dominio en disputa fue registrado a nombre del Demandado y así permanece en la actualidad. Tal y como señalaba el experto en el caso de Kimmel Scrap Iron & Metal Co. v. Michael Bader, P-1 Enterprises, Caso OMPI No. D2016-1148, estos problemas pueden evitarse con disposiciones contractuales adecuadas y supervisión, y pueden ser susceptibles de recursos legales, pero a menudo no en un procedimiento bajo la Política. La razón de esto es simple: la Política en su párrafo 4(a) (iii) requiere prueba de mala fe tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio en disputa.

A la vista del expediente el Experto nota que el procedimiento trae causa de una controversia entre las partes más amplia y que excede del ámbito de la Política (que tiene por finalidad únicamente la resolución de controversias relativas a la ciberocupación, conocida por sus siglas en inglés como cybersquatting). La naturaleza de la relación entre las Partes en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, así como la posterior relación entre las mismas (incluyendo la ruptura de las relaciones), lleva a pensar a este Experto que no nos encontramos ante el típico caso de ciberocupación.

En todo caso, el Experto desea puntualizar que la desestimación de la Demanda no debe entenderse como aprobación del uso que viene haciendo el Demandado respecto del nombre de dominio en disputa. Las cuestiones formuladas en el presente caso parecen exceder del marco natural de este procedimiento y, en todo caso, podrán ser planteadas por la Demandante ante los tribunales españoles.

El Experto concluye que la Demandante no ha conseguido demostrar que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, y, por tanto, no se cumple con el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 28 de junio de 2017