Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vidéotron s.e.n.c. contre Jean-Sébastien Roy

Litige No. D2015-1022

1. Les parties

Le Requérant est Vidéotron s.e.n.c. de Montréal, Québec, Canada, représenté par Anthony Hémond, Canada.

Le Défendeur est Jean-Sébastien Roy de Québec, Canada.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <centrevideotron.quebec>. L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Gandi SAS.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Vidéotron s.e.n.c. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 16 juin 2015.

En date du 17 juin 2015, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Suite à une notification d'irrégularité de la plainte, le Requérant a déposé une plainte amendée le 23 juin 2015.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 24 juin 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 juillet 2015. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 14 juillet 2015.

En date du 22 juillet 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique J. Nelson Landry. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques de commerce enregistrées acquises de ses prédécesseurs, Vidéotron Limitée, Télécable Vidéotron et le groupe Vidéotron Limitée. Il détient donc une famille de 16 marques de commerce VIDÉOTRON, comprenant le terme "videotron" seul, avec et sans accent sur le "e", et sous forme de dessin associé à ce terme et a également produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce CENTRE VIDÉOTRON. Les enregistrements sont une source d'informations sur les services et produits associés à la marque, tout particulièrement:

Au 31 mars 2015, le Requérant disposait de 1,770,600 clients pour ses services de télédistribution, 1,543,100 clients pour ses services d'accès internet, 1,344,600 pour ses services de téléphonie résidentielle et 662,100 lignes pour ses services de téléphonie mobile et, selon un sondage en 2014, la Marque VIDÉOTRON est la 4e marque la plus influente au Québec. Selon un sondage Léger, le Requérant a obtenu pour une dixième année le titre d'entreprise de télécommunication la plus admirée.

Le Requérant fait la promotion de ses services par son site internet principal "www.videotron.com" depuis 1994 et de nombreux autres noms de domaine tels < vidéotron.com>, < videotron.ca> et < vidéotron.ca>, chacun redirigé vers le site principal susmentionné.

Le 7 avril 2015, Québecor Média inc., une société liée au Requérant, annonce que l'amphithéâtre en construction depuis 2012 dans la ville de Québec portera désormais le nom de "Centre Vidéotron".

Le même jour, 7 avril 2015, le Défendeur enregistre le nom de domaine litigieux <centrevideotron.quebec>, et le Requérant procède également à l'enregistrement d'au moins 44 noms de domaine, aussi bien en français qu'en anglais, incorporant "centrevideotron", tels <centrevidéotron.com>, <lecentrevideotron.ca>, <videotroncenter.org>, <videotron-center.ca>, <lecentrevideotron.quebec>, etc. sauf le nom de domaine litigieux dont elle n'a pu obtenir l'enregistrement dû au fait que le Défendeur l'avait préalablement fait et obtenu.

Le 9 avril 2015, le Requérant dépose auprès de l'Office de propriété intellectuelle du Canada (OPIC) une demande d'enregistrement pour la marque CENTRE VIDÉOTRON.

Le Requérant n'a jamais octroyé au Défendeur quelque droit ou autorisation pour l'utilisation de ses Marques VIDÉOTRON ou l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n'exploite pas activement le nom de domaine litigieux lequel affiche: "It is currently parked by the owner", et "pas disponible" dans la version française.

Le Défendeur n'est aucunement connu sous le nom du domaine litigieux et n'exploite aucune entreprise sous ce nom. Le Défendeur détient une entreprise spécialisée dans le marketing sous le nom Marketing Jessar Inc., à l'adresse même du Défendeur et ce dernier utilise le nom "hey! Marketing créatif" pour offrir des services de conseil en matière de marketing sur internet en utilisant un site internet à l'adresse "www.heymarketing.ca".

Suite à la prise de connaissance de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Requérant a communiqué avec le Défendeur pour faire valoir ses droits et offrir à ce dernier, qui est un de ses clients selon le numéro de dossier cité, deux mois de services Vidéotron gratuits. Dans sa Réponse, par courrier électronique, le Défendeur n'a nullement prétendu détenir un droit ou avoir un intérêt quelconque à utiliser le nom de domaine litigieux et a demandé des précisions sur l'offre d'achat. Le Requérant a réitéré l'offre des deux mois gratuits, évalués à CAD 208,60, et offert de payer les frais de transfert pour le rachat du nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Probabilité de confusion

Le Requérant soumet détenir des droits dans la famille de Marques VIDÉOTRON, enregistrées et utilisées depuis au moins 1980 en liaison avec divers services dont câblodistribution, internet et télédistribution, acquises de ses prédécesseurs et que le nom de domaine litigieux porte à confusion avec ses Marques VIDÉOTRON, dont la Marque VIDÉOTRON, qui est reproduite intégralement dans le nom de domaine litigieux et que la présence du mot "centre" dans le dit nom de domaine ne diminue pas le fait que la ressemblance du nom de domaine litigieux et la Marque VIDÉOTRON risque de créer de la confusion dans l'esprit du public, tout particulièrement dans la province de Québec, lieu où réside le Défendeur et où le Requérant exerce principalement ses activités, contribuant fortement au risque que le public croit que le nom de domaine litigieux soit associé au Requérant.

Le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime

Le Requérant soumet également que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux d'autant plus qu'il n'a jamais octroyé au Défendeur quelque droit ou autorisation pour l'utilisation de ses Marques VIDÉOTRON et/ou CENTRE VIDÉOTRON pour l'usage de celles-ci ou l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le terme "vidéotron" est nouveau et a été développé par ce dernier pour effectuer la promotion et la vente de ses services tant en français qu'en anglais et que de plus, le terme n'a aucune signification dans une autre langue.

Le Requérant représente que le Défendeur n'est nullement connu sous le nom de domaine litigieux et n'exploite de quelque façon entreprise ou site internet sous ce nom et souligne le fait que l'enregistrement du dit nom de domaine par le Défendeur coïncide le jour même avec l'annonce par une compagnie associée au Requérant que l'amphithéâtre dans la ville de Québec portera le nom de "Centre Vidéotron". Le Requérant conclut que plusieurs décisions antérieures affirment que la titularité d'une marque de commerce est suffisante pour réfuter tout intérêt légitime potentiel qu'un défendeur pourrait avoir. Voir Uniroyal Engineered Products, Inc. c. Nauga Network Services, Litige OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited c. Sanchai Aree, Litige OMPI No. D2002-0358 et F. Hoffmann-La Roche AG c. Relish Enterprises, Litige OMPI No. D2007-1629.

Enregistrement et usage de mauvaise foi

Soulignant sa renommée dans le domaine des télécommunications et du service internet, en association avec ses Marques VIDÉOTRON, largement utilisées, connues et renommées à travers le Canada et le Québec depuis 1980, le fait que le 7 avril 2015, Québecor Média, une société affiliée au Requérant, a annoncé dans un communiqué de presse que le nouvel amphithéâtre de la ville de Québec devient le Centre Vidéotron, et que le même jour, le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux, selon le Requérant ces faits démontrent que le Défendeur résidant au Québec et client du Requérant, ne pouvait ignorer l'existence des Marques VIDÉOTRON et a vraisemblablement eu connaissance de l'annonce concernant le nom du nouvel amphithéâtre de Québec.

Le Requérant représente que le Défendeur, en pleine connaissance de cause de l'usage prolongé et la renommée des Marques VIDÉOTRON et de l'annonce de Québecor Média mentionnée préalablement, a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Le même jour de l'annonce, 7 avril 2015, Québecor Média a procédé à l'enregistrement d'au moins 44 noms de domaine contenant les mots "centre vidéotron". Parmi ces noms, nous retrouvons les noms de domaine <lecentrevideotron.ca>, <videotroncenter.org>, <videotron-center.ca> et <lecentrevideotron.quebec> et, selon le Requérant, le nom de domaine litigieux aurait été également enregistré si le Défendeur ne l'avait pas préalablement fait.

Le Requérant exploite depuis le 19 mai 2015 le site internet "www.lecentrevideotron.ca" en liaison avec les services reliés à l'exploitation de l'amphithéâtre situé dans la ville de Québec. Le Requérant soumet que son offre d'achat au Défendeur pour obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le silence de ce dernier et le maintien du nom de domaine litigieux inactif, non autorisé et portant à confusion, démontre que le dit nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant soumet que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Relativement au droit sur les Marques VIDÉOTRON de produits et services revendiqué par le Requérant, le Défendeur ne le conteste pas; cependant, il note que la marque de commerce CENTRE VIDÉOTRON n'était pas déposée, encore moins enregistrée, lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur ne fait aucun commentaire sur la possibilité ou probabilité de confusion du nom de domaine litigieux avec les Marques VIDÉOTRON du Requérant.

Relativement au droit sur le nom de domaine litigieux ou l'intérêt légitime que le Défendeur pourrait avoir, "le Défendeur ne réfute pas les arguments avancés par le Requérant." Le Défendeur, en sa qualité de citoyen de la ville de Québec et de la province de Québec, invoque les taxes et impôts qu'il a payés et qui ont permis la construction de "l'amphithéâtre multifonctionnel qui porte le nom de Centre Vidéotron", et prétend que les citoyens du Québec pourraient avoir un intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine litigieux et qu'il a seulement été le premier à revendiquer ce droit. Il souligne cependant qu'il n'utilise pas le nom de domaine litigieux et qu'il n'a jamais fait un usage déloyal du nom de domaine litigieux aux fins de détourner à des fins lucratives en créant une confusion ni d'y tenir la marque de produits ou de services en cause et que le Requérant n'apporte aucune preuve de ce fait.

Relativement au point que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, le Défendeur réfute les arguments du Requérant en ce que le nom de domaine litigieux n'a pas été enregistré pour fins de vente, location ou cession du nom de domaine au Requérant à titre onéreux et pour un prix excédant les frais qu'il a déboursés pour l'enregistrer.

Le Défendeur reconnaît avoir été contacté par le Requérant qui a offert un montant supérieur aux frais de transfert et prétend n'avoir jamais tenté d'obtenir un montant supérieur du Requérant et ne pas avoir cherché la surenchère, ce qui démontre sa bonne foi.

Le Défendeur soumet qu'il a acquis un nom de domaine laissé libre par le Requérant, démontrant ainsi qu'il n'avait pas d'intérêt particulier pour ce nom de domaine et que de plus il n'utilise pas le nom de domaine litigieux et ne l'exploite pas d'une façon pouvant créer une confusion.

Le Défendeur souligne que lui et le Requérant ne sont pas concurrents et qu'il n'a pas enregistré le nom de domaine litigieux en vue de perturber les opérations commerciales du Requérant et qu'il n'a pas enregistré le nom de domaine litigieux afin de tenter sciemment d'attirer à des fins lucratives des visiteurs internet sur un site web ou autres espaces en ligne lui appartenant en créant une probabilité de confusion avec la Marque VIDÉOTRON. Relativement à la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou de l'espace web du Défendeur ou d'un produit ou services qui y sont proposés et conclut que la preuve démontre que l'enregistrement et l'utilisation n'ont pas été faits de mauvaise foi. Il conclut que l'absence d'utilisation du nom de domaine litigieux fait en sorte que cet enregistrement ne tombe pas sous l'application des Règles, voir Sporoptic Pouilloux S.A. c. William H. Wilson, Litige OMPI No. D2000-0265.

6. Discussion et conclusions

A Langue de la procédure

Suite à une communication écrite de l'administrateur de litige soulignant que le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était en langue anglaise, le Requérant à acquiescé à la demande de ce dernier et a soumis une Demande afin que le français soit la langue de la procédure et celle-ci fut communiquée au Défendeur qui ne formulât aucune objection.

Le Requérant et le Défendeur sont deux personnes, une corporative, l'autre individuelle, résidant au Canada, dans la province de Québec ou le français est une des langues officielles et la Commission administrative note que ces derniers ont déjà échangé des courriels en langue française ainsi qu'avec l'administrateur de litige, témoignant ainsi de leur familiarité avec le français.

La Commission administrative reconnaît que l'adoption du français comme langue de la procédure est justifiée.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a clairement établi qu'il détenait des droits dans les Marques VIDÉOTRON utilisées depuis 1980 de façon étendue surtout dans la province de Québec. Selon la preuve, elles jouissent d'une grande renommée de par leur emploi et le nombre de personnes qui utilisent les services offerts sous la Marque VIDÉOTRON, droits et renommée que le Défendeur ne conteste pas. Le fait que la marque CENTRE VIDÉOTRON ait fait l'objet d'une demande d'enregistrement postérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, selon le Défendeur, ne modifie en rien la situation présente que le nom de domaine litigieux incorpore la Marque VIDÉOTRON, qui jouit d'une très grande renommée, à laquelle est associée le terme "centre" qui, tout comme l'ajout du suffixe ".quebec", ne diminuent en rien la grande probabilité de confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque VIDÉOTRON que la Commission administrative détermine comme étant présente dans le présent dossier.

La Commission administrative retient que le premier critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli.

C. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative détermine que le Défendeur ne jouit d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, ce que le Défendeur reconnaît en soulignant qu'il ne réfute pas les arguments avancés par le Requérant à cet égard. Le Défendeur soumet, sans aucune autorité légale ou judiciaire à l'appui de son argument, que son statut de citoyen de la province de Québec, dans les circonstances présentes, pourrait lui conférer un droit ou un intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, du fait également qu'il a été le premier à l'enregistrer.

La Commission administrative note que le Défendeur n'a aucun droit de marque sur le terme "vidéotron", un terme inventif, ni sur Centre Vidéotron dont il revendique la priorité d'enregistrement. De plus le Défendeur connaît bien la Marque du Requérant tel qu'il appert de l'échange de courriel avec le Requérant qui l'identifie par son nom et numéro de compte client, confirmant leur relation d'affaires.

La Commission administrative détermine que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative retient que le deuxième critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission admistrative a déterminé que le Défendeur ne conduit aucune activité commerciale légitime ou activité noncommerciale au Québec ou au Canada sous le nom "Centre Vidéotron". Il exerce plutôt ses activités sous un nom de compagnie Marketing Jessar Inc. ou en son nom personnel, sous le nom "hey !Marketing créatif" comme spécialiste dans le domaine du marketing. Le Défendeur n'a aucun droit dans la marque ou le terme "vidéotron", terme inventif qui ne correspond à aucun mot dans le dictionnaire, ni dans l'expression "centre vidéotron".

Le Défendeur souligne que CENTRE VIDÉOTRON fait l'objet d'une demande d'enregistrement de marque de commerce par le Requérant et ce, subséquemment à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Cette position de la part du Défendeur nous fait apprécier que ce dernier ignore ou néglige les droits dans la Marque VIDÉOTRON, marque utilisée depuis plus de 20 ans et qui jouit d'une grande notoriété. Les droits du Requérant dans sa Marque VIDÉOTRON, dans son état actuel, sont suffisants pour empêcher le Défendeur d'enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux.

Plusieurs activités ont eu lieu le 7 avril 2015 tant par le Requérant que le Défendeur. En premier lieu, il semblerait que devant la publication de la nouvelle que l'amphithéâtre à Québec porterait le nom de Centre Vidéotron, le Défendeur s'est empressé d'aller enregistrer le nom de domaine litigieux sans avoir aucun droit de marque sur "Centre Vidéotron" ni "Videotron". En second lieu, selon l'ensemble de la preuve, le Requérant a également ce même jour décidé de procéder à l'enregistrement de nombreux noms de domaine, incorporant "centrevideotron" et "videotroncenter", dans plus de 44 noms selon l'Annexe P mis en preuve par le Requérant.

Le statut de citoyen du Québec réclamé par le Défendeur pour revendiquer le droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux n'a aucun fondement légal et ne peut accorder aucune licence sur la Marque VIDÉOTRON pour enregistrer de bonne foi le nom de domaine litigieux qui porte à confusion avec la dite Marque VIDÉOTRON.

En prenant connaissance de l'enregistrement du nom de domaine litigieux en mai 2015, le Requérant a rapidement communiqué avec le Défendeur pour faire valoir ses droits dans la Marque VIDÉOTRON et son objection à ce que le Défendeur conserve et utilise le nom de domaine litigieux nonobstant le fait que selon la preuve, le Défendeur, au moment où cette communication a lieu, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à un site web actif et tout visiteur internet du site web à l'adresse "www.centrevideotron.quebec" ne peut que lire, dans la version en langue anglaise, que ce site est inactif à la demande du Défendeur, son titulaire, "currently being parked by the owner" et "pas disponible", en version française.

Dans un échange de courriels entre le Requérant et le Défendeur, une offre de racheter le nom de domaine litigieux, suivi de précisons demandées par le Défendeur et fournies par le Requérant avec la mention: offre valide jusqu'au 14 mai à 17h00. La preuve ne révèle aucune suite par le Défendeur à cette offre du Requérant qui pourtant est d'au moins six fois le prix d'enregistrement du nom de domaine avec le suffixe ".québec", soit CAD 35.99, selon la pièce P. Le Défendeur, dans sa Réponse, passe cet échange sous silence, se limitant à mentionner qu'il n'avait pas fait de surenchère.

Dans les décisions antérieures, plusieurs commissions administratives se sont penchées sur cette notion de passive holding lorsque le Défendeur a un site web inactif et se sont demandées si une telle situation génère ou justifie une conclusion d'enregistrement ou d'usage du nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Plusieurs ont commenté l'implication d'inactivité dans l'emploi du nom de domaine et du site web qui correspond à un usage de mauvaise foi. Voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 et Jupiters Limited c. Aaron Hall, Litige OMPI No. D2000-0574.

Dans la présente situation, la Commission administrative note que le Requérant et le Défendeur ont, le même jour, essayé d'enregistrer le nom de domaine litigieux et ce dernier avec succès car il semblerait avoir été le premier à le faire. La Commission administrative note cependant de l'examen des nombreux noms de domaine dans la pièce P de la preuve que le Requérant a vraiment enregistré plusieurs noms de domaine comprenant "centrevidéotron" avec le suffixe ".québec", sauf celui préalablement enregistré le même jour par le Défendeur. Le Requérant a rapidement communiqué et offert de racheter le nom de domaine litigieux au Défendeur.

La Commission administrative considère que dans le présent cas nous ne sommes plus en présence d'une situation de passivité ou d'inaction par le Défendeur à l'égard du nom de domaine litigieux. Il n'a aucun droit de marque ni licence sur CENTRE VIDÉOTRON, n'a aucun droit ni intérêt légitime pour enregistrer ce nom de domaine litigieux et ses discussions comprenant une offre d'achat qui semble avoir été négligée, mise de côté ou refusée sans explication, se situent dans un contexte de communication active avec le Requérant après l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative ne voit pas ici de la passivité de la part du Défendeur mais un entêtement injustifié et sans fondement à l'égard du Requérant qui est ainsi privé de ce qui semble être le meilleur nom de domaine <centrevideotron.quebec> correspondant exactement au nom du nouvel amphithéâtre de Québec auquel il a pleinement droit.

La Commission administrative détermine qu'il n'y a aucune bonne foi de la part du Défendeur dans la sélection, l'enregistrement, le refus de transférer avec profit et la conservation du nom de domaine litigieux, privant ainsi le Requérant d'un nom de domaine auquel il a droit et que, de plus, le nom de domaine litigieux délibérément maintenu inactif par le Défendeur peut causer de sérieux dommages au Requérant quand on considère combien de visiteurs internet ont déjà essayé et d'autres continueront d'aller sur le site web à l'adresse du nom de domaine litigieux correspondant au nom du nouvel amphithéâtre pour se retrouver, avec frustration, sur un site web inactif. Voir Société pour l'œuvre et la Mémoire de Saint-Exupéry – Succession Saint-Exupéry – D'Agay c. Perlegos Properties, Litige OMPI No. D2005-1085.

Dans la présente situation, le Défendeur se sert du nom de domaine litigieux pour bloquer la route d'accès au Requérant au nom de domaine incorporant sa marque bien connue, le nom exact de l'amphithéâtre tant par l'enregistrement du nom de domaine litigieux que par sa participation à une offre d'achat et son refus d'accepter le transfert suite à une offre dont la valeur dépasse le coût d'enregistrement. Ce blocage de l'accès du Requérant au nom de domaine litigieux est un geste de rétention subséquent à l'enregistrement et n'est pas justifié de quelque façon selon la Commission administrative et cette dernière considère cet usage du nom de domaine litigieux pour continuer de bloquer l'accès au Requérant, comme un acte de mauvaise foi.

La Commission administrative détermine que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <centrevideotron.quebec> au profit du Requérant.

J. Nelson Landry
Expert Unique
Le 4 août 2015