Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Paris Mutuel Urbain contre Michel Barthes, Uro Labs

Litige No. D2015-0992

1. Les parties

Le Requérant est Paris Mutuel Urbain de Paris, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.

Le Défendeur est Michel Barthes, Uro Labs de Chatou, France, représenté internement.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <pmu.paris>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est NETIM SARL.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Paris Mutuel Urbain auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 11 juin 2015. En date du 11 juin 2015, le Centre a adressé une requête à NETIM SARL aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 juin 2015, NETIM SARL a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 18 juin 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 8 juillet 2015. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 7 juillet 2015.

En date du 17 juillet 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

Les 20 et 28 juillet 2015, le Requérant a adressé au Centre une communication et des pièces supplémentaires par courrier électronique. Le Centre en a accusé réception les 22 et 28 juillet 2015 tout en précisant qu'en application des paragraphes 10 et 12 des Règles d'application, il appartient à la Commission administrative de décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, si elle accepte de les prendre en considération.

4. Les faits

Le Requérant est le Groupement d'intérêt économique Paris Mutuel Urbain, connu sous le nom de "PMU", dont l'activité principale consiste en la conception, la promotion, la commercialisation ainsi que le traitement des paris sur les courses hippiques. Le Groupement Paris Mutuel Urbain a été constitué en 1985.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques portant le sigle PMU et notamment les marques suivantes:

- la marque semi-figurative française PMU, enregistrée sous le numéro 3511548, déposée le 5 juillet 2007 pour les classes 16, 28, 38 et 41;

- la marque figurative française PMU, enregistrée sous le numéro 3549085, déposée le 15 janvier 2008 pour les classes 16, 28, 38, et 41.

Le Défendeur est la société à responsabilité Uro Labs, immatriculée en février 2007, avec son gérant Monsieur Michel Barthes.

Le Défendeur a réservé le nom de domaine <pmu.paris> en date du 2 décembre 2014.

Par mail en date du 23 mars 2015, le Défendeur a contacté le Requérant afin de lui proposer de lui céder 15 noms de domaine incluant le mot "pmu". Il apparaît, au regard des pièces soumises tant par le Requérant que par le Défendeur, que le Défendeur a souhaité vendre le nom de domaine litigieux au prix de EUR 9,600 et qu'il a mis en vente le nom de domaine litigieux ainsi qu'environ 15 autres noms de domaine comprenant le terme "pmu" sur des sites spécialisés.

Le nom de domaine litigieux <pmu.paris> ne pointe vers aucun site actif, seulement vers une page d'accueil du bureau d'enregistrement de noms de domaine NETIM.

Le Requérant a décidé de s'adresser au Centre afin d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

C'est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Conformément au paragraphe 3(b)(ix) des Règles d'application, les éléments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requérant sont les suivants:

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique aux marques antérieures détenues par lui, étant constitué uniquement du terme "pmu", le suffix ".paris" étant une extension du nom de domaine renvoyant à la ville de Paris.

Le Requérant indique en outre que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Le Requérant indique en effet avoir procédé à une recherche sur les bases de marques françaises, communautaires et internationales désignant la France démontrant que le Défendeur ne détient à ce jour aucune marque PMU.

Le Requérant complète son argumentation en fournissant une copie de la page du site vers lequel pointe le nom de domaine litigieux: celui-ci est inactif, ce qui indique que le nom de domaine litigieux n'est pas exploité.

Le Requérant soutient également que le nom de domaine litigtieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le Requérant indique qu'au moment de la réservation du nom de domaine litigieux le 2 décembre 2014, le Défendeur ne pouvait pas ignorer l'existence des marques PMU ainsi que leur notoriété, le Défendeur étant d'autant plus une société française.

Il soutient par ailleurs que le Défendeur a acquis le nom de domaine litigieux essentiellement afin de le lui revendre à un prix supérieur au prix d'acquisition, et que le Défendeur ne montre aucune intention réelle d'exploiter le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant indique que l'extension ".paris", indiquant a priori la ville de Paris, capitale française, peut en outre correspondre au terme "paris", pluriel du terme "pari"; le Requérant a justement pour activité de proposer des paris hippiques et sportifs. Le Requérant conclut qu'il y a un risque de confusion avec sa marque et son activité et que le Défendeur a probablement l'intention d'attirer les internautes sur son propre site Internet.

Le Requérant sollicite en conséquent le transfert du nom de domaine litigieux <pmu.paris> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur indique avoir comme activité le développement et la vente de produit à usage unique dans le médical et grand public et prétend avoir eu pour projet en mai 2014 de déposer une marque PMU POCHE MEDICALE URINAIRE en classes 5 et 10, ce qui justifierait pour lui le fait de détenir des noms de domaines portant le terme "pmu", qui représente les initiales de Poche Médicale Urinaire.

Le Défendeur indique que le nom de domaine litigieux <pmu.paris> a été réservé en décembre 2014 en vue du dépôt de marque PMU POCHE MEDICALE URINAIRE, projeté en 2015. Ainsi le Défendeur conclut qu'il ne peut y avoir selon lui de confusion entre ses produits et services et ceux du Requérant, leurs activités étant radicalement opposées.

Le Défendeur prétend en outre avoir été en contact avec le Requérant par le biais de son Directeur Développement Digital et Innovation et l'avoir informé de sa démarche en juin 2014.

Le Défendeur indique avoir changé sa stratégie commerciale en mars 2015, ce qui explique la proposition faite au Requérant, à cette période, de lui céder tout ou partie des noms de domaines détenus par le Défendeur et portant le terme "pmu".

Le Défendeur soutient faire un usage non commercial légitime et loyal du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur expose en outre que le nom de domaine litigieux renvoie à une page inactive car ayant changé de posture marketing, il n'a pas eu le temps d'utiliser le nom de domaine litigieux <pmu.paris>.

Le Défendeur soutient enfin que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux <pmu.paris> ne porte aucunement atteinte aux droits du Requérant et indique avoir procédé à l'enregistrement et à l'utilisation du nom de domaine litigieux en toute bonne foi et sans aucune intention de porter préjudice au Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) le titulaire du nom de domaine litigieux n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application précise que "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable."

A. Procédure

La Commission administrative doit tout d'abord régler la question de savoir si les communications supplémentaires du Requérant doivent être prises en considération.

Selon le paragraphe 12 des Règles d'application, "Outre la plainte et la réponse, la commission peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, requérir la production d'autres écritures ou pièces par les parties." En l'espèce, les communications supplémentaires n'ont pas été sollicitées par la Commission administrative.

En application du paragraphe 10(d) des Règles d'application, "La commission détermine la recevabilité, la pertinence, la matérialité et la valeur des éléments de preuve" et en application du paragraphe 10(b) des Règles d'application, "Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments". Conformément au paragraphe 4.2 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition ("Synthèse, version 2.0"), la Commission administrative considère qu'une communication supplémentaire non sollicitée ne peut être admise qu'à titre exceptionnel et lorsque la partie qui la soumet démontre sa pertinence et pourquoi elle a été incapable de fournir cette information ou pièce dans sa plainte ou sa réponse, selon le cas.

En l'espèce, la Commission administrative note que les informations fournies dans les communications supplémentaires du Requérant auraient pu être fournies dans la Plainte et que le Requérant ne justifie pas d'une raison exceptionnelle pour laquelle il conviendrait de les prendre en considération.

En conséquence et dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, la Commission administrative refuse de prendre en considération les communications supplémentaires du Requérant.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux <pmu.paris> reprend intégralement la marque du Requérant PMU. Or il est démontré et non contesté que le Requérant a des droits sur la dénomination PMU enregistrée au titre de nombreuses marques.

Sur le fondement des Principes directeurs, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited c. Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Magnum Piering, Inc. c. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG c. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615; Swarovski Aktiengesellschaft c. mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150; RapidShare AG, Christian Schmid c. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059).

Ceci est particulièrement vrai lorsque la marque est très reconnaissable et bénéficie d'une importante renommée comme dans le cas d'espèce (voir par exemple, Ustensilerie Associate S.p.A. c. C & M, Litige OMPI No. D2003-0159; Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas, Litige OMPI No. D2007-0768).

Le nom de domaine litigieux se compose également de la nouvelle extension ".paris" faisant référence à la ville de Paris. Or l'ajout d'un indicateur géographique à un nom de domaine reprenant intégralement une marque renommée, ne suffit pas à écarter le risque de confusion (voir par exemple,Six Continents Hotels, Inc. c. CredoNic.com/Domain Name for Sale, Litige OMPI No. D2005-0755; Six Continents Hotels, Inc. c. Midas Search Limited, Litige OMPI No. D2004-0986).

La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est identique à la marque détenue par le Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

C. Droits ou intérêts légitimes

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Si la charge de la preuve de l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requérant, les commissions administratives considèrent qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de renverser cette présomption. S'il n'y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698 et le paragraphe 2.1 de la Synthèse, version 2.0).

En l'espèce, et de façon générale, le Requérant établi qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser la marque PMU ni à enregistrer un nom de domaine incorporant cette marque.

La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Selon le paragraphe 4(c), la preuve des droits ou intérêts légitimes du Défendeur peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après:

"(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) le Défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause".

La Commission administrative relève que le Défendeur prétend avoir étudié dès mars 2014 un dépôt de marque PMU POCHE MEDICALE URINAIRE pour un nouveau produit qu'elle distribuait et ceci afin de renforcer son positionnement sur Internet. A ce titre, le Défendeur souligne dans sa réponse avoir pris contact avec le Directeur Développement Digital et Innovation du Requérant afin de lui annoncer son projet et indique qu'il aurait eu confirmation orale que sa démarche ne posait pas de problème au Requérant. Toutefois aucune pièce justificative n'est fournie par le Défendeur. De plus, le Défendeur déclare que dans cette perspective, il a déposé un certain nombre de noms de domaine comportant le terme "pmu" dans le but de protéger le dépôt de sa marque, prévu pour 2015. Cependant, la Commission administrative constate que pour toute preuve de ses allégations, le Défendeur a seulement fourni une simple recherche effectuée sur internet en date du 26 juin 2015 avec les termes "poche médicale urinaire". De plus, la Commission administrative observe que cette recherche a été effectuée après la saisine du Centre d'arbitrage et de médiation, effectuée le 11 juin 2015.

En conséquence, la Commission administrative estime que le Défendeur ne rapporte pas la preuve de préparatifs sérieux à une utilisation du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services.

Par conséquent et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) des Principes directeurs et 4(c), la Commission administrative considère que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <pmu.paris>.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b)(i) ajoute que "la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine,

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent,

(iv) en utilisant le nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé."

Concernant l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative constate que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des marques antérieures du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et ce, pour plusieurs raisons:

- les marques du Requérant ont été déposées et enregistrées notamment en France le pays de domicile du Défendeur bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux, de sorte qu'une simple recherche sur les bases de données de marques aurait permis au Défendeur de constater l'existence des droits antérieurs du Requérant;

- le Défendeur avait connaissance de l'existence de cette marque puisqu'il a adressé au Requérant plusieurs courriels en vue de lui céder le nom de domaine litigieux (ainsi que plusieurs autres portant le terme "pmu") et ce, seulement trois (3) mois après l'acquisition du nom de domaine litigieux;

- si le Défendeur soutient avoir eu pour projet d'adopter le nom de domaine litigieux <pmu.paris>, et plus globalement de poursuivre une activité sous le signe PMU, aucun élément de preuve soumis par le Défendeur à la Commission administrative ne le démontre.

En outre, l'étude de l'ensemble des éléments communiqués au cours de cette procédure conduit la Commission administrative à penser que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <pmu.paris> "essentiellement aux fins de vendre ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il a déboursé pour acquérir ce nom de domaine."

En effet, la Commission administrative relève qu'aucune des pièces versées par le Défendeur ne démontre une volonté sérieuse d'exploiter le nom de domaine litigieux. De plus, au regard des échanges de courriels versés par les parties, il apparaît à la Commission administrative que le Défendeur a approché le Requérant quelques mois seulement après la réservation du nom de domaine litigieux afin de lui en proposer la cession. La Commission administrative observe à cet égard que le Défendeur a enregistré pas moins d'une quinzaine de noms de domaine contenant le mot "pmu" et a proposé au Requérant le rachat de l'ensemble courant mars 2015.

La Commission administrative note que dans les échanges produits, le Défendeur mettait en vente le nom de domaine litigieux ainsi que l'intégralité de ceux qu'il détenait et contenant le terme "pmu" sur des sites spécialisés. Les documents fournis par le Défendeur indiquent que le nom de domaine litigieux était proposé à la vente à un prix pouvant aller de EUR 6,900 à EUR 9,600.

Enfin, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux est inactif depuis la date de son acquisition. Or l'usage passif d'un nom de domaine a été reconnu comme pouvant être une forme d'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (voir par exemple, Sanofi-aventis c. Gérard Scarretta, Litige OMPI No. D2009-0229; Malayan Banking Berhad c. Beauty, Success & Truth International, Litige OMPI No. D2008-1393).

En matière d'enregistrement de mauvaise foi, il est généralement établi que l'acte d'enregistrement d'une marque en tant que nom de domaine suivi immédiatement de l'offre à la vente de ce nom de domaine au propriétaire de la marque légitime constitue un cas classique de cybersquatting attestant de la mauvaise foi du Défendeur (voir par exemple, Plaza Operating Partners, Ltd. c. Pop Data Technologies, Inc. and Joseph Pillus, Litige OMPI No. D2000-0166).

Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur tant au niveau de l'enregistrement que de l'utilisation du nom de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(i) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons précédemment développées et sur la base des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <pmu.paris> au profit du Requérant.

Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 3 août 2015