Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Première Vision contre Pierre-Olivier Fluder

Litige No. D2014-2036

1. Les parties

Le Requérant est Première Vision de Lyon, France, représenté par Cabinet Germain & Maureau, France.

Le Défendeur est Pierre-Olivier Fluder de Bourgoin, Isère, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <premiere.vision>, enregistré le 2 juillet 2014.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Dynadot, LLC.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Premiere Vision auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 novembre 2014. En date du 19 novembre 2014, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Dynadot, LLC, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 novembre 2014, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 24 novembre 2014, le Centre a communiqué aux parties que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais et que, conformément au paragraphe 11 des Règles d’application des Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommées les “Règles d’application”), la plainte aurait dû être déposée en anglais. Le Centre a invité dès lors le Requérant à fournir (i) la preuve suffisante d’un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, ou (ii) une plainte traduite en anglais ou (iii) une demande afin que le français soit la langue de la procédure, dûment motivée. Le 24 novembre 2014, le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français. Le Défendeur, invité à se prononcer sur cette question, a demandé que la langue de la procédure soit l’anglais.

Au vu des arguments avancés par les parties et aux circonstances d’espèce, le Centre a décidé:

1) d’accepter la plainte soumise en français;

2) d’accepter une réponse aussi bien en français qu’en anglais;

3) de nommer une Commission administrative qui soit familiarisée avec les deux langues mentionnées ci-dessus, si disponible.

Après avoir donné l’opportunité aux deux parties de se prononcer sur la question de la langue de procédure, le Centre a informé les parties que, selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application la Commission administrative peut choisir de rendre la décision dans l’une ou l’autre langue, ou de demander la traduction des éléments supplémentaires fournis par l’une ou l’autre partie.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application, et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 26 novembre 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 décembre 2014. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 26 novembre 2014. Le 4 décembre 2014, le Requérant a déposé une communication additionnelle. Le même jour, le Défendeur a déposé une communication additionnelle.

En date du 15 décembre 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Marie-Emmanuelle Haas. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le nom de domaine litigieux <premiere.vision> a été enregistré le 2 juillet 2014. Il donnait accès à une page du site “www.sedo.com” proposant d’acquérir ce nom de domaine au prix de USD 6900.

Dès le 3 juillet 2014, le Défendeur prenait l’initiative de s’adresser au Requérant identifié sous son nom “Première Vision SA”, pour vanter les mérites de son nom de domaine:

“Nous vendons le nom de domaine : Première.Vision pourquoi acheter ce nom ? Parce qu’il est unique ! Aucune confusion possible, reconnaissance à 100 % de la société. Avec une augmentation constante des noms de domaine, il se tiendra toujours à part : en effet 2014 a vu l’arrivée de centaines de nouvelles extensions.

Mais il n’existe qu’un seule Première.Vision ! Ce nom est court, descriptif et mémorisable.

Court, avec seulement 14 lettres contre 17 pour le .com et 16 pour le.fr : Première.Vision offre la possibilité de produire un nom extrêmement court, ce qui augmente sa pertinence et sa mémorabilité. Il prend tout son intérêt quand il est utilisé en conjonction avec des SMS ou sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où le nombre de caractères est limité à 140 par tweet.

Descriptif, Première.Vision dit aux visiteurs exactement ce qu’ils attendent à voir sur le site.

Mémorisable, Première.Vision est plus mémorable que l’adresse : “premierevision.fr ou .com”, puisqu’on ne s’encombre plus de l’extension. De plus le .vision “sonne mieux”.

Finalement, <premiere.vision> rend le nom du site accrocheur et aide à avoir un nom pertinent à un prix abordable.

C’est une bonne façon aussi de faire savoir aux clients combien la société est innovante et créative.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter par mail ou à visiter le site Première.Vision.”

Un post scriptum a été ajouté: “PS : le mot “Première” étant un nom du dictionnaire français et anglais il n’est pas déposable”.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques verbales PREMIERE VISION et notamment de la marque française numéro 1 048 705 déposée le 5 avril 1978, de la marque communautaire numéro 000 301 002 déposée le 14 juin 1996, et de la marque internationale numéro 658 409 en date du 18 juin 1996, outre une protection revendiquée aux États-Unis et au Canada.

Ces marques sont notamment protégées pour des services d’organisations d’exposition et de conduite de salons.

La société Première Vision organise des manifestations d’envergure internationale destinées aux acteurs de la filière de la mode, dans plusieurs villes à travers le monde et notamment à Barcelone, Paris, New York, Sao Paulo, Istanbul.

Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine exploités en relation avec son activité et composés de sa marque PREMIERE VISION: <premierevision.fr>, <premièrevision.fr>, <premierevision.cn>, <premièrevision.com>, <premierevisionsaopaulo.com>, <premierevision.fr>, <premierevision-newyork.com>, <premierevision-istanbul.com.tr>.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant revendique l’identité ou pour le moins la ressemblance entre le nom de domaine litigieux <premiere.vision> et sa marque PREMIERE VISION. Il fait valoir que, dans le cadre des litiges entre les nouveaux noms de domaine faisant partie du programme de création de nouvelles extensions lancées par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) en 2008, il a été jugé que l’extension peut être prise en compte pour les besoins de la comparaison entre la marque opposée et le nom de domaine mis en cause.

En l’espèce, le nom de domaine litigieux <premiere.vision> reprend intégralement la marque PREMIERE VISION. Sur l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur, le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux <premiere.vision> a été enregistré le 2 juillet 2014, pour être mis en vente immédiatement sur la plate-forme Sedo, au prix de USD 6900. Il ajoute que le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque en vigueur en France, comme cela ressort d’une recherche effectuée sur la base de données de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Sur la mauvaise foi, le Requérant fait valoir que, tandis que l’enregistrement a été fait le 2 juillet 2014, soit le jour même de l’ouverture de l’extension au public, le Défendeur a offert de céder ce nom de domaine dès le 3 juillet 2014, en s’adressant nommément au dirigeant du Requérant “Première Vision SA”.

Dans sa lettre, le Défendeur prend le soin de comparer le nom de domaine litigieux <premiere.vision> avec les noms de domaine <premierevision.fr>, <premierevision.com> du Requérant, qu’il considère comme moins faciles à mémoriser et comme moins “accrocheurs”.

Le Requérant fait également référence à une recherche par nom de titulaire qui a révélé l’existence de 80 noms de domaine au nom du Défendeur, parmi lesquels des noms de domaine enregistrés suite à la création des nouvelles extensions et qui sont à l’évidence constitués de marques, tels que <jardi.land>, <conti.tech>, <alpha.consulting> (…).

B. Défendeur

Le Défendeur oriente son argumentation sur la comparaison entre les marques PREMIERE VISION et le nom de domaine litigieux <premiere.vision>, pour affirmer que l’extension de doit pas être prise en compte dans le cadre de la comparaison.

Pour compléter cette argumentation, il fait valoir que le terme “Première” est un terme purement générique qui ne peut être approprié et que, par exemple, une requête sur le terme “Première” sur le moteur de recherche Google donne un plus de 100 000 résultats, parmi lesquels le ne figure aucun lien vers le site du Requérant.

Il affirme qu’il n’a pas enregistré le nom de domaine litigieux <premiere.vision> par référence à la marque et que son offre de cession de ce nom de domaine litigieux est insuffisante pour démontrer sa mauvaise foi.

Si le prix proposé pour la cession est élevé, c’est par ce que les noms de domaine composés de termes génériques ont effectivement une valeur intrinsèque. L’extension “.vision” peut s’appliquer à différents domaines, ce qui la rend très attractive. Il reconnaît que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité autrement que pour accéder à une plate-forme de mise en vente et ajoute que cela exclut tout risque de confusion avec le Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspects procéduraux

Langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application dispose que: “Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

Le Requérant a maintenu son choix du français en faisant valoir qu’il est une société française exerçant son activité à partir de la France, que le Défendeur est français et que son adresse, telle que déclarée lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, est en France, et enfin que les parties ont échangé de la correspondance concernant le nom de domaine litigieux en français, sur l’initiative du Défendeur, avant que la procédure soit engagée.

Le Défendeur fait référence à la règle selon laquelle la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement, au fait que le registre qui exploite l’extension “.vision” est la société Donuts, qui est une société américaine dont les règles sont en anglais, pour soutenir que la langue de la procédure doit être l’anglais. Il ajoute que certaines pièces sont rédigées en anglais et qu’il est essentiel que la Commission administrative ait une bonne connaissance de cette langue.

La Commission administrative constate que le Défendeur est domicilié en France et s’est spontanément adressé en français au Requérant pour lui proposer de racheter son nom de domaine. Elle observe également que le nom de domaine litigieux est composé de termes de la langue française, que le Défendeur a parfaitement compris les termes de la plainte rédigée en français et que quelques pièces, dont en particulier la lettre adressée par le Défendeur au Requérant le 3 juillet 2014, sont en français.

Dans ces conditions, la Commission administrative fait le choix du français comme langue de la procédure.

Communications additionnelles

La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que: “la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”. En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, la Commission administrative décide d’accepter et de prendre en considération les communications additionnelles des parties.

6.2. Vérification que les conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies enl’espèce

La question de la langue de la procédure doit être réglée avant de procéder à la discussion du différend.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les éléments suivants sont réunis:

(i) le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux reprend en intégralité la marque verbale PREMIERE VISION du Requérant.

S’il est vrai que, jusqu’alors, il a été considéré que l’extension du nom de domaine peut ne pas être prise en compte dans l’appréciation de l’identité ou de la similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant (voir notamment Europages c. Société Cosmopolite Production, Litige OMPI No. D2009-0641), cette jurisprudence n’a pas nécessairement lieu de s’appliquer aux noms de domaine dont l’extension est constituée d’un terme générique, comme c’est le cas du “.vision”.

La création des nouveaux domaines de premier niveau (“TLDs”) par l’ICANN a donné lieu à la création de très nombreuses nouvelles extensions constituées uniquement de termes génériques, dans le but de dédier ces extensions à tel ou tel type d’activité et il est naturel de prendre en compte cette réalité pour les besoins de l’appréciation du risque de confusion.

L’extension peut être prise en compte de deux façons:

- pour mettre en relation le nom de domaine avec le produit ou le service visé par la marque et analyser le critère de la mauvaise foi comme cela a été le cas dans une décision récente concernant le nom de domaine <fifthstreet.finance> enregistré par le même Défendeur et qui a fait l’objet d’un transfert au bénéfice du titulaire de la marque FIFTH STREET protégée en classe 36 pour les services de la finance (Fifth Street Capital LLC c. Fluder, Litige OMPI No. D2014-1747);

- pour procéder à une comparaison d’ensemble du nom de domaine et de la marque et analyser le risque de confusion.

Les décisions citées par le Défendeur pour défendre sa position concernent des noms de domaine enregistrés sous des extensions nationales telles que le “.co” de la Colombie ou le “.is” de l’Islande. La Commission Administrative estime qu’elles ne sont donc pas pertinentes.

À l’évidence, la marque PREMIERE VISION du Requérant est strictement identique au nom de domaine litigieux <premiere.vision>.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la condition édictée au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée, en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

- avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;

- le titulaire est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

- il fait un usage noncommercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit de marque sur la dénomination “Première Vision”, ni même “Première” et n’est pas connu pour exercer une quelconque activité commerciale sous une dénomination correspondant au nom de domaine litigieux.

C’est en vain que le Défendeur invoque le caractère générique du terme “Première” qui, selon lui, ne serait pas appropriable, en tant que terme du dictionnaire.

La Commission administrative est de l’avis que cette position est fausse, pour deux raisons:

– un terme du dictionnaire peut parfaitement être approprié, dès lors qu’il est détourné de son sens, selon une règle classique du droit des marques;

– c’est l’ensemble du nom de domaine litigieux <premiere.vision> et non pas le seul terme “Première” qui doit être pris en compte pour apprécier l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur.

Le nom de domaine litigieux <premiere.vision> est exploité uniquement pour le proposer à la vente, ce que le Défendeur ne conteste pas.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:

- les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;

- le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le titulaire étant coutumier d’une telle pratique;

- le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

- en utilisant ce nom de domaine, le titulaire a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

La Commission administrative constate que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <premiere.vision> et que, dans les 24 heures suivantes, il l’a proposé à la vente au Requérant. Sa lettre compare le nom de domaine litigieux <premiere.vision> au nom de domaine <premierevision.fr> (…) du Requérant en vantant les mérites de ce nom de domaine <premiere.vision>.

Dans ces conditions, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre ensuite qu’il n’aurait pas fait le choix de ce nom de domaine pour tenter de le vendre au Requérant, à un prix excédant le montant des frais déboursés pour l’enregistrement.

Les recherches effectuées montrent que cette stratégie est habituelle et que le Défendeur n’a pas hésité à enregistrer un nom de domaine tel que <jardi.land>. Il est donc coutumier d’une telle pratique.

La mise en vente du nom de domaine litigieux sur la plate-forme Sedo a été son seul usage, ce qui, à nouveau, caractérise la mauvaise foi, dans la mesure où la mise en vente excédait largement les frais déboursés par le titulaire pour l’enregistrement et qu’elle a été concomitant à l’offre de vente ciblée adressée au Requérant, l’exposant ainsi au risque de voir un tiers acquérir le nom de domaine litigieux correspondant exactement à sa marque.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <premiere.vision> a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Pour l’ensemble de ces raisons, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative considère que:

- le nom de domaine litigieux <premiere.vision> est identique à la marque sur laquelle le Requérant a des droits;

- le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux <premiere.vision>, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

- le nom de domaine litigieux <premiere.vision> a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

La Commission administrative ordonne en conséquence le transfert du nom de domaine litigieux <premiere.vision> au Requérant.

Marie-Emmanuelle Haas
Expert Unique
Le 29 décembre 2014