신청인은 분쟁해결신청서를 2014년 7월 23일 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라 함)에 제출하였다. 센터는 2014년 7월 24일 Inames Co., Ltd.에게 분쟁도메인이름들과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2014년 7월 25일 Inames Co., Ltd.은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다 .

센터는 2014년 7월 25일 당사자들에게 영어 및 한국어로 본 사건의 등록약관이 한국어로 되어 있음을 알렸다. 2014년 7월 25일 신청인은 절차상의 언어를 한국어로 할 것을 요청하며 2014년 7월 30일 분쟁해결신청서의 한국어 번역본을 센터에 제출하였다. 피신청인은 절차상의 언어에 관한 어떤 요청도 제출하지 않았다.

센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“이하 보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2014년 8월 4일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2014년 8월 24일이었다. 2014년 8월 20일 피신청인은 답변서 제출 마감일의 연장을 요청하는 이메일을 센터에 제출하였고, 절차규칙 제5조(d)항에 따라 센터는 피신청인의 답변서 제출 마감일을 2014년 8월 29일로 연장하였다. 피신청인은 2014년 8월 29일 센터에 추가 의견을 제출하였고, 이에 따라 센터는2014년 9월 1일 패널 임명 절차의 개시를 통지하였다.

2014년 9월 5일 센터는 Moonchul Chang를 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다.

4. 사실관계

신청인 회사는 1883년 미국에서 창립된 이래 담배를 제조, 판매해 왔으며 1955년부터 담배 및 흡연관련 제품에 대해 MARLBORO라는 현대적 의미의 브랜드를 갖게 되었다. 신청인은 미국 내에서 이미 1908년 MARLBORO 표지에 대해 상표 등록을 하였으며 1972년 MARLBORO와 빨간 지붕 디자인에 대해 상표등록을 하였다. (Annex B) 또한 신청인은 도메인이름 <marlboro.com>을 등록하였으며 이를 기초로 신청인 회사의 공식 웹사이트를 운영하고 있다. (Annex C) 또한 신청인은 자신의 상호가 포함된 <philipmorris.com>, <philipmorris.net>, <philipmorris.org>, <philipmorris.info> 등을 등록하였다. (Annex D)

WhoIs 검색에 따르면 현재 피신청인은 분쟁도메인이름 <hashishmarlboro.com>, <ganjamarlboro.com>, <cannabisphilipmorris.com>, <marijuanaphilipmorris.com> 들을 등록 보유하고 있다. 분쟁도메인이름 <hashishmarlboro.com>은 2014년 1월 24일, <ganjamarlboro.com>은 2014년 1월 22일, <cannabisphilipmorris.com>과 <marijuanaphilipmorris.com>은 2014년 1월 21일에 각각 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

(1) 분쟁도메인이름 <hashishmarlboro.com>, <ganjamarlboro.com> 은 신청인의 상표 MARLBORO와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 해당 도메인이름들은 신청인의 상표를 그대로 전부 포함하고 있으므로 “hashish”나 “ganja”라는 용어가 추가되었다 할지라도 유사성 여부에 방해되지 않는다. 또한 분쟁도메인이름 <cannabisphilipmorris.com>, <marijuanaphilipmorris.com>은 신청인의 상호인 PHILIP MORRIS와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 미국법과 WIPO 패널들의 일반적 견해에 따르면 상표로 등록되지 않은 회사이름이나 상호라 할지라도 소비자들에 의해 해당 표지가 그 제품 또는 권리자를 쉽게 연상할 수 있을 정도로 식별력이 있다면 상표권과 같은 정도로 보호된다.

(2) 피신청인은 분쟁도메인이름들에 대해 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다. 또한 피신청인은 신청인으로부터 해당표지에 대한 사용을 허락 받은 바도 없다.

(3) 피신청인은 분쟁도메인이름들을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있다. 피신청인이 신청인의 상표와 상호의 존재와 명성에 대해 잘 인식하고 있었음에도 불구하고 분쟁도메인이름들을 등록한 것은 부정한 목적에 의한 것이다. 또한 신청인의 상표와 상호가 포함된 분쟁도메인이름들을 사용함으로 인하여 인터넷 이용자들이 혼동을 일으켜 신청인의 웹사이트에 이동하지 못하도록 방해하는 것은 해당 도메인이름들의 사용에 있어 부정한 목적이 있는 것이다. 더욱이 피신청인이 분쟁도메인이름들을 등록 후 보유만하고 이용을 하지 않는 것도 부정한 목적의 사용에 해당하는 것이다.

B. 피신청인의 주장

피신청인이 이메일 서신을 통해 주장한 사항을 요약하면 다음과 같다.

(1) 피신청인은 합법적 절차를 거쳐 분쟁도메인이름들을 등록 보유한 것이므로 정당한 권리자이다.

(2) “Marlboro”라는 단어는 말레시아 지역명이기도 하며 신청인 회사보다 더 오래 전부터 사용해온 명칭이다. 또한 분쟁도메인이름은 “marlboro”라는 용어 이외에 다른 단어를 합성하여 만든 명칭이므로 누구라도 사용할 수 있는 것이다.

(3) 신청인은 담배회사이지“hashish”, “ganja”, “cannabis”, “marijuana”등을 만드는 회사가 아니므로 분쟁도메인이름들은 소비자들이 혼동을 일으키게 하지 않는다.

6. 검토 및 판단

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서 다음 요건을 입증하여야 한다.

(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인의 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,

(ii) 피신청인이 당해 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것,

(iii) 피신청인의 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

A. 상표와 도메인이름의 동일 또는 유사성

첫째, 분쟁도메인이름 <hashishmarlboro.com> 과 <ganjamarlboro.com> 은 신청인의 상표와 동일한 MARLBORO라는 명칭과 일반명사 “hashish” 또는 “ganja”라는 용어가 결합된 것이다. 규정 제4조 (a)(i)에서 정한 요건에서 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일한지 여부 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 요건으로 하고 있고, 이 경우 혼동을 일으킬 정도의 여부는 상표와 분쟁도메인이름의 비교로 판단된다. (참조: Dixons Group Plc v. Mr.Abu Abdullaah, WIPO Case No. D2001-0843; AT&T Corp. v. Amjad Kausar, WIPO Case No. D2003-0327). 신청인의 상표와 동일한 명칭에 “hashish” 또는 “ganja” 라는 용어를 추가적으로 결합하였다 할지라도 유사성 판단에 영향을 미치지 않는다.

신청인이 해당 표지의 상표권을 보유하고 있다면 일단 동일성 및 유사성 요건에 충족되며 해당서비스표의 등록장소는 이 요건 충족과 무관하다는 것이 일반적 견해이다. (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition, (“WIPO Overview 2.0”)의 1.1 및 F. Hoffmann-La Roche AG v. Relish Enterprises, WIPO Case No. D2007-1629 참조)

둘째, 분쟁도메인이름 <cannabisphilipmorris.com>, <marijuanaphilipmorris.com>는 신청인의 회사이름인 PHILIPMORRIS라는 명칭에 “cannabis” 또는 “marijuana"라는 용어가 결합된 것이다. 신청인의 회사이름인 PHILIPMORRIS라는 명칭은 신청인의 오랜 담배 생산 및 판매활동으로 현재 국제적으로도 널리 알려지고 저명성도 인정되므로, 일반 소비자들로 하여금 해당 명칭에서 신청인 회사와 신청인의 제품인 담배를 연상시킬 정도로 식별력이 인정된다고 본다. 따라서 해당명칭이 상표등록이 되어 있지 않더라도 등록된 상표와 같은 정도로 보호받을 가치가 있다고 보임으로 분쟁도메인이름 <cannabisphilipmorris.com>, <marijuanaphilipmorris.com>는 신청인 회사이름인 PHILIPMORRIS 와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 보고 규정 제4조 (a)(i)에서 정한 요건을 충족한다고 판단한다. (WIPO Overview 2.0의 1.7 및 S.N.C. Jesta Fontainebleau v. Po Ser, WIPO Case No. D2009-1394 참조)

따라서 본 패널은 규정 제4조 (a)(i)에서 요구하는 바와 같이 신청인이 분쟁도메인이름들이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 MARLBORO라는 명칭에 대해 배타적인 상표권을 가지고 있으며 신청인 회사이름인 PHILIPMORRIS는 담배 제조 및 생산회사로서 국제적으로 널리 알려지고 저명하다고 주장한다. 한편 신청인이 피신청인에게 해당 표지에 대한 사용 권리를 부여한 바 없으므로, 피신청인이 분쟁도메인이름들에 대해 어떤 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 검토하기로 한다.

규정 제4조 (a)(ii)에서 정한 요건에서 신청인은 피신청인이 해당 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 없다는 점에 대해 일단의 증거 (prima facie)를 제출하기만 하면 되고, 신청인이 이를 입증한 후에는 해당 도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 있다는 사실에 대한 입증책임이 피신청인에게 전가된다. (WIPO Overview 2.0의 2.1 참조)

한편 피신청인은 자신이 적법한 절차에 의해 분쟁도메인이름들을 등록 하였으므로 분쟁도메인이름들에 대해 정당한 권리와 이익이 있다고 주장한다. 그러나 피신청인이 분쟁도메인이름들을 등록하고 보유만 하고 있을 뿐 사용하고 있지 않으며, 피신청인이 어떤 목적과 이유에서 그 많은 일반명사들 중에 신청인의 상표 및 상호와 동일한 표지가 포함된 분쟁도메인이름들을 등록하여 사용하고 있는지에 대한 설명과 증거가 충분하지 않다.

따라서 본 패널은 규정 제4조 (a)(ii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름들에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

규정 제4조 (a)(iii)에 따르면 신청인은 분쟁도메인이름들이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되고 있음을 입증하여야 한다. 또한 규정 제 4조 (b)에는 부정한 목적에 해당하는 경우를 열거하고 있는데 열거된 경우에 해당하지 않은 경우라 할지라도 같은 취지에 해당하는 기타 사정도 포함된다.

본 패널은 이 사건에서 분쟁도메인이름들의 등록 및 사용과 관련하여 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 사실에 주목한다.

첫째, 피신청인이 분쟁도메인이름들을 등록할 당시 신청인의 상표 MARLBORO와 상호 PHILIPMORRIS는 신청인의 담배 제품의 명칭 또는 담배 생산자인 신청인의 이름으로 국제적으로 널리 알려져 있고 저명하므로 피신청인은 신청인 회사와 상표의 존재를 충분히 인식한 후 분쟁도메인이름들을 등록한 것으로 추정할 수 있다.

둘째, 피신청인은 자신의 이름이나 사업과는 전혀 관련이 없는 용어임에도 불구하고 신청인의 상표 또는 상호를 포함한 4개의 도메인이름들을 비슷한 시기에 등록한 점에 비추어 볼 때 분쟁도메인이름들을 자신의 사업이나 활동에 선의로 사용하려는 목적보다는 이를 선점하여 신청인이나 타인에게 판매하려 하거나 기타 방법으로 경제적인 이득을 얻으려는 부정한 목적이 있을 가능성이 높은 것을 추정된다.

셋째, 피신청인은 신청인의 유명 상표나 상호를 그대로 포함된 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름들을 등록한 후 보유만 하고 있을 뿐 실제로 사용하지 않은 점에 비추어 볼 때 부정한 목적을 가진 소극적 사용으로 판단된다. (WIPO Overview 2.0의 3.2 참조)

이러한 사실에 기초하여 본 패널은 규정 제4조 (a)(iii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름들을 부정한 목적으로 등록하고 사용하였다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 의거하여, 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <hashishmarlboro.com>, <ganjamarlboro.com>, <cannabisphilipmorris.com>, <marijuanaphilipmorris.com>들을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

Moonchul Chang
단독패널위원
일자: 2014년 9월 29일